베트남의 최근 사이버스쿼팅 사건에서 얻을 수 있는 8가지 중요한 시사점

사실관계

OSRAM GmbH(“원고”)는 독일 뮌헨에 본사를 둔 글로벌 조명 제조업체이다. 원고는 조명 기구, 특히 전등 및 조명기구, 그 구성 부품, 그리고 LED 램프 모듈에 대해 베트남에서 보호되는 일련의 OSRAM 상표의 권리자이다.

원고는 2014년 베트남의 자연인 N.D.T.(“피고”)가 <osram.com.vn> 및 <osram.vn> (이하 “분쟁 도메인 이름”)을 등록하였으며, 이 도메인들이 피고가 운영하는 활성 웹사이트로 연결되고 있음을 발견하였다. 분쟁 도메인 이름으로 연결되는 웹사이트에서는 원고의 “OSRAM” 브랜드 제품이 홍보 및 판매되고 있었다.

원고는 두 개의 ccTLD, 즉 <osram.com.vn> 및 <osram.vn>이 2014년 피고 N.D.T.에 의해 등록되었고, 해당 도메인이 피고의 웹사이트로 연결되어 원고의 “OSRAM” 표장을 부착한 제품을 홍보·판매하고 있다는 사실을 확인하였다.

침해 주장을 입증하기 위해 원고는 베트남 지식재산연구원(Vietnam Intellectual Property Research Institute, “VIPRI”)에 상표 침해 감정 결과를 요청하였고, VIPRI는 원고에게 유리한 감정서를 발급하였다. 또한 원고는 공증인 사무소(Bailiff office)를 통해 침해 행위 관련 증거 확보 절차도 진행하였다.

2019년 초, 본 사건은 베트남 하노이 소재 법원에 제기되어 심리가 진행되었다. 소장에서 원고는 하노이시 인민법원에게 (i) 분쟁 도메인 이름 <osram.com.vn> 및 <osram.vn>의 취소, (ii) 재산적 손해, 수익 및 이익 감소, 영업 기회 상실 등을 이유로 피고가 5억 베트남 동(VND 500 million, 약 미화 21,700달러)을 배상할 것, (iii) 소송 수행을 위해 선임한 변호사 비용 2억 베트남 동(VND 200 million, 약 미화 8,700달러)을 배상할 것, (iv) 지역 신문에 공개 사과문을 게재할 것을 요청하였다.

법원의 판결

사실관계를 종합하여, 2019년 7월 24일 법원은 판결문 번호 29/2019/DSST을 선고하였으며, 그 주요 내용은 다음과 같다.

두 도메인 이름 <osram.com.vn> 및 <osram.vn>을 취소하고, 해당 도메인 이름의 등록 우선권을 원고에게 부여한다.
피고는 소송 수행을 위해 원고가 지출한 변호사 비용 등을 포함하여 총 203,960,000 베트남 동(VND 203,960,000, 약 미화 8,870달러)을 원고에게 지급하여야 한다.
피고는 지역 신문에 공개 사과문을 게재해야 한다.

한편, 소송비용과 관련하여 피고는 10,198,000 베트남 동(VND 10,198,000, 약 미화 445달러)의 법원 비용을 부담하도록 명령되었다.

사건에서 유념해야 할 여덟 가지 사항

1. 베트남의 사이버스쿼팅 현황

베트남에서는 <.vn> 도메인 이름의 투기적·악의적 등록 및 유지가 점점 더 심각한 문제로 대두되고 있다. 이러한 문제는 주로 다음과 같은 형태로 나타난다.

베트남인 또는 외국인 개인조직이 유럽 기업이나 기타 외국 기업의 상표를 포함하거나 이를 밀접하게 모방한 <.vn> 또는 유사한 도메인 이름을 등록하는 경우,
베트남 또는 외국 기업이 상표권자와의 라이선스 또는 비즈니스 관계가 종료되었음에도 불구하고 <.vn> 도메인 이름을 계속 보유유지하는 경우,
도메인 등록자가 도메인을 비방적(derogatory) 웹사이트로 연결하거나 그렇게 하겠다고 위협하는 경우.

이러한 경우 대부분에서 등록자는 외국 기업의 상표에 부착된 명성과 신용을 부당하게 이용하거나, 상표권자로부터 금전적 이익을 갈취하거나, 상표권자의 경쟁자에게 이익을 제공하기 위해 “악의적(bad faith)”으로 행동한다. 일부 개인은 타인의 유명 상표를 포함하는 도메인을 등록해놓고 아무런 사용도 하지 않으며, 단지 상표권자에게서 “지불금(payoff)”을 기대하며 기다리기도 한다.

도메인 이름은 선착순(first come, first served)으로 배정되기 때문에, 악의적 행위자의 “사이버스쿼팅”을 방지하기 위해서는 상표권자가 미리 도메인을 등록해두는 것이 중요하다.

2. 베트남에서 상표 기반 도메인 이름 분쟁을 해결하는 방법

상표를 기반으로 한 도메인 이름 분쟁(즉, 사이버스쿼팅)을 해결하기 위해 원칙적으로 상표권자에게는 다음과 같은 선택지가 제공된다.

등록인과의 협상 또는 화해
중재 절차를 통한 분쟁 해결
분쟁 도메인 이름의 등록사용과 관련된 부정경쟁 행위에 대해 행정 절차를 제기
베트남의 관할 법원에 민사소송을 제기

비록 네 가지 선택지가 존재하나, 실제 베트남에서 주로 활용되는 절차는 다음 두 가지이다:

(i) 법원을 통한 민사소송 절차,

(ii) 베트남 과학기술부(Inspectorate of the Ministry of Science and Technology)에 의한 행정 절차.

행정 절차에서는 두 개의 부처가 관여한다. 즉, “.vn” 도메인 분쟁 해결을 담당하는 과학기술부(MOST), 그리고 “.vn” 도메인 네임 시스템 관리를 담당하는 **정보통신부(MIC)**이다. 그러나 두 부처 간 협력이 원활하지 않아 해당 절차는 2016년 두 부처가 공동으로 발행한 통합지침(공동통달 14호, Joint-Circular 14)이 나오기 전까지는 사실상 활성화되어 있지 않았다. Joint-Circular 14의 시행 이후 일정 기간 동안은 행정 절차가 비교적 원활히 운영되었다.

그러나 도메인 등록인이 자연인이며 주소지가 불명확한 경우, 행정 집행기관은 등록인을 찾을 수 없어 절차 진행이 불가능하다. 이러한 상황에서는 법원이 피고 부재 시에도 재판을 진행할 수 있다는 점을 고려할 때, 도메인 이름을 회수하기 위한 유일하고 실효적인 절차는 민사소송이 된다.

3. 베트남에서 상표 기반 도메인 이름 분쟁에서 승소하기 위한 요건

상표 기반 도메인 이름 분쟁에서 승소하기 위해서는, 침해 주장에 근거가 되는 상표가 베트남에 등록되어 있을 뿐만 아니라, 베트남에서 광범위하게 상업적 사용이 이루어지고 있어야 한다는 것이 전제조건이다.

베트남 IP Law 제130조(d)에 따르면, 사이버스쿼팅은 “부정경쟁행위(unfair competition)”에 해당하며, 피해자는 이를 근거로 베트남 법원에 소송을 제기할 수 있다. 상표권자가 사이버스쿼터에 대해 조치를 취하고자 할 때 고려해야 할 입증자료는 다음과 같다.

a) 지식재산권(IPR) 권리자가 해당 상표를 널리 지속적으로 사용해 왔으며, 그 상표가 부착된 상품서비스와 관련된 명성 또는 신뢰도가 베트남 소비자들에게 널리 알려져 있어야 한다.
이를 입증하기 위한 자료로는 광고·마케팅·전시 정보, 판매 실적, 판매량, 유통망(대리점, 합작사, 협력사 등), 투자 규모, 정부기관 및 언론의 평가, 소비자 선정 자료 등, 베트남 내 사업활동에서 해당 상표가 부착된 상품·서비스가 널리 알려져 있음을 보여주는 기타 자료가 포함될 수 있다.

b) 피고가 해당 도메인 이름을 통해 인터넷상에서 광고, 제품 소개, 판매 제안 또는 동일유사·관련 상품이나 서비스를 판매하는 행위를 하고 있고, 이로 인해 권리자가 보유한 상표·상호·지리적표시의 명성 또는 재산적 이익에 손해를 발생시키고 있을 것.
또한, 피고는 권리자가 합리적인 조건으로 도메인 사용에 관한 협의를 제안하였음에도 불구하고, 이를 무시한 채 오해를 일으킬 수 있는 상표·상호·지리적표시를 계속 사용하고 있어야 한다.

c)피고가 상표·상호·지리적표시와 동일한 문구를 포함하는 도메인 이름을 등록한 후 1년 이내에 활성화시키지 않았음이 확인되고, 해당 상표 등이 베트남에서 널리 사용되고 있으며 명성이 있는 경우, 피고가 이를 단순히 되팔아 이익을 얻기 위한 목적이거나 권리자의 정당한 도메인 등록을 방해하기 위한 목적에서 등록했음을 추정할 수 있는 사정이 존재해야 한다.
또한, 권리자가 합리적인 조건으로 사용 협의를 제안했음에도 피고가 이를 거절해야 한다.

4. 현재 베트남에서는 비활성 도메인에 대한 조치가 사실상 불가능

분쟁 도메인 이름의 이전 또는 취소가 인정되기 위한 요건 중 하나는 **“해당 도메인 이름이 IP 법을 위반하는 정보 게시에 사용되고 있을 것”**이다.

따라서 도메인 이름이 활성화되어 있지 않은 경우, 즉 UDRP 절차와 달리 **“소극적 보유(passive holding)”**만으로는 악의(bad faith)를 입증하는 정황으로 인정되지 않는다. 이는 분쟁 해결 절차가 패소로 귀결될 가능성을 높인다.

따라서 권리자는 비활성 도메인에 대해 지속적으로 모니터링을 유지해야 하며, 도메인이 활성화되는 즉시 **집행 조치(enforcement action)**를 취하는 것이 바람직하다.

5. 베트남 민사절차에서 손해배상 청구의 어려움

앞서 언급된 소장에서 원고는 피고에게 **총 5억 베트남 동(VND 500 million, 약 미화 21,700달러)**의 손해배상을 명령해 달라고 요청하였다. 그러나 법원은 이러한 손해배상 청구를 인정하지 않고, 대신 원고가 소송 과정에서 지출한 변호사 비용만을 피고가 부담하도록 명령하였다.

실무상, 베트남에서 IPR(지식재산권) 침해에 대해 권리자가 원하는 수준의 손해배상을 인정받는 것은 매우 어렵다.

손해배상을 인정받기 위해서는 권리자가 다음을 증명해야 한다:

침해로 인해 실제로 발생한 직접적인 손해(actual and direct damages)
예: 재산 손실, 수익 또는 이익 감소, 사업 기회 상실, 손해 방지·회복을 위해 지출한 합리적 비용 등
손해와 침해 행위 사이의 명확하고 직접적인 인과관계

그러나 베트남에서는 그동안 제출된 대부분의 손해배상 청구가
“실질적 손해(actual loss)”로 인정되지 않음

을 이유로 기각되어 왔다.

이로 인해 베트남 법원이 침해자에게 명령하는 손해배상액은
극히 미미하거나 거의 존재하지 않는 수준

에 그치는 것이 현실이다.

6. 베트남 민사소송에서의 변호사 비용(Attorney’s fees / Lawyer’s fee)

베트남 IP Law 제205.3조에 따르면, 손해배상과 별도로, 산업재산권자는 산업재산권을 침해한 조직 또는 개인에게 **합리적인 변호사 비용(Attorney’s fee)**을 지급하도록 법원에 청구할 수 있는 권리가 있다.

따라서 산업재산권 분쟁과 관련된 베트남 민사소송에서, 원고(Complainant)는 법원에 대해 변호사 비용 지급 명령을 요청할 법적 권한을 가진다.

7. 베트남 지식재산연구원(VIPRI)의 전문가 감정(Expert witness / Expertise opinion)

지식재산권(IPR) 보유자는 피고가 실제로 자신의 권리를 침해했다는 확정적인 사실을 모르더라도 침해 소송을 제기할 수 있다. 원고에게 필요한 것은 단지 그들의 IPR이 침해되고 있다는 확인뿐이다.

베트남에서는 IPR 관련 이슈가 여전히 대부분의 집행 공무원에게 생소하고 복잡한 분야이며, 이들은 IPR 보호에 대한 지식과 실제 사건 처리 경험이 부족하다.
따라서 베트남에서 IPR 침해 처리 청구서를 제출하기 전, VIPRI의 전문가 감정 의견을 의뢰하는 것이 강력히 권장된다.

VIPRI는 과학기술부(Ministry of Science and Technology, MOST) 산하 기관으로, 발명, 산업디자인, 반도체 폐쇄회로 배치설계, 영업비밀, 상표, 상호, 지리적 표시와 같은 산업재산권 분쟁에 대해 전문 감정 의견을 제공하는 공식 인정 기관이다.
요청인은 VIPRI에 다음 사항을 요구할 수 있다: (i) 산업재산권 보호범위의 결정,
(ii) 유사성 평가, (iii) 침해 요소 판단, (iv) 손해액 산정.

VIPRI 감정 의견은 원고가 제출하는 증거의 하나로 기능하며, 재판 과정에서 법원이 이를 검토하게 된다.

또한 VIPRI 감정서가 권리자에게 유리한 경우, 이를 과학기술부(MOST) Inspectorate, 시장감시국(MSD), 관세(Customs) 등 집행기관에 제출할 수 있다.

이들 기관은 법적 구속력은 없으나(non-binding) VIPRI 의견을 바탕으로 행정 단속(raid), 제재조치(벌금, 침해 제품 압수 및 폐기 등) 여부를 결정할 수 있다.

법원 또한 VIPRI 의견을 **매우 설득력 있는 증거(persuasive evidence)**로 평가하여 권리자에게 유리한 판결을 내릴 수 있다.

8. 베트남 소송 절차에서의 Bailiff’s Witness 문서

Bailiff’s Witness 문서는 인터넷상에서 이루어지는 산업재산권 침해행위를 입증하는 데 필수적이며, 법원이 일반적으로 인정하는 증거자료로 기능한다. Title of Evidence(증거 제목 문서, 또는 Bailiff’s Witness 문서)는 증거를 구성하는 사실을 기록한 문서로서, 당사자의 주장을 뒷받침하거나 특정 거래가 적법하게 이루어졌음을 입증하기 위해 법원에 제출될 수 있다. 또한 이는 법률관계의 존재를 증명하는 자료로 사용될 수도 있다. 일반적으로 어떠한 사실이라도 Title of Evidence(또는 Bailiff’s Witness 문서)의 대상이 될 수 있다.

By Nguyen Vu QUAN

Partner & IP Attorney

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