베트남에서 저명 상표(Well-Known Trademark) 지위를 입증하는 방법: 법적 경로 및 실질적 통찰

상표 무단 선점(trademark squatting)은 베트남에서 활동하는 국제 기업들에게 심각한 법적 과제로 떠오르고 있습니다. 수많은 글로벌 브랜드가 제3자에 의해 상표가 선제적으로 등록되어 사업 운영에 차질을 빚고 브랜드 가치를 훼손당하는 불리한 상황에 처했습니다. 이러한 맥락에서, 저명 상표 인정을 획득하는 것은 지식재산권 침해를 방지할 뿐만 아니라 기업이 정당한 권리를 회복하고 보호하는 데 있어 핵심적인 해결책이 되는 필수적인 법적 도구입니다.

그러나 저명 상표에 대해 공식적인 등록 시스템을 채택하는 많은 관할권과 달리, 베트남의 법적 프레임워크는 실제 사용 및 시장 내 존재를 크게 강조하는 사안별 평가 접근법을 취합니다. 이는 저명 지위를 확립하기 위한 독립적인 신청 절차가 없다는 것을 의미합니다. 대신, 상표권자는 이의신청, 무효화 절차, 소송 또는 행정적 집행을 포함한 여러 법적 경로를 주도적으로 탐색하여 베트남 지식재산청(IPVN) 또는 법원으로부터 공식적인 인정을 받아야 합니다. 또한, 베트남 국립 지식재산연구원(VNIPI)의 “감정 결론(Assessment Conclusion)” 지원은 브랜드 보호 노력에 있어 강력한 증거 자료로 작용하며 점점 더 영향력 있는 역할을 하고 있습니다.

법적 근거 및 실무

베트남의 현행 법률 시스템에서 저명 상표에 대한 보호를 확보하는 것은 고유한 도전을 제시합니다. 2022년 베트남 지식재산법에 따르면, 저명 상표는 “베트남 전역의 관련 대중에게 널리 알려진” 상표로 정의됩니다. 원칙적으로, 저명 상표에 대한 정보는 IPVN이 관리하는 “저명 상표 목록”에 등록되어야 합니다. 하지만 실무적으로 이 목록은 아직 IPVN에 의해 공식적으로 공개되거나 완전히 관리되고 있지 않습니다. 결과적으로, 베트남에서 저명 지위의 인정은 주로 분쟁 위주로 이루어지며, 일반적으로 특정 법적 절차의 해결 과정에서 발생합니다.

다른 많은 국가와 달리, 베트남에는 저명 상표를 위한 독립적인 등록 절차가 없습니다. 이는 상표권자가 단순히 자신의 상표가 저명하다는 인정을 받기 위해 IPVN에 별도의 신청서를 제출할 수 없음을 의미합니다. 대신, 저명 상표의 권리는 등록이 아닌 실제 사용을 기반으로 확립됩니다. 2022년 지식재산법 제6조 제3항 (a)는 저명 상표에 대한 산업재산권이 “등록 절차와 무관하게 사용을 기반으로 확립된다”고 명확히 규정하고 있습니다. 즉, 권리를 보호하기 위해 소유자는 분쟁 시 또는 저명 지위 인정을 요청할 때 지식재산법 제75조에 따라 충분한 증거를 제출할 준비가 되어 있어야 합니다.

2. 베트남에서 상표가 저명 지위를 인정받는 방법

2.1. IPVN 및 베트남 법원을 통해 상표의 저명 지위 획득

IPVN과 베트남 법원은 상표 분쟁에서 쟁점이 될 때에만 상표를 저명하다고 취급합니다.

상표 심사 또는 이의신청 절차에서, IPVN은 직권으로 선행 저명 상표를 이유로 혼동을 야기할 수 있는 유사 상표의 등록을 거절할 수 있습니다. 실무적으로 IPVN은 선행 상표가 유명하다고 판단되면 후행 상표를 차단했습니다(예: 저명 상표 URGO로 인해 “EUROGO” 거절, 나이키의 Swoosh와 유사한 도형 거절). 마찬가지로, 상표권자가 침해 또는 불공정 경쟁으로 소송을 제기할 때, 소유자는 법원에 자신의 상표를 저명 상표로 인정해 달라고 요청할 수 있습니다.

베트남 법원은 자체적으로 저명성을 선언하는 경우가 드물며, 종종 IPVN의 의견을 구합니다. 예를 들어, “Interbrand Group 대 Interbrand JSC” 소송에서 원고는 베트남에 “INTERBRAND”를 등록하지 않았기 때문에 법원은 IPVN에 그 저명성을 확인해 달라고 요청했습니다. IPVN이 상표의 명성을 인정한 후, 법원은 원고에게 유리한 판결을 내렸습니다.

따라서 상표권자가 베트남에서 자신의 상표에 대한 저명 인정을 받고자 한다면, 다음 경로를 통해 조치를 취하는 것을 고려해야 합니다:

(i) 제3자의 상표에 대한 이의신청/무효 신청 제기. 상표 이의신청의 경우, IPVN은 양 당사자의 주장과 증거를 검토한 후 이의신청에 대한 공식 서한을 발행하는데, 이는 공식적인 결정이라기보다는 실질 심사 중 참고 자료로 사용됩니다. 상표 무효의 경우, IPVN은 결정문에서 해당 상표가 베트남에서 저명 상표인지 여부에 대한 결론을 내릴 수도 있습니다.

(ii) 행정 절차 또는 민사 소송을 통해 침해 혐의자들에 대한 청원 및/또는 소송 제기. 상표 침해 사건에서, 상표의 저명 지위는 침해를 입증하기 위해 법원이나 행정 절차에서 주장될 수 있습니다. 법원 및 행정 기관은 종종 저명 지위에 관한 의견을 구하기 위해 IPVN에 요청서를 제출합니다.

2.2. 베트남 국립 지식재산연구원(VNIPI)의 “감정 결론(Assessment Conclusion)”(또는 “전문가 의견”)을 통해 상표의 저명 지위 획득

베트남 지재권 집행의 매우 독특한 특징은 지재권자가 베트남에서 지재권 침해 처리를 위한 요청을 제출하기 전에 베트남 국립 지식재산연구원(VNIPI, 구 “베트남 지식재산연구소” – VIPRI)에 제3자가 사용하는 표지가 상표 침해를 구성하는지에 대한 “감정 결론”(또는 “전문가 의견”)을 요청할 수 있다는 것입니다. VNIPI의 “감정 결론”(또는 “전문가 의견”)이 상표권자에게 유리하게 발급되면, 대부분의 지재권 처리 청원은 베트남 집행 당국에 의해 수락됩니다.

최근 VNIPI는 상표의 저명 지위를 확인해 달라는 상표권자의 요청을 수락했습니다. 우리는 최근 싱가포르에 본사를 둔 Heineken N.V.의 전액 출자 자회사인 Heineken Asia Pacific이 베트남에서 일부 상표 분쟁을 처리하도록 지원했습니다. 우리는 VNIPI의 “감정 결론”/“전문가 의견”을 통해 베트남에서 상표의 저명 지위를 성공적으로 획득했습니다.

베트남 지식재산법 제75조에 명시된 필수 서류 외에도, 선행 조건 중 하나는 해당 상표가 베트남에 등록되어 있어야 한다는 것입니다.

VNIPI의 “감정 결론”/“전문가 의견”: 그 가치는 어느 정도인가?

VNIPI의 감정 결론은 베트남에서 증거 자료의 출처 역할을 하지만, 그 법적 효력과 실질적 역할을 이해하는 것이 중요합니다.

VNIPI의 감정 결론은 의무적이거나 법적 구속력이 없습니다. 이는 최종 판결이 아닌 전문가 의견으로 간주됩니다. 그럼에도 불구하고, 이는 베트남 집행 당국에 매우 큰 영향력을 미칩니다. 베트남의 시장관리국, 경찰, 세관, 법원과 같은 집행 당국은 조사 또는 집행 조치를 진행할지 여부를 결정할 때 초기 증거로 VNIPI의 감정 결론에 의존하는 경우가 많습니다. 권리자는 지재권 침해 처리 청원서를 제출할 때 유리한 VNIPI 감정 결론을 포함시키는 것이 좋습니다. 이는 사건을 강화하고 결과에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. VNIPI는 과학기술부 산하의 전문 기관으로 인정받고 있어, 집행 기관의 시각에서 그 감정에 신뢰를 더합니다.

그러나 우리는 실무적으로 IPVN의 심사관들이 상표 이의신청 또는 무효 사건에서 VNIPI의 “감정 결론”/“전문가 의견”을 사안별로 고려한다는 점에 주목합니다. IPVN 심사관들과의 최근 논의에 따르면, VNIPI의 “감정 결론”/“전문가 의견”은 “참고” 문서로 간주되며, 독립적인 심사를 수행할 IPVN 심사관에게는 구속력이 없습니다. 따라서 일부 경우, VNIPI의 “감정 결론”/“전문가 의견”이 해당 상표가 “혼동을 야기할 정도로 유사하다”고 명시했음에도 불구하고, IPVN 심사관은 자신의 견해가 다르다는 이유로 후출원 상표의 등록을 수락하기도 합니다.

베트남에서 저명 지위 인정을 위한 증거 및 문서 요구사항

베트남에서 상표가 저명 상표로 인정받기 위해서는 상표권자가 베트남 지식재산법 제75조 및 관련 지침에 따라 충분한 증거와 문서를 제공해야 합니다.

베트남 지식재산법 제75조는 상표를 저명 상표로 고려하고 평가하기 위한 기준을 다음 기준들 중 일부 또는 전부에서 선택해야 한다고 규정합니다:

관련 소비자의 인지 수준: 제품/서비스 구매, 사용 또는 광고 활동을 통해 상표를 아는 소비자 수.
유통 범위: 상표가 부착된 상품/서비스가 유통되는 지리적 영역.
판매량 및 매출: 시장에서 판매된 총 매출 또는 제품/서비스 수량.
사용 기간: 상표가 연속적으로 사용된 기간.
명성: 상표와 관련된 제품/서비스의 광범위한 명성.
국제적 보호: 상표가 보호받는 국가 수.
국제적 인정: 상표를 저명하다고 인정한 국가 수.
상업적 가치: 상표의 이전, 라이선스 또는 출자 가치.

특히, 베트남 당국은 베트남 내에서의 실제 사용 증거를 매우 중요하게 여깁니다. 저명 지위를 입증할 때 국내 판매, 광고, 유통 네트워크, 마케팅 캠페인, 베트남 언론 기사 또는 소비자 조사에 대한 데이터는 모두 매우 가치 있는 문서입니다.

결론

상표 무단 선점 및 복잡한 지식재산권 분쟁이 증가하는 상황에서, 베트남에서 상표의 저명 지위를 확립하고 보호하는 것은 국제 기업에게 시급한 법적 필요성일 뿐만 아니라 장기적인 비즈니스 전략이기도 합니다. 베트남에는 저명 상표를 위한 공식적인 등록 메커니즘이 없지만, 상표권자는 이의신청 절차, 무효화, 행정 집행 기관을 통한 침해 처리 또는 법원 소송과 같은 기존의 법적 도구를 효과적으로 활용할 수 있으며, VNIPI 감정 결론을 통해 정당한 권리를 보호하는 데 있어 자신의 입지를 강화할 수 있습니다.

QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney

PHAN, Do Thi | Special Counsel

HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney