베트남에서의 등록상표의 부적절한 사용 – 위험과 해결책?

상표권자들 가운데는 상표 보호에 있어 가장 핵심적인 요소는 “등록” 그 자체라고 인식하여, 등록된 표장에 일부 변경을 가하더라도 타인의 상표권을 침해하거나 자신의 등록상표가 취소되는 위험이 없을 것이라고 오해하는 경우가 적지 않습니다. 그러나 실제로는 그렇지 않습니다. 아래 세 가지 사례는 등록상표와 다른 형태로 표장을 사용함으로써 상표권자가 직면할 수 있는 위험을 보여줍니다.

부적절한 상표 사용으로 인한 전형적 분쟁

(#1) ASANZO 대 ASANO

최근 호치민시 인민법원은 원고 Dong Phuong Trading and Manufacturing Co., Ltd.와 피고 Asanzo Vietnam Electronics Joint Stock Company 사이의 상표 분쟁을 심리하였습니다. 원고는 피고가 “ASANZO, 도형 포함” 표장을 사용한 행위가 원고의 등록상표인 “ASANO, 도형 포함”을 침해하였다는 이유로 소를 제기하였습니다. 이에 대해 피고는 원고의 침해 주장을 배척해 달라고 요청하면서, 베트남 지식재산국(IPVN)이 “ASANZO” 상표의 등록을 부여하였으므로 피고의 “ASANZO, 도형 포함” 상표 사용은 적법하다고 주장하였습니다. 관련 상표 도면은 아래 표를 참조하십시오.

피고의 “ASANZO” 상표가 보호받고 있음에도 불구하고, 제1심 법원은 피고가 “ASANZO, 도형 포함” 표시를 사용한 행위가 원고의 보호받는 상표를 침해한다고 판단하여, 피고에게 침해행위를 중지하고 공개 사과 및 정정을 실시하며 손해배상금 100,000,000베트남 동(VND)을 지급할 것을 명하였다.

(#2) ENAT 400 대 E-NAT Plus

유사한 사건에서 태국 제약회사 Mega Lifescience는 행정절차에 따라 베트남 과학기술부 감사국(IMOST: Inspectorate of Ministry of Science & Technology of Vietnam)에 Hiep Thuan Thanh Pharmaceutical Co., Ltd.의 상표침해에 대한 조치를 요청하였다. 관련 상표 도면은 아래와 같다.

사안을 종합적으로 검토한 결과, 과학기술부 감사국(IMOST)은 Hiep Thuan Thanh 회사의 “E-NATPLUS” 상표가 보호되고 있더라도, 동 회사가 제5류(Class 05) 의약품에 “E-NAT Plus” 표장을 사용한 행위는 Mega Lifescience의 “ENAT 400” 상표를 침해한다고 판단하였습니다. 이에 따라 IMOST는 하노이의 의약품 유통 중심지로 알려진 하풀리코(Hapulico) 단지 내 약국에 대한 단속 과정에서 “E-NAT Plus” 제품 700여 상자를 압수하였습니다.

(#3) 부적절한 사용으로 인한 상표등록 취소

제3자가 아래와 같이 문자 및 도형 결합으로 구성된 등록상표에 대하여 불사용취소를 청구하였습니다. 이에 대해 상표권자는 불사용취소를 다투기 위해 사용증거를 제출하였습니다. 그러나 사실관계와 사용증거를 종합 심리한 끝에, 베트남 지식재산국(IPVN)은 상표권자가 제출한 증거만으로는 등록된 형태 그대로의 사용을 합리적으로 입증할 수 없다고 보아, 해당 베트남 상표등록의 효력을 취소하는 결정을 최근에 내렸습니다.

등록상표의 부적절한 사용으로 인한 위험

타인의 상표권 침해 위험

상표의 “사용”이란, 동일 종류의 상품/서비스라 하더라도 서로 다른 주체가 생산·제공한 것임을 소비자가 식별할 수 있도록, 상품 또는 서비스 제공수단에 표장을 부착하는 행위를 의미합니다. 따라서 표장의 1차적 기능은 그 표장이 부착된 상품/서비스의 상업적 출처를 식별·구별하게 하는 데 있습니다. 등록이 부여된 이후, 상표권자는 베트남에서의 영업활동을 위하여 해당 상표가 지정된 상품/서비스에 표장을 “부착”하여 사용할 권리를 가집니다.

앞서 본 세 사건의 피고들 모두는 베트남에서 각자의 상표를 등록한 바 있습니다. 법률상 관점에서 보면, 이들 피고는 베트남에서 제품을 상업화하기 위해 등록상표를 사용할 권리가 있습니다. 다만 상표의 사용은 언제나 그 상표권의 보호 “범위/한계” 내에서 이루어져야 합니다. 등록상표의 보호범위는 (i) 등록된 표장의 외관(도형·문자 구성)과 (ii) 상표등록증에 특정된 상품/서비스 목록에 의해 정해집니다. 이는 곧, 상표의 사용이 법률이 부여한 보호범위를 넘어서는 안 됨을 의미하며, 따라서 설령 상표가 등록되어 있더라도 그 사용 방식이 부적절하여 보호범위를 일탈하는 경우에는 법적 보호의 테두리를 벗어날 수 있습니다.

베트남에서 상표가 등록되어 있기만 하면, 원하는 방식으로 자유롭게 사용할 수 있다고 생각하는 것은 잘못입니다. 베트남 법은 소유자가 “등록된 그대로”의 형태로만 사용하여야 한다고 명문으로 규정하고 있지는 않으나, 등록상표의 사용이 그 보호범위·한계를 초과하여 관련 수요자에게 혼동 위험을 야기하는 경우 다수의 법적 리스크에 노출될 수 있습니다. 특히 행정제재와 관련하여(시장관리국, 경제경찰, 과학기술부 감사관 등 집행기관은 침해 상품을 압수·폐기할 수 있고, 최고 500,000,000 VND의 과징금을 부과할 수 있음), 권리자는 민사절차를 통하여 재산적·비재산적 손해배상, 사과, 공표정정 등을 청구할 수 있습니다. 부적절한 상표 사용만으로 회사의 명성을 위험에 빠뜨리거나 고객 충성도를 상실하는 일은 누구도 감수하고 싶지 않을 것입니다.

상표권 상실 위험

부적절한 상표 사용은 상표권 자체의 상실 위험을 초래할 수 있습니다. 제3자는, 등록일로부터 연속 5년 동안 상표권자 또는 그 권한을 부여받은 자에 의해 해당 상표가 사용되지 아니한 경우, 베트남 지식재산국에 등록상표의 취소를 청구할 수 있습니다. 등록상표와 “비유사”한 형태로 상표를 사용하는 것은, 법적으로는 등록상표를 사용하지 않은 것으로 평가될 수 있습니다. 따라서 이러한 상황에서는, 등록상표와 다른 형태의 표장에 대한 사용증거는 베트남 지식재산국에서 사용 입증자료로서 받아들여지지 않을 수 있으며, 그 결과 불사용을 이유로 한 등록취소 위험이 매우 높아질 수 있습니다.

등록상표의 “적정사용”(proper use)이란 무엇인가

「베트남 정부령 제65/2023/ND-CP」 제40조 제2항은, 등록상표와 대비하여 식별력을 변경하지 않는 한 “경미한 차이”가 있는 형태로 사용한 경우에도 사용으로 본다고 규정하고 있으며, 이는 파리협약 제5조 C.(2)의 취지를 반영합니다. 파리협약 제5조 C.(2)는 다음과 같이 정하고 있습니다.
“연합국 중 어느 국가에서 등록된 형태와 요소상 차이가 있으나 그 상표의 식별적 성격을 변경하지 아니하는 형태로 상표권자가 상표를 사용한 경우, 그 사용은 등록의 무효를 초래하지 아니하며, 상표에 부여된 보호를 감축하지 아니한다.”

따라서 원칙적으로, 상표권자는 등록된 형태와 다른 형태로 상표를 사용하더라도 그 등록형태에서의 “식별적 성격(distinctive character)”이 변경되지 않는 한, 그 사용은 등록의 무효를 초래하지 않으며 상표에 부여된 보호범위를 약화시키지도 않습니다. 다시 말해, 등록형태와 다른 방식으로 사용하더라도 상표의 식별적 성격이 변형되지 않는 한, 이는 등록상표의 사용으로 평가됩니다. 이러한 입법 취지는 상표권자가 상표의 고유한 성격을 훼손하지 않는 범위 내에서, 관련 상품·서비스의 마케팅 및 판촉에 적응하도록 상표를 수정·변형할 수 있도록 허용하려는 데에 있습니다. 다만, 허용되는 변경은 “식별력을 변경하지 않는 요소”에 국한되며, 실제 사용표장과 등록상표는 본질적으로 동일해야 합니다.

등록된 그대로의 형태로 사용해야 하는가(의무인가)?

베트남 내 상업적 사용 과정에서 상표권자들은 통상 (i) 등록상표의 디자인·색채 또는 도안화(스타일)를 변경하거나, (ii) 등록상표의 일부 요소를 제거하거나, (iii) 새로운 요소를 추가하는 경향이 있습니다. 그렇다면 실제 사용을 위하여 상표를 수정하거나 등록형태와 다른 표장을 사용하는 것이 타인의 상표권 침해 또는 자기 상표권의 상실(예: 불사용취소) 위험을 수반하는가? 그 답은 “그럴 수 있으나, 항상 그런 것은 아니다”입니다.

실무상, 등록상표의 식별적 성격을 변경하지 않는 범위에서의 서체, 도안화(스타일라이제이션), 디자인, 색채의 변경은 일반적으로 상표의 유효성이나 보호범위에 부정적 영향을 미치지 않습니다. 또한, 등록상표의 구성요소 중 비식별적 요소(예: 설명적·관용적·식별력이 약한 요소) 또는 지배적이지 않은 약한 식별력의 요소를 생략하거나 추가하는 경우, 그 추가·생략이 상표 전체의 식별적 성격을 변경하지 않는 한, 그러한 실제 사용은 여전히 등록상표의 사용으로 평가되거나, 적어도 등록상표의 보호범위를 포섭하는 사용으로 인정될 수 있습니다.

요컨대, 허용되는 변경의 기준은 “등록상표의 식별적 성격이 변경되었는가 여부”이며, 이를 벗어나는 변경(예: 지배적 요부의 변형, 전체 인상·관념·호칭의 실질적 변화)은 침해 또는 권리 상실의 리스크를 초래할 수 있습니다.

등록상표와 다른 형태의 표장을 사용할 때 위험을 줄이기 위한 전략

베트남 법은 상표권자 본인이 등록한 상표와 유사하거나 비슷한 표장을 사용한다고 해서 타 조직·개인의 상표권을 침해하지 않는다고 보는 특별 규정을 두고 있지 않습니다. 따라서 이러한 사용이 타 조직·개인으로부터의 상표권 침해 주장에 대한 면책을 담보해 주지는 않습니다. ASANZO 대 ASANO 사건과 ENAT 400 대 E-NAT Plus 사건은, 상표권자가 등록된 형태와 다른 형태의 표장을 사용한 경우 상표권 침해 위험이 발생할 수 있음을 보여줍니다. 즉, 등록사실과 무관하게, 다른 버전의 표장을 사용하면 타 조직·개인에 대한 상표권 침해책임이 발생할 수 있습니다. 등록상표가 아닌 표장은 등록상표와 무관한 독립된 표장으로 평가됩니다. 타인의 상표권 침해 성립 여부를 판단함에 있어 베트남 집행기관은 통상 다음의 세 가지 요건 충족 여부만을 보면足합니다: (i) 문제되는 표장이 보호받는 상표와 동일·유사한지, (ii) 그 표장이 사용되는 상품·서비스가 상표의 지정상품·서비스와 동일·유사한지, (iii) 표장의 무단 사용 및 상업적 출처에 관한 혼동의 개연성이 존재하는지.

위 사례들에서 보듯, 특정 조건 하에서는 상표권자가 등록된 형태와 다른 형태로도 상표를 사용할 수 있습니다. 다만, 등록상표에 변경을 가하는 경우 위험을 회피하기 위해서는 다음의 두 단계 평가가 필요합니다.

STEP 1: 등록상표에 대한 평가

등록상표를 구성하는 요소 중 무엇이 식별력이 있으며 시각적으로 강하고/지배적인 인상을 주는지 평가해야 합니다.

STEP 2: 실제 사용 표장의 차이 및 변경의 영향 평가

등록상표의 식별력을 형성하는 요소들이 실제 사용 표장에도 존재하는지, 또는 실제 사용 표장에 가해진 변경이 무엇인지 직접 대비하여, 양 표장 사이의 차이 정도(중대·유의미 또는 경미/무시 가능)를 판단해야 합니다.

일반적으로 위와 같은 평가는, 등록상표에 변경을 가할 때 침해 위험이 높은지 낮은지를 가늠하는 데 유용합니다. 위험을 완화하기 위한 실무적 접근/전략으로는 다음을 권고드립니다.

등록된 그대로의 표장을 사용하는 것이 바람직합니다.
실제 사용 표장이 등록상표와 다를 경우라도, 등록상표의 식별적 특성이 변형되지 않도록 해야 하며, 가능하면 식별력에 영향이 없거나 미미한 요소에 한정하여 변경하십시오.
실제 사용 형태가 종전 등록상표와 실질적으로 상이할 경우, 그 실제 사용 형태의 상표에 대해 신규로 출원·등록하는 방안을 고려하십시오.
등록상표와 다른 실제 사용 표장에 대해서는 선사용·선등록 상표의 존재 여부를 확인하기 위해 가용성(선행)조사를 실시하십시오.
가용성 조사에서 유사 상표가 발견되면, 그 유효성에 대한 다툼(무효 등 공격)을 검토하십시오.
베트남 지식재산연구소(VIPRI)에 상표권 침해 가능성에 관한 감정의견(평가결론)을 의뢰하는 방안을 검토하십시오.

결론

베트남 지식재산국(IPVN)에 상표가 등록되었다고 하여, 그 소유자가 다른 권리자로부터 제기되는 상표권 침해 주장에 대하여 면책을 당연히 누리는 것은 아닙니다. 등록된 형태와 다른 방식으로 상표를 사용하면, 등록상표에 부여된 권리에 대한 침해 주장이나 권리 상실의 위험에 노출될 수 있습니다. 위 사례들과 베트남 현행 지식재산법 규정만으로는, 등록상표에 가한 변경이 언제, 그리고 어느 범위에 이르면 위험을 수반하는지에 관하여 일률적이거나 확정적인 기준을 제시하기 어렵습니다. 따라서 등록상표의 변경 여부를 검토할 때에는, 개별 사안의 사실관계를 면밀히 살펴 위험성(해저드/리스크)을 평가하여야 합니다. 나아가, 지식재산법에 관한 폭넓은 실무 경험과 전문지식을 갖춘 지식재산 전문 변호사로부터 자문을 받아, 합법적이면서 비용 효율적인 방식으로 지식재산을 활용할 수 있는 적절한 해결책·전략을 마련하는 것이 바람직합니다.

Related articles: