베트남에서 등록상표의 부적절한 사용에 따른 위험

등록된 목적과 다른 방식으로 상표를 사용하면 법적 위험이 수반되는지 고민해 보신 적이 있습니까? 그 위험의 내용은 무엇입니까? 상표를 등록된 그대로의 형태로 사용해야 하는 의무가 있습니까? 등록된 형태와 다른 방식으로 상표를 사용할 때 발생할 수 있는 위험을 어떻게 경감할 수 있습니까? 본 문서는 위 쟁점들에 관하여 유용한 정보를 제공합니다.

부적절한 상표 사용으로 인한 전형적 분쟁 유형

(#1) ASANZO 대 ASANO

최근 호치민시 인민법원은 원고 Dong Phuong Trading and Manufacturing Co., Ltd.와 피고 Asanzo Vietnam Electronics Joint Stock Company 사이의 상표 분쟁을 심리하였습니다. 원고는 피고가 “ASANZO, 도형 포함” 표장을 사용한 행위가 원고의 등록상표인 “ASANO, 도형 포함”을 침해하였다는 이유로 소를 제기하였습니다. 이에 대해 피고는 원고의 침해 주장을 배척해 달라고 요청하면서, 베트남 지식재산국(IPVN)이 “ASANZO” 상표의 등록을 부여하였으므로 피고의 “ASANZO, 도형 포함” 상표 사용은 적법하다고 주장하였습니다. 관련 상표 도면은 아래 표를 참조하십시오.

피고의 “ASANZO” 상표가 보호받고 있음에도 불구하고, 제1심 법원은 피고가 “ASANZO, 도형 포함” 표시를 사용한 행위가 원고의 보호받는 상표를 침해한다고 판단하여, 피고에게 침해행위를 중지하고 공개 사과 및 정정을 실시하며 손해배상금 100,000,000베트남 동(VND)을 지급할 것을 명하였다.

(#2) ENAT 400 대 E-NAT Plus

유사한 사건에서 태국 제약회사 Mega Lifescience는 행정절차에 따라 베트남 과학기술부 감사국(IMOST: Inspectorate of Ministry of Science & Technology of Vietnam)에 Hiep Thuan Thanh Pharmaceutical Co., Ltd.의 상표침해에 대한 조치를 요청하였다. 관련 상표 도면은 아래와 같다.

사안을 종합적으로 검토한 결과, 과학기술부 감사국(IMOST)은 Hiep Thuan Thanh 회사의 “E-NATPLUS” 상표가 보호되고 있더라도, 동 회사가 제5류(Class 05) 의약품에 “E-NAT Plus” 표장을 사용한 행위는 Mega Lifescience의 “ENAT 400” 상표를 침해한다고 판단하였습니다. 이에 따라 IMOST는 하노이의 의약품 유통 중심지로 알려진 하풀리코(Hapulico) 단지 내 약국에 대한 단속 과정에서 “E-NAT Plus” 제품 700여 상자를 압수하였습니다.

(#3) HAICNEAL 대 DIACNEAL

Dihon Pharmaceutical은 2003년 제05류 의약품을 지정하여 “HAICNEAL” 표장에 대한 등록을 출원하였다. 동 표장은 국제등록번호(IR) 462008에 따라 제03류 화장품 및 제05류 의약품을 지정하여 보호되는 인용표장 “DIACNEAL”과 혼동을 초래할 우려가 있는 유사표장으로 판단되어 베트남 지식재산국(IPVN)에 의해 보호가 거절되었다. 아래 표는 관련 상표에 관한 정보를 포함한다.

인용표장을 극복하기 위하여, Dihon Pharmaceutical은 상표 “DIACNEAL”이 베트남에서 연속 5년간 사용되지 않았다는 사유로 국제등록번호(IR) 462008(“DIACNEAL”)에 대하여 베트남 지식재산국(IP VIETNAM, 이하 “IPVN”)에 불사용에 따른 등록취소를 청구하였다. 이에 대해 상표권자인 PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE는 사용사실을 입증하기 위하여 베트남 보건부에 제출된 여드름 크림 제품의 등록서류 및 베트남 시장에서 판매된 제품 견본을 제출하였다. 상표권자는 베트남 보건부 기록과 여드름 크림 제품의 견본이 제05류 “의약품”에 대한 “DIACNEAL” 표장의 사용을 입증한다고 주장하였다.

5년이 넘는 심리 끝에, IPVN은 2010년에 제05류 상품에 관한 IR No. 462008(“DIACNEAL”)의 효력을 취소하는 결정을 하였다. 위 취소결정에서 IPVN은 PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE가 제출한 자료와 증거—즉 “DIACNEAL” 표장을 부착한 “여드름 크림” 제품의 사용—만으로는 제05류 “의약품”에 대한 상표 “DIACNEAL”의 사용을 입증하기에 불충분하다고 판단하였는데, 그 이유는 “여드름 크림”이 화장품으로 간주되기 때문이라고 결론지었다.

(#4) EDIVA vs EDIVA L-Cystine

Tran Toan Phat Service Trading Company Limited(이하 “취소신청인”)은 Hau Giang Pharmaceutical Joint Stock Company(이하 “상표권자”)가 보유한 표장 EDIVA에 관한 상표등록증 제84525호의 등록취소를 청구하였다. 취소신청인은 상표권자가 장기간 사용하지 않음으로써 EDIVA 표장을 포기(불사용)하였다고 주장하였다. 상표권자는 취소청구에 대해 이의하며 표장의 사용을 소명하기 위한 증거를 제출하였으나, 베트남 지식재산국(이하 “VNIPO”)은 관련 기간 중 사용사실을 입증하기에 불충분하다는 이유로 상표권자의 증거를 배척하였다.

상표권자가 EDIVA 상표의 사용을 입증한다는 취지의 자료를 제출하였음에도 불구하고, VNIPO는 상표등록증 제84525호의 등록취소 결정을 내렸다. 동 결정의 근거는 다음과 같다.

사용입증의 불충분: 상표권자가 제출한 매출전표는 진본확인이 이루어지지 않은 사본에 불과하였다. 또한 약국에 진열된 의약품 상자의 사진증거에는 촬영일자가 기재되어 있지 않았다. 이에 VNIPO는 위 증거의 신빙성을 부정하고, 법정 기간 내 사용사실을 입증하기에는 불충분하다고 판단하였다.
기간요건 불충족: 베트남 지식재산법상, 본 사안에서 상표 사용증거는 2017년 6월 28일(취소청구일로부터 3개월 전) 이전의 것이어야 한다. 그러나 상표권자가 제출한 매출전표는 모두 위 일자 이후에 발행된 것으로 확인되어, 법정 기간 내 사용을 소명하기에 적절하지 않다고 보았다.
등록상표와 상이한 사용(비적합 사용): 상표권자는 EDIVA 표장을 “L-Cystine” 등의 다른 요소와 결합하여 사용하였고, 등록상표와 다른 도안화(스타일화) 형태로 사용하였다. VNIPO는 이러한 방식의 사용이 등록된 형태의 상표 사용으로서 충분한 입증력을 갖지 못한다고 판단하였다.

등록상표의 부적절한 사용으로 인한 위험

등록된 형태와 다른 방식으로 표장을 사용하는 경우 ― 타인의 상표권 침해 위험

표장의 “사용”이란, 동일 유형의 상품·서비스에 대하여 서로 다른 주체가 제공하는 것임을 소비자가 식별할 수 있도록, 표장을 상품 또는 서비스 제공 수단에 부착(표시)하는 행위를 말한다. 따라서 표장의 1차적 기능은 표장을 부착한 상품·서비스의 상업적 출처를 식별·구별하는 데 있어야 한다.

등록이 부여된 이후, 상표권자는 베트남에서의 상거래 활동을 위하여 해당 상표로 등록된 상품·서비스에 표장을 “부착”할 권리를 가진다.

앞서 본 세 사건의 피고들 모두 베트남에서 자신의 표장을 등록하였다. 따라서 법률상 이들 피고는 베트남에서 제품을 상업화하기 위하여 등록상표를 사용할 권리를 가진다. 다만, 표장의 사용은 상표의 보호범위 내에서 이루어져야 한다. 상표등록의 보호범위는 (i) 등록된 표장의 도형(이미지) 및 (ii) 상표등록증에 기재된 상품·서비스 목록에 의해 정해진다. 이는 곧 표장의 사용이 법률이 부여한 보호범위를 초과하여서는 안 됨을 의미하며, 따라서 표장이 등록되어 있더라도 그 오(誤)사용으로 인해 법적 보호범위를 벗어나는 결과가 발생할 수 있다.

베트남에서 상표가 등록되어 있기만 하면 어떠한 방식으로든 자유롭게 사용할 수 있다고 생각하는 것은 잘못이다. 베트남 법은 권리자가 등록된 그대로의 형태로만 표장을 사용하여야 한다고 구체적으로 규정하고 있지는 않다. 그러나 상표(설령 등록된 것이라 하더라도)의 사용이 그 보호의 정도·범위를 넘어 관련 소비자에게 혼동의 위험을 야기하는 경우, 다수의 법적 위험에 노출될 수 있다. 특히, 행정제재 측면에서(시장관리국, 경제경찰, 과학기술감사관 등 집행기관은 침해상품을 압수·폐기하고 최대 500,000,000 VND의 과태료를 부과할 수 있음) 권리자는 민사절차를 통하여 물질적·정신적 손해배상, 사과, 공적 정정도 청구할 수 있다. 단지 부적절한 상표 사용만으로 기업의 평판을 위험에 빠뜨리거나 브랜드에 대한 고객 충성도를 상실하는 일은 어느 누구도 원하지 않을 것이다.

등록된 형태와 다른 방식의 사용 — 상표권 상실 위험

상표의 부적절한 사용은 상표권 상실의 위험을 초래할 수 있다. 제3자는 상표가 등록일로부터 연속 5년 동안 상표권자 또는 상표권자로부터 정당한 권한을 부여받은 자에 의해 사용되지 않은 경우, 베트남 지식재산국(“VNIPO”)에 등록상표의 취소를 청구할 수 있다. 등록상표와 동일하지 아니한 형태로 상표를 사용하는 것은 등록상표의 “사용”에 해당하지 않을 수 있다. 따라서 이와 같은 상태에서는 등록상표와 다른 형태의 표장 사용에 관한 사용증거가 VNIPO에 의해 배척될 수 있으며, 결과적으로 불사용을 이유로 한 등록취소의 중대한 위험에 직면하게 된다.

등록된 형태와 다른 방식의 사용 — 상표권 상실 위험

상표권자는 등록상표가 지정하는 상품·서비스에 대하여 표장을 사용하여야 할 의무가 있다. 등록상표와 관련되거나 유사한 상품에 대한 상표 사용은, 등록상표가 지정한 상품에 대한 사용을 입증하기 위한 적법·수용 가능한 증거로 인정되지 않는다(HAICNEAL 대 DIACNEAL 사건 참조).

상표의 적정한 사용(Proper Use)이란 무엇인가?

베트남의 법령과 실무에는 “상표의 적정한 사용”에 관한 명확한 정의가 존재하지 않는다. 다만 베트남은 파리협약의 당사국이므로, 적정사용 판단을 위하여 파리협약 제5조 C.2를 참조할 수 있는데, 동 조항은 다음과 같이 규정한다. “연합국가 중 어느 한 국가에서 등록된 상표가 등록 당시의 형태에서 그 식별적 특징을 변경하지 아니하는 요소가 상이한 형식으로 권리자에 의하여 사용되는 경우, 그 사용은 등록의 무효를 초래하지 아니하며 해당 상표에 부여된 보호를 감소시키지 아니한다.” 따라서 원칙적으로, 상표권자는 등록된 형태와 다른 형식으로 상표를 사용하더라도 그 사용이 “등록 당시의 형태에서 상표의 식별력을 변경하지 아니하는” 범위 내에 있는 한, 그로 인하여 “등록이 무효가 되거나 부여된 보호가 감소”되지는 않는다. 다시 말해, 등록된 것과 다른 방식으로 상표를 사용하더라도 상표의 식별력이 변경되지 않는다면 이는 여전히 등록상표의 사용으로 평가될 수 있다. 이 규정의 취지는, 상표권자로 하여금 상표의 고유한 식별력을 훼손하지 않는 범위에서 마케팅·판촉 목적에 부합하도록 상표를 수정·응용할 수 있도록 하려는 데 있다. 다만, 변경은 식별력을 변경하지 않는 요소에 국한되어야 하며, 실무상 사용된 표시와 등록상표는 본질적으로 동일해야 한다.

등록된 그대로의 형태로 상표를 사용해야 하는가?

이 질문은 베트남에서 상표를 거래에 사용함에 있어 상표권자들이 다음과 같은 경향을 보이는 데에서 비롯된다:

(i) 등록상표의 디자인/색채 또는 서체·도안화(스타일)를 변경하는 행위;

(ii) 등록상표의 구성요소 중 일부를 제거하는 행위;

(iii) 등록상표에 새로운 구성요소를 추가하는 행위.

많은 상표권자들은 등록 사실 그 자체가 가장 핵심적이라고 생각하여, 표장에 일부 변경을 가하더라도 타인의 상표권 침해 위험이나 자기 상표의 무효 사유가 발생하지 않을 것이라고 오인하는 경우가 있다. 그러나 이는 사실과 다르다. 앞서 든 세 가지 사례는, 등록상표와 다른 형태로 표장을 사용할 때 상표권자가 직면할 수 있는 위험을 보여준다. 그렇다면 실제 사용을 위하여 표장을 수정하거나 등록된 것과 다른 형식의 표지를 사용하는 경우마다 동일한 위험이 발생하는가? 이하의 예시는 상표권자가 등록된 것과 다른 형식으로 표장을 어떻게 사용할 수 있는지를 보여주는 동시에, 그러한 사용이 적정사용으로 인정되기 위한 한계를 시사한다.

등록상표의 배치·색채 또는 도안화 변경

stylization of the registered trademark

주석(Comment): 일반적으로, 상표권자는 서체, 도안화(스타일), 디자인 및 색채에 일정한 변경을 가하더라도, 그 변경이 등록상표의 식별적 특징을 변경하지 않는 한, 상표의 유효성이나 보호범위에 부정적 영향을 미치지 않는다.

등록상표에 새로운 요소를 추가하는 경우

주석(Comment): 일반적으로 여러 표지를 동시에 사용하더라도 등록상표의 식별적 성격을 변경하지 않는 한 문제되지 않는다. 추가된 요소가 식별력이 없거나, 식별력이 “약한” 일반적 구성요소에 불과한 경우에는 등록상표의 식별력을 변경하지 않는 것으로 본다.

등록상표의 일부 제거/생략

주석(Comment): 생략하려는 요소가 보조적 위치에 있고 식별력이 없거나 식별력이 “약한” 경우에는, 그 요소의 생략이 등록상표의 식별적 성격을 변경하지 않는 것으로 본다.

등록상표와 다른 형태의 표장을 사용할 때 위험을 줄이기 위한 전략

베트남 법은 상표권자 본인이 등록한 상표와 유사하거나 비슷한 표장을 사용한다고 해서 타 조직·개인의 상표권을 침해하지 않는다고 보는 특별 규정을 두고 있지 않습니다. 따라서 이러한 사용이 타 조직·개인으로부터의 상표권 침해 주장에 대한 면책을 담보해 주지는 않습니다. ASANZO 대 ASANO 사건과 ENAT 400 대 E-NAT Plus 사건은, 상표권자가 등록된 형태와 다른 형태의 표장을 사용한 경우 상표권 침해 위험이 발생할 수 있음을 보여줍니다. 즉, 등록사실과 무관하게, 다른 버전의 표장을 사용하면 타 조직·개인에 대한 상표권 침해책임이 발생할 수 있습니다. 등록상표가 아닌 표장은 등록상표와 무관한 독립된 표장으로 평가됩니다. 타인의 상표권 침해 성립 여부를 판단함에 있어 베트남 집행기관은 통상 다음의 세 가지 요건 충족 여부만을 보면足합니다: (i) 문제되는 표장이 보호받는 상표와 동일·유사한지, (ii) 그 표장이 사용되는 상품·서비스가 상표의 지정상품·서비스와 동일·유사한지, (iii) 표장의 무단 사용 및 상업적 출처에 관한 혼동의 개연성이 존재하는지.

위 사례들에서 보듯, 특정 조건 하에서는 상표권자가 등록된 형태와 다른 형태로도 상표를 사용할 수 있습니다. 다만, 등록상표에 변경을 가하는 경우 위험을 회피하기 위해서는 다음의 두 단계 평가가 필요합니다.

STEP 1: 등록상표에 대한 평가

등록상표를 구성하는 요소 중 무엇이 식별력이 있으며 시각적으로 강하고/지배적인 인상을 주는지 평가해야 합니다.

STEP 2: 실제 사용 표장의 차이 및 변경의 영향 평가

등록상표의 식별력을 형성하는 요소들이 실제 사용 표장에도 존재하는지, 또는 실제 사용 표장에 가해진 변경이 무엇인지 직접 대비하여, 양 표장 사이의 차이 정도(중대·유의미 또는 경미/무시 가능)를 판단해야 합니다.

일반적으로 위와 같은 평가는, 등록상표에 변경을 가할 때 침해 위험이 높은지 낮은지를 가늠하는 데 유용합니다. 위험을 완화하기 위한 실무적 접근/전략으로는 다음을 권고드립니다.

등록된 그대로의 표장을 사용하는 것이 바람직합니다.
실제 사용 표장이 등록상표와 다를 경우라도, 등록상표의 식별적 특성이 변형되지 않도록 해야 하며, 가능하면 식별력에 영향이 없거나 미미한 요소에 한정하여 변경하십시오.
실제 사용 형태가 종전 등록상표와 실질적으로 상이할 경우, 그 실제 사용 형태의 상표에 대해 신규로 출원·등록하는 방안을 고려하십시오.
등록상표와 다른 실제 사용 표장에 대해서는 선사용·선등록 상표의 존재 여부를 확인하기 위해 가용성(선행)조사를 실시하십시오.
가용성 조사에서 유사 상표가 발견되면, 그 유효성에 대한 다툼(무효 등 공격)을 검토하십시오.
베트남 지식재산연구소(VIPRI)에 상표권 침해 가능성에 관한 감정의견(평가결론)을 의뢰하는 방안을 검토하십시오.

결론

상기 사례들과 베트남 지식재산법의 현행 규정만으로는 등록상표의 변경이 위험을 수반하는지 여부에 관하여 확정적 결론을 도출하기 어렵다. 따라서 등록상표의 변경 여부를 검토함에 있어서는, 사안별 구체적 사실관계를 면밀히 파악한 후 위험성 평가를 선행하여야 한다. KENFOX의 변호사들은 풍부한 실무경험과 지식재산법 전문성을 바탕으로, 귀사의 지식재산을 합법적이고 비용효율적으로 활용할 수 있도록 적절한 해결방안·전략을 제시하며 항상 동행할 준비가 되어 있다.

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