베트남에서의 상표 양도: 왜 거절되는가, 그리고 이를 극복하는 방법은?

베트남에서의 상표 양도는 엄격한 법적 요건 및 베트남 지식재산청(IPVN)의 실체심사를 요합니다. 실제로, 상표 양도는 혼동의 우려 또는 강행규정 미준수 등의 사유로 자주 거절됩니다. 특히, 양도인이 상호 유사한 복수의 상표를 보유하고 있거나, 보다 심각한 경우로 양도인의 상호가 상표명과 동일한 경우에는 이러한 문제가 더욱 복잡해집니다.

KENFOX IP & Law Office는 베트남에서 15년 이상의 실무 경험과 지식재산 보호 전문성을 바탕으로, 상표 양도와 관련된 리스크에 대한 심층 분석을 제공하며, 거절 사유를 사전에 예방하고, 거절 통지를 받은 경우 이를 효과적으로 극복하기 위한 전략적 해결책을 제시합니다.

1. 양도 대상 상표가 양도인의 상호와 혼동될 정도로 유사하거나 동일한 경우

양도 대상 상표가 양도인의 상호와 “동일”하거나 “혼동될 정도로 유사한” 경우, IPVN은 상표의 출처 또는 상품/서비스의 특성에 대한 소비자 혼동을 초래할 수 있다는 이유로, 「지식재산법」 제139조 제4항에 따라 양도 등록을 거절할 가능성이 높습니다.

상호는 산업재산권의 보호 대상에 해당합니다. 회사명 또는 영업명은 베트남 내에서 적법한 상업 활동에 사용되는 경우 상호로서 보호를 받을 수 있습니다. 소비자 혼동을 방지하기 위해, 보호되는 상호와 동일하거나 유사한 상표는 보호가 거절될 수 있습니다.

이 원칙에 따라, 상표에 양도인의 상호와 동일하거나 유사한 요소가 포함되어 있는 경우, 해당 상표 양도는 상품 또는 서비스의 성질이나 상업적 출처에 대해 공중을 오도하는 것으로 간주될 수 있으며, 이는 지식재산법에 따른 금지행위에 해당합니다.

따라서, 귀하가 양도인의 상호 또는 회사명이 상표에 포함된 경우 그 상표에 대한 양도 계약을 체결하고자 한다면, 특별한 주의가 요구됩니다. 지식재산법 제139조 제4항은 “상표권의 양도는 상품 또는 서비스의 성질이나 출처에 혼동을 초래하지 않아야 한다”고 규정하고 있습니다.

예시: “MARCO POLO”라는 상표가 Wharf Hotels Management Limited로 양도되었으나, 기존 상호인 Marco Polo Hotels Management Limited가 여전히 베트남에서 동일한 서비스업을 운영하는 경우, 대중은 “MARCO POLO” 상표로 제공되는 서비스가 Marco Polo Hotels Management Limited로부터 제공되는 것으로 오인할 수 있습니다. 이와 같이 상표와 상호가 동시에 시장에 존재하는 경우 혼동이 발생할 수 있으며, 이에 따라 IPVN의 양도 등록 거절은 법적으로 정당화될 수 있습니다.

• 권장 대응 조치: 양도 대상 상표와 양도인의 상호 간 유사성을 이유로 양도 등록이 거절된 경우, 다음 중 하나 이상의 자료 또는 증거를 제출함으로써 거절 사유를 극복할 수 있습니다:
• 전체 사업 이전 증거: 양도인이 해당 상호 하에 영위하던 모든 사업 및 상업 활동을 양수인에게 이전했다는 자료. 상표가 양도인의 상호와 동일하거나 유사한 요소를 포함하는 경우, 양도인은 해당 상호 하에 이루어지던 전체 사업을 양수인에게 양도해야 합니다.
• 사업 등록 내용 변경 증거: 양도인이 상표가 사용된 상품/서비스와 관련된 업종을 사업등록증에서 삭제하였다는 자료. 이를 통해 양도인이 해당 업종에서 더 이상 영업 활동을 하지 않음을 입증할 수 있습니다.
• 양도인의 법인 해산 증거: 상표 양도 계약 체결 이후 양도인이 해산되어 더 이상 존재하지 않는다는 증거.
• 상호 변경 증거: 양도인이 상표와 동일하거나 유사한 요소를 포함한 상호를 변경하였으며, 그 변경 사항이 기업등록증에 공식 반영되었다는 증거.

이러한 서류는 상호와 양도 대상 상표 간에 더 이상 충돌이 존재하지 않거나, 과거에 존재하였던 충돌이 해결되었음을 입증하는 데 목적이 있습니다.

또는, 양도인이 해당 상호를 베트남 내에서 영업활동에 사용한 적이 없거나, 상표 양도 이후 해당 사용을 중단했다는 증거를 제출할 수 있습니다. 이 경우, 양도인은 베트남 내에서 상호를 더 이상 상업적으로 사용하지 않으므로, 지식재산법 제139조 제4항에 따른 혼동 우려가 존재하지 않게 됩니다.

이와 같은 사실을 양도인이 공식적으로 확인하는 진술서(Declaration) 를 제출하면, 상표 양도 등록을 설득력 있게 뒷받침하는 증거로 기능할 수 있습니다. 이로써 양도인의 상호에 대한 권리가 성립되지 않았거나 소멸되었음을 입증하고, 상표가 대중에게 상품 또는 서비스의 성질이나 출처에 대해 오해를 불러일으키지 않음을 입증할 수 있습니다.

2. 양도 대상 상표가 양수인의 다른 상표와 혼동될 정도로 유사한 경우

양도 대상 상표가 출원 중이거나 상표등록증에 따라 이미 보호되고 있는 다른 상표와 혼동될 정도로 유사하며, 그 상표가 여전히 양도인의 소유로 남아 있는 경우, IPVN은 상표 양도 등록을 거절할 수 있습니다.
양수인이 상표를 취득함에 있어, 양도인이 베트남에서 보유하고 있는 전체 상표 포트폴리오(출원 중인 상표 및 등록된 상표 포함)를 충분히 검토하지 않은 상태에서 양도 계약을 체결할 경우, 양도 대상 상표가 여전히 양도인의 소유인 유사 상표와 혼동될 수 있다는 이유로 IPVN이 양도 등록을 거절할 수 있습니다.

예시: A사가 B사로부터 “ZACOPE” 상표를 양도받으려 할 경우, IPVN은 해당 상표 양도 등록을 거절할 수 있습니다. 이는 B사가 여전히 “ZACOP” 또는 “JACOPE”와 같은 유사한 상표를 보유하고 있는 경우로, 이러한 유사 상표들과 함께 존재함으로써 상품 또는 서비스의 성질이나 출처에 대한 소비자 혼동이 발생할 수 있기 때문입니다.

권장 대응 조치: 이와 같은 거절 사유에 대응하기 위해서는 다음 중 하나의 조치를 취해야 합니다:

• 양도인이 보유한 모든 유사 상표를 귀하에게 양도하도록 신청서를 제출하거나
• 양도인이 보유한 유사 상표의 상표등록증을 말소하도록 요청해야 합니다.

초기 상표 양도 계약 체결 이후, IPVN이 양도 등록을 거절한 후에 유사 상표 전체의 양도를 다시 협의하는 경우, 귀하는 수세적이고 불리한 협상 위치에 놓이게 됩니다. 이때 양도인은 협조의 대가로 추가 금전적 요구를 제시할 수 있습니다.

최적 전략: 상표 양도 계약 체결 전, 다음의 사전 조치를 취하는 것이 바람직합니다:

• 양도인이 베트남 내에서 보유하고 있는 전체 상표 포트폴리오를 철저히 검토하고 취득하고자 하는 상표와 동일하거나 혼동될 수 있는 모든 상표를 포함하도록 양도 협상을 진행하십시오.
• 이와 같은 선제적 접근 방식은 IPVN에 의한 등록 거절 위험을 최소화하고, 양도받는 상표가 양도인의 기존 상표와 충돌하지 않도록 보장합니다.

3. 양도 대상 상표에 출처, 특성, 용도, 품질 또는 가치에 대해 소비자를 오도할 수 있는 요소가 포함된 경우

양도 대상 상표에 지리적 명칭 등 소비자에게 상품 또는 서비스의 출처, 특성, 용도, 품질 또는 가치에 대해 오해를 불러일으킬 수 있는 요소가 포함되어 있는 경우, IPVN은 상표 양도 등록을 거절할 수 있습니다.
예를 들어, 상표 “MASSANO Milan”의 경우, 양수인의 실제 사업장이 밀라노(Milan)가 아니라 베니스(Venice)에 있는 경우, 해당 상표의 양도 등록이 거절될 수 있습니다. 상표에 지리적 명칭이 포함되어 있으면서도, 그 지역에 실질적인 사업 활동이 존재하지 않는 경우, 이는 소비자를 오도하는 것으로 간주될 수 있기 때문입니다.

권장 대응 조치: 위와 같은 거절 사유를 극복하기 위해, 그리고 귀사의 사업 상황에 부합하는 경우, 다음과 같은 입증자료를 제출할 수 있습니다:

• 양도인과 양수인이 동일한 기업 집단 소속이거나, 어느 한쪽이 타측의 자회사 또는 계열회사임을 입증하는 자료
• 양 당사자의 생산 및 사업 전략, 그리고 상표 사용 방식이 상품 또는 서비스의 출처에 대해 공중을 오도하지 않도록 구성되어 있음을 입증하는 자료

이러한 자료의 제출이 불가능한 경우, 등록된 상표의 견본(specimen)에서 지리적 요소를 제거하도록 상표등록증 변경 신청을 고려할 수 있습니다. 이 절차는 공식적인 등록 변경 신청을 통해 진행할 수 있습니다.

4. 상표권의 부분 양도 및 상업적 출처에 대한 혼동 위험

등록 상표에 포함된 상품/서비스 중 일부만을 양도하는 경우, 양도된 상품/서비스와 양도인이 계속 보유하는 상품/서비스 간에 상업적 출처에 대한 혼동이 발생할 우려가 있습니다. 이러한 우려는 특히 양도된 상품/서비스가 잔여 상품/서비스와 명확히 구분되지 않을 때 더욱 두드러집니다.
베트남 법률에 따르면, 상표권의 부분 양도는 허용됩니다. 즉, 상표권자는 등록상표에 포함된 하나의 지정상품류(Class) 내의 특정 상품/서비스 또는 등록증에 기재된 하나 이상의 지정상품류에 대한 권리를 특정하여 양도할 수 있습니다.

그러나 상표에 포함된 상품/서비스의 일부만 양도되는 경우, 양도 대상 상품/서비스는 양도인이 계속 보유하는 잔여 상품/서비스와 명확히 독립되어야 하며, 공중에게 혼동을 초래하지 않아야 합니다.

예시: A사는 “ZACOPE”라는 상표를 보유하고 있으며, 해당 상표는 제29류, 제30류, 제31류, 제32류, 제33류 및 제43류에 걸쳐 “가공 및 비가공 식품, 주류 및 비주류 음료, 식당 및 카페 서비스” 등 다양한 상품 및 서비스에 사용됩니다. B사는 이 중 “주류”에 해당하는 제33류에 대해서만 “ZACOPE” 상표의 양도를 받고자 하는 경우로, 이는 상표 등록상 일부 상품/서비스에 한정된 부분 양도 요청에 해당합니다.

그러나 IPVN은 해당 양도 요청을 거절하였습니다. 그 이유는 양도된 상품과 양도인이 보유한 잔여 상품/서비스 간의 연관성 또는 유사성으로 인해, 공중에게 상품의 상업적 출처에 대한 혼동을 야기할 수 있다는 점이 고려되었기 때문입니다.

주의사항: 부분 양도는 상표 등록증상 상품/서비스의 일부에 대한 양도에만 적용됩니다. 상표 이미지의 일부만을 양도하는 것은 허용되지 않습니다.

5. 양수인이 양도 대상 상표가 사용될 상품/서비스에 대해 제조 또는 영업할 법적 자격을 보유하지 않은 경우

베트남 「지식재산법」 제139조 제5항에 따르면, “상표권은 해당 상표를 등록할 자격이 있는 조직 또는 개인에게만 양도될 수 있다”고 규정되어 있으며, 제87조 제1항은 “조직 및 개인은 그들이 생산하는 상품 또는 그들이 제공하는 서비스에 대하여 상표를 등록할 권리를 가진다”고 명시하고 있습니다.

실무상, IPVN은 상표 양도 신청서를 심사하는 과정에서 양수인이 양도 대상 상표에 관련된 상품 또는 서비스에 대해 제조하거나 영업할 법적 자격을 갖추었는지를 일률적으로 심사하지는 않습니다. 그러나 양수인이 해당 상품 또는 서비스에 대한 제조 또는 영업 능력을 보유하지 않았다고 판단할 수 있는 충분한 근거가 있는 경우, IPVN은 심사 결과 통지를 통해 양수인에게 관련 상품/서비스에 대한 제조 또는 영업 능력을 입증하는 자료를 제출하도록 요구할 수 있습니다.

6. 상표 양도 계약서에서의 양도 대금 명시 요건

양도 대금은 베트남 법률상 상표 양도 계약에서 요구되는 4대 필수 요소 중 하나입니다. 다음과 같은 경우에는 상표 양도 계약이 거절될 수 있습니다:

• 양도 대금이 불명확한 경우: 양도 계약서에는 지식재산권 양도에 대한 확정 금액이 명시되어야 하며, 화폐 단위가 명확히 기재되어야 합니다(예: SGD, USD, NZD 등). 양도인이 해당 상표권을 무상으로 양도하는 경우에는, 계약서에 “무상 양도(Free of charge)” 또는 “대가 없음(No consideration)”이라는 문구가 명확히 기재되어야 합니다.
• 무상 양도와 대금 지급 조항 간의 불일치: 계약서에 무상 양도라고 명시되어 있으면서도, 동시에 대금 지급 또는 금전적 의무에 관한 조항이 포함되어 있는 경우, 이러한 불일치는 계약의 효력을 무효화하거나 IPVN에 의해 양도 등록이 거절되는 사유가 될 수 있습니다.

7. 기존 사용 허락(라이선스) 계약이 존재하는 상태에서의 상표 양도

해당 상표가 현재 제3자(조직 또는 개인)에게 하나 이상의 등록된 지식재산권 사용 허락(라이선스) 계약에 따라 사용권이 부여되어 있는 경우, IPVN은 상표 양도 등록 요청을 거절할 수 있습니다.

해결 방안: 이러한 거절 사유에 대응하기 위해서는 다음과 같은 서류를 제출해야 합니다:

• 양도인이 상표 사용권자(licensee)에게 상표 양도 예정 사실을 서면으로 공식 통지하였다는 증거
• 상표 사용권자가 상표 양도에 대해 서면으로 동의하거나 의견서를 제출하였다는 증거

이러한 서류는 상표 양도가 기존의 사용 허락 계약과 충돌하지 않으며, 관련 당사자들이 모두 해당 양도 사실을 인지하고 동의하고 있음을 입증하기 위한 필수 요건입니다.

8. 상표 양도 계약서의 형식 요건 미준수

상표 양도 계약서는 관련 법령이 정한 형식적 요건(formal requirements) 을 충족해야 합니다. 특히 다음 사항이 요구됩니다:

• 계약서가 2페이지 이상인 경우, 각 페이지마다 양도인 및 양수인의 서명이 포함되어야 하며, 또는 문서의 연속성과 진정성을 확보하기 위해 문서 모서리에 걸쳐 도장이 날인되어야 합니다.
• 계약서에는 서명일(일/월/연도) 이 명확히 기재되어야 하며, 당사자 양측의 서명(및 필요 시 날인) 이 포함되어야 합니다.
• 서명자는 반드시 각 당사자의 법정 대리인(legal representative) 이어야 합니다.