비사용에 따른 베트남에서의 상표 취소: 어떤 귀중한 교훈을 얻을 수 있는가?

KENFOX IP & Law Office가 제기하고 진행한 상표등록증 제103943호(“DD DANTI, 도형”)에 대한 상표 취소 청구는 10년간 지속되었으며, 베트남 지식재산(IP) 분야에서 이정표적인 사건으로 자리매김하였다. 당초 단순히 비사용을 이유로 한 상표 취소 문제로 보였던 사안은, 실제로는 각 기업이 자사의 지식재산권을 방어하고 확보하기 위해 치열하게 대립하는 복잡한 법적 분쟁으로 발전하였다.

본 사건은 베트남 지식재산법 제124조 제5항이 규정하는 “상표의 사용” 개념을 보다 명확히 규정하는 데 기여하였으며, 모호한 해석을 제한하고 해당 규정이 부당하게 악용되어 상표권이 정당한 근거 없이 유지되는 것을 방지하는 중요한 기준을 제시하였다.

배경

2015년, 중국 광저우시 바이윈 롄자 화학공장은 당사인 KENFOX IP & Law Office를 통해 베트남 지식재산청(IPVN)에 상표등록증 제103943호, 즉 제03류(화장품 및 향수 제품)에 속하는 “DD DANTI, 도형” ( ) 상표의 등록 취소를 청구하였다.

청구인은 DANTI 유한책임회사가 해당 상표를 베트남에서 5년간 연속적으로 사용하지 않았음을 주장하였다. 이를 뒷받침하기 위하여 청구인은 재정부 소속 「시장·가격 잡지」가 발행한 공식 확인서를 제출하였으며, 이 확인서에는 2010년부터 2015년까지 해당 상표가 사용되지 않았다는 사실이 명시되어 있었다.

이에 대해 상표권자인 DANTI 유한책임회사는 해당 상표가 등록된 제품의 대부분에 여전히 사용되고 있으며, 나머지 제품에 대해서도 전국 각지의 쇼핑센터에서 사용을 위한 “필수 요건을 준비 중”이라고 반박하였다. 아울러 상표권자는 해당 상표등록의 갱신을 요청하기도 하였다.

2025년 8월 8일, 베트남 지식재산청은 “DD DANTI, 도형” 상표의 등록 무효 결정을 내리면서, DANTI 유한책임회사가 제시한 모든 주장을 전면적으로 배척하였다.

주요 시사점

“DD DANTI, 도형” 상표의 등록 무효에 관한 이번 결정은 단순한 행정적 판결에 그치지 않으며, 베트남 지식재산법 제124조 제5항에 규정된 “상표의 사용”에 관한 조항을 베트남 지식재산청(IPVN)이 어떻게 해석하고 적용하는지를 명확히 보여주는 중요한 교훈을 제공한다.

1. “사업 준비행위”는 법률상 “상표의 사용”에 해당하지 않는다

“DD DANTI, 도형” 상표의 권리자인 DANTI 유한책임회사는 당사의 상표 취소 청구에 대하여, 자사가 등록된 제품의 대부분에 대하여는 “DD DANTI & 도형” 상표를 계속 사용하였으며, 나머지 제품에 대해서도 다음의 장소에서 사용을 위한 “필수 요건을 준비 중”이라고 주장하였다: (i) 호치민시 1군 Ly Tu Trong 160번지, (ii) 호치민시 1군 Ly Tu Trong 176번지, (iii) 호치민시 1군 Le Duan 34번지 다이아몬드 플라자, (iv) 호치민시 1군 Le Thanh Ton 72번지 빈컴 센터, (v) 다낭시 Hai Chau군 Bach Dang 74번지 리버사이드 타워, (vi) 붕따우시 Thuy Van 159–163번지 임페리얼 플라자. 또한 상표권자는 상표권 보호증의 갱신 신청도 함께 제출하였다.

그러나 베트남 지식재산청(IPVN)은 베트남 지식재산법 제124조 제5항의 “상표의 사용” 규정을 해석하면서, 상표를 제품이나 포장에 표시하는 행위, 유통, 판매 제공, 판매 광고, 판매 목적의 저장, 상표가 부착된 상품/서비스의 수입 등과 같은 행위만이 사용으로 인정된다고 판시하였다. 단순한 준비행위, 장래의 사업계획, 또는 상표등록 갱신과 같은 행정적 절차는 법률상 사용에 해당하지 않는다고 명확히 밝혔다.

이번 IPVN의 결정은 분명한 선례를 확립하였다. 즉, 사용 의사만으로는 어떠한 법적 효력도 발생하지 않으며, 오직 실제 사용만이 인정된다는 것이다. 상표가 아무리 높은 사업적 잠재력을 가지고 있더라도, 실제 상업적으로 사용되지 않는다면 그 효력은 여전히 취소될 수 있다.

2. 갱신 신청은 사용의 증거가 되지 않는다

상표권자인 DANTI 유한책임회사는 베트남 내 나머지 제품에 대한 “사용을 위한 필수 요건 준비” 주장 외에도, “DD DANTI, 도형” 상표의 존속기간 갱신 신청을 하였다는 점을 근거로 들어, 당사 KENFOX IP & Law Office가 제기한 비사용 취소 청구를 베트남 지식재산청(IPVN)이 기각해야 한다고 주장하였다. 그러나 IPVN은 이 주장을 받아들이지 않았다.

상표등록의 갱신 행위는 상표권자가 해당 상표에 대한 권리를 법적으로 유지하려는 의도를 반영할 뿐이며, 상표가 실제 시장에서 존재하고 있음을 입증하지는 못한다. 현행 법제도 하에서 IPVN은 소유권을 보존하려는 의도와 실제 사용 행위를 명확히 구분하였다. 갱신은 본질적으로 상업적 이용과는 전혀 별개의 행정 절차에 불과하며, 상표가 상거래에서 실제 사용되었음을 증명하는 행위로 대체될 수 없다.

지식재산법에 따르면 상표의 효력은 단순히 정기적인 행정적 절차를 이행하는 것만으로는 유지될 수 없으며, 상표권자는 광고, 유통, 상품·서비스의 거래 등 상표가 부착된 상품이나 서비스의 실제 사용을 통해 직전 5년간 상표가 지속적이고 진정으로 사용되었음을 입증해야 한다.
본 사건에서 IPVN의 결정은 “갱신 신청”이 “사용의 증거”로 인정될 수 없음을 명확히 하였으며, 대신 상표 보호의 핵심 원칙, 즉 단순히 문서상으로만 “동결”된 권리가 아니라 실제 상거래에서 적극적으로 이용되는 표지를 보호한다는 점을 다시 한번 확인하였다.

3. 베트남에서 상표 취소 청구를 위한 “비사용 입증자료”

청구인은 상표가 5년간 연속적으로 사용되지 않았음을 충분히 설득력 있게 입증할 수 있는 증거를 제출해야 한다. 베트남에서는 국가기관이 발행한 상표의 사용 여부에 관한 보고서가, 상표권 취소 청구를 심리함에 있어 객관적이고 독립적인 1차적 증거로서 베트남 지식재산청(IPVN)에 의해 인정된다. 반면, 청구인이 인터넷에서 스스로 수집하여 제출한 증거나 문서는, 베트남에서 상표등록의 효력 취소를 청구하는 데 있어 적법한 증거로 채택되지 않는다.

결론

지식재산권은 절대적이거나 영구적인 권리가 아니다. 상표는 비록 보호증이 부여되었다 하더라도, 상업적으로 진정하고 지속적인 사용이 이루어지지 않는다면 그 효력이 취소될 수 있다. “DD DANTI, 도형” 사건은 이 원칙을 명확히 입증하는 사례로서, 베트남에서 상표권이 유지되기 위해서는 실제 상거래에서의 사용이 반드시 이루어져야 함을 보여준다.

이번 베트남 지식재산청(IPVN)의 결정은 지식재산법 제124조 제5항 및 제95조 제1항 (d)의 엄격한 적용을 확인했을 뿐만 아니라 중요한 선례를 확립하였다. 즉, 사용 의사, 행정적 절차, 사업 준비행위 등은 실제 사용을 대체할 수 없으며, 상표권은 본질적으로 적극적이고 지속적인 상업적 이용이라는 “의무”를 수반한다는 점을 명확히 한 것이다.

비사용을 이유로 한 취소 제도는 단순히 법체계의 투명성을 유지하는 데 그치지 않고, 다른 기업들에게 상업적 가치를 가진 상표를 접근·개발할 기회를 제공한다. 이와 같은 방식으로 법은 공정경쟁을 촉진하고, 형식적인 권리주장을 배제하며, 문서상으로만 존재하는 “휴면 상표”가 아니라 시장에서 실제로 활발히 사용되는 “생존 상표”에 대해서만 보호를 보장한다.

QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney

PHAN, Do Thi | Special Counsel

HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney

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