ベトナムにおける最近のサイバースクワッティング事件から得られる8つの重要な示唆

Facts

OSRAM GmbH（「原告」）は、ドイツ・ミュンヘンに本社を置く世界的な照明メーカーである。原告は、照明器具、とりわけ電気ランプ及び照明器具、前記商品の部品、LEDランプモジュールについて、ベトナムで保護された一連の OSRAM 商標の権利者である。

原告は、係争となったドメイン名 <osram.com.vn> および <osram.vn>（「係争ドメイン名」）が、2014年にベトナム在住の自然人 N.D.T.（「被告」）によって登録され、被告が運営するアクティブなウェブサイトへ接続されていることを発見した。係争ドメイン名に対応するウェブサイトでは、原告の “OSRAM” ブランド製品が宣伝され、販売されていた。

原告は、2つのccTLD <osram.com.vn> と <osram.vn>（「係争ドメイン名」）が2014年に被告 N.D.T によって登録され、被告が運営するウェブサイトへ解決されていることを確認した。これらのウェブサイトでは、原告の “OSRAM” 商標を付した製品の宣伝・販売が行われていた。

侵害主張を裏付けるため、原告は Vietnam Intellectual Property Research Institute（「VIPRI」）に商標侵害についての鑑定結論の取得を申請し、VIPRIは原告に有利な鑑定結論を発行した。原告はさらに、公証執行官（Bailiff office）を通じて侵害証拠の記録化も進めた。

2019年初頭、原告はベトナム・ハノイの裁判所に訴訟を提起した。訴状において原告は、ハノイ市人民裁判所に対し、(i) 2つのドメイン名 <osram.com.vn> および <osram.vn> の取消し、(ii) 財産的損失、収入および利益の減少、ビジネス機会の喪失に基づく損害として VND 500 million（約US$21,700）の支払い、(iii) 訴訟遂行のための弁護士費用として VND 200 million（約US$8,700）の支払い、(iv) 地元新聞での公開謝罪を求めた。

Court’s judgement

事案の事実関係を踏まえ、2019年7月24日、裁判所は判決番号 No 29/2019/DSST を下し、以下のとおり判断した。

2つのドメイン名 <osram.com.vn> および <osram.vn> は取り消され、これらのドメイン名の登録優先権は原告に付与される。
被告は、主として訴訟における弁護士費用として VND 203,960,000（約US$8,870）を原告に支払う義務を負う。
被告は、地元新聞で公開謝罪を行うものとする。

裁判費用については、被告が VND 10,198,000（約US$445）を負担することとなった。

本件から留意すべき8つのポイント

1. ベトナムにおけるサイバースクワッティングの実態

投機的・濫用的な <.vn> ドメイン名の登録および保有は、ベトナムにおいて増大する問題となっている。これは主に以下の形態を取る。
(i) ベトナム人または外国人の個人・組織が、欧州企業その他の外国企業の商標を含む、またはそれらに極めて類似する <.vn> 又はその他のドメイン名を登録する場合、

(ii) ベトナム企業または外国企業が、商標権者とのライセンス契約またはビジネス関係が満了または終了した後も、<.vn> ドメイン名を継続して保有し続ける場合、

(iii) ドメイン名登録者が、当該ドメイン名を中傷的なウェブサイトへ転送する、またはそのように転送すると脅す場合。

いずれの場合も、登録者は多くの場合「悪意」をもって行動し、外国企業の商標の信用を不当に利用しようとしたり、商標権者から金銭をゆすり取ろうとしたり、商標権者の競合他社に利益をもたらそうとする。

また、第三者の著名商標または人気の高い商標を含むドメイン名を登録した後、何もせずに「商標権者からの買い取り提案を待つ」個人も存在する。

ドメイン名は 先願主義（first come, first served）に基づいて割り当てられるため、濫用者による「サイバースクワッティング」を防ぐためには、商標権者自らが速やかに登録しておく必要がある。

2. ベトナムにおける商標を基礎とするドメイン名紛争への対応方法

商標に基づくドメイン名紛争（＝サイバースクワッティング）を解決するために、原則として商標権者は以下の選択肢を有する。

ドメイン名登録者との交渉または和解
仲裁機関による紛争解決手続の利用
係争ドメイン名の登録・使用に関連する不正競争行為について行政機関に申し立てること
ベトナムの管轄裁判所に民事訴訟を提起すること

形式上は4つの選択肢が存在するものの、実務上ベトナムで主に利用されているのは、
(i) 裁判所における民事訴訟手続

(ii) Vietnam Ministry of Science and Technology（MOST）監督の行政手続の2つである。

行政手続の場合、以下の二つの省庁が関与する：

Ministry of Science and Technology (MOST)：「.vn」ドメイン名紛争の解決を担当
Ministry of Information and Communication (MIC)：「.vn」ドメイン名の管理を担当

しかし、両省庁間の連携は円滑とは言えず、この行政手続は長らく十分に機能していなかった。2016年に両省が共同で Joint-Circular 14 を発行したことで、一定期間は「.vn」ドメイン名紛争に対する行政手続が円滑に運用された。

しかし、ドメイン名が住所不明の自然人によって登録されている場合、行政執行当局は当該登録者を特定できず、手続を進めることができないという問題がある。このような場合、裁判所は被告不在でも審理を進める権限を有するため、ドメイン名を取り戻すための唯一実効的な手段として 民事訴訟 が選択される傾向にある。

3. ベトナムで商標を基礎とするドメイン名紛争に勝つための要件

商標に基づくドメイン名紛争で勝訴するためには、侵害を主張する根拠となる商標が ベトナムで登録されているのみならず、ベトナム国内で広く商業上使用されている ことが前提条件となる。

ベトナムIP Law（知的財産法）第130条(d)に従い、サイバースクワッティングは「不正競争行為」を構成し、被害者はベトナムの裁判所に訴訟を提起し得る。商標権者がサイバースクワッターに対し措置を取ろうとする場合、以下の証拠が考慮されるべきである。

a) 知的財産権者が商標を広範かつ安定的に使用しており、そのブランドを付した商品・サービスの評判・信用がベトナムの一般消費者に認識されていること。

裏付けとなる証拠には、広告活動、マーケティング、展示会・見本市、売上高、販売数量、代理店ネットワーク、合弁事業、投資規模、国家機関やマスメディアによる評価、消費者評価、その他、当該商標を付した事業・商品・サービスの周知性や信用を示す情報が含まれる。

b) 被申立人が、当該ドメイン名をインターネット上で広告、商品紹介、販売申込み、または同一・類似・関連商品の販売に使用し、保護された商標・商号・地理的表示の所有者の信用または財産的利益に損害を与えていること。

さらに、被申立人が、商標権者から通知を受け、合理的条件の下で利用に関する合意を申し入れられているにもかかわらず、誤認を招く商標・商号・地理的表示を当該ドメイン名を通じて引き続き使用していること。

c) 被申立人が、ベトナムで広く使用され、著名・周知である商標・商号・地理的表示と同一の文字列を含むドメイン名を登録したにもかかわらず、1年間アクティブ化せず、かつ以下の事由が認められること：

- - 利用権を転売して利益を得る目的で登録したと推認される場合
  - 保護された商標・商号・地理的表示の権利者がドメイン名を登録することを妨害する目的で登録したと推認される場合

さらに、権利者が合理的条件での合意形成を申し入れているにもかかわらず、被申立人がこれに応じなかった場合。

4. 現状、ベトナムでは非アクティブなドメイン名への対応が不可能

係争ドメイン名の移転または取消しの判断基準の一つに、

「当該ドメイン名がIP法に違反する情報の掲載に使用されていること」
がある。

したがって、ドメイン名が非アクティブ（未使用）である場合、UDRP手続と異なり、いわゆる “passive holding”（受動的保有） は悪意の根拠として認められず、商標権者にとって不利な結果となり得る。

したがって、権利者は非アクティブなドメイン名を継続的に監視し、ドメイン名がアクティブ化した時点で速やかに執行措置を取る ことが推奨される。

5. ベトナムの民事訴訟における損害賠償請求

前述の訴状において、原告は被告に対し VND 500 million（約US$21,700）の損害賠償を命じるようベトナム裁判所に求めた。しかし、裁判所はこの損害賠償請求を認めず、代わりに原告が要した弁護士費用の支払いのみを被告に命じた。

実務上、ベトナムでは権利者が望む金額の損害賠償を獲得することは容易ではない。侵害者から損害賠償を得るためには、原告が以下を立証しなければならない。

侵害行為が原因でベトナムにおいて実際かつ直接的な損害が発生したこと
（例：財産的損失、収入または利益の減少、ビジネス機会の喪失、損害防止や損害回復のために要した合理的費用など）

損害賠償の根拠となる証拠は、

明確であること
証拠能力があること
侵害行為と損害との間に直接的因果関係が存在することを示すこと
が求められる。

しかしベトナムでは、損害が実際に侵害行為によって直接生じたものとは認められないとして、知的財産権者の損害賠償請求の大部分が却下されるのが現状である。

その結果、裁判所が侵害者に対し知的財産権者へ支払いを命じる賠償額は、非常に少額にとどまる傾向がある。

6. ベトナムにおける民事訴訟での弁護士費用の請求

Vietnam IP Law 第205.3条によれば、損害賠償とは別に、産業財産権者は、産業財産権を侵害した個人または組織に対し、

弁護士費用（attorney’s fee）として合理的な費用の支払いを裁判所に命じるよう請求する権利
を有する。

したがって、知的財産権侵害を理由とする民事事件において、申立人はベトナム裁判所に対し、弁護士費用の支払いを求める法的権利を持つ。

7. ベトナム知的財産研究所（“VIPRI”）による鑑定意見／専門家意見

知的財産権者は、被告が本当に自らの権利を侵害しているかどうかを完全には把握していなくても、侵害訴訟を提起することができる。原告に必要なのは、自身のIPRが侵害されているという確認である。

しかし、ベトナムにおいて知的財産権関連の問題は、依然として多くの執行官にとって新しく複雑な分野であり、権利保護に関する知識や取扱い経験も限られている。したがって、ベトナムで IPR 侵害の申立てを行う前には、VIPRIによる専門家意見（Expert witness / Expertise opinion）を取得することが強く推奨される。

VIPRIは Ministry of Science and Technology（科学技術省）下の組織であり、発明、意匠、半導体回路配置設計、営業秘密、商標、商号、地理的表示などの産業財産に関する侵害事案について専門家意見を提供する認定機関である。

申請者はVIPRIに対し、以下の事項を依頼できる。

(i) 産業財産権の保護範囲の確定

(ii) 類似性の評価

(iii) 侵害要素の認定

(iv) 損害額の算定

しかし現時点では、人員不足のため、VIPRIが提供している鑑定サービスは 発明、意匠、地理的表示、商標 に限定されており、不正競争、商号、著作権 に関する意見は提供されていない。

VIPRIの意見は、原告が提出する証拠としての役割を果たし、訴訟手続の中で裁判所によって審査される。

権利者に有利なVIPRI意見が得られた場合、これを Ministry of Science and Technology（MOST）Inspectorate、Market Surveillance Department（MSD）、税関（customs）などの執行機関へ提出することができる。その後、執行機関はこの（法的拘束力のない）意見に基づき、行政措置の実施を検討し、例えば行政摘発、罰金、侵害品の押収・廃棄など、権利者のIPRの保護に向けた措置を取ることができる。

裁判所も当然IP事件を審理する権限を有し、VIPRIの意見は、権利者有利の判断を導く上で非常に説得力のある証拠となり得る。

8. ベトナムの訴訟手続における「Bailiff’s Witness document」（証拠作成調書）

Bailiff’s Witness document は、インターネット上での産業財産権侵害の証拠を記録するために不可欠であり、裁判所で一般に受け入れられる。

Title of Evidence（証拠の標題） とも呼ばれるこの書類は、証拠を構成する事実を記録したものであり、裁判所に提出して当事者の主張を補強したり、取引が合法に行われたことを示したりするために用いられる。また、法的関係の証明として使用されることもある。

原則として、いかなる事実も Title of Evidence（または Bailiff’s Witness document）の対象となり得る。

By Nguyen Vu QUAN

Partner & IP Attorney

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