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상표법상 유명인 이름 보호: 우사인 볼트(Usain Bolt) 사건과 베트남 실무에서의 교훈

Posted by Ly Dinh
in 등록 상표

중국에서 우사인 세인트 레오 볼트(Usain Saint Leo Bolt, 이하 “우사인 볼트”)가 상표 출원 “” 에 대해 성공적으로 이의를 제기한 사건은, 중국 국가지식산권국(China National Intellectual Property Administration, 이하 “CNIPA”)이 비록 중국 내에서 상표 등록이 존재하지 않더라도 유명인의 성명권을 인지하고 보호할 수 있음을 보여주는 대표적인 사례입니다. CNIPA의 이번 결정은 외국의 정당한 브랜드 소유자들에게 주목할 만한 선례를 남겼습니다. 즉, 공식적인 상표 등록이 없어도 일정 수준 이상의 명성 및 성명과 정체성 간의 강한 연관성이 입증된다면 법적 보호를 받을 수 있다는 것입니다.

특히 CNIPA는 심사 범위를 단순히 “BOLT”라는 문자 요소에 국한하지 않고, 이의 대상 상표의 도형 요소도 종합적으로 고려했습니다. 해당 도형은 우사인 볼트의 상징적인 실루엣과 강한 유사성을 보였으며, 이는 CNIPA가 개인 이미지와 명성을 부당하게 이용하려는 “무임승차(free-riding)” 행위를 식별하는 데 있어 높은 감수성과 판단력을 갖추고 있음을 보여줍니다.

그러나 이러한 사례는 중요한 의문을 제기합니다. 만약 이 사건이 베트남에서 발생했다면, 그리고 현재 베트남의 상표 심사 실무가 여전히 “선출원주의(first-to-file)” 원칙에 강하게 치우쳐 있는 상황에서, 비등록 외국 권리자가 이와 유사한 결과를 얻을 수 있었을까요? 아니면 복잡하고 장기화된 다단계 법적 분쟁에 휘말려 예측 불가능한 결론에 직면했을까요?

KENFOX IP & Law Office는 우사인 볼트 사건에 대한 심층 분석과 함께 베트남의 현행 상표 심사 실무와의 비교 평가를 제공합니다. 본 분석은 진정한 브랜드 소유자들이 효과적인 상표 보호 전략을 수립하고, 역내에서 가장 빠르게 성장하고 역동적인 시장 중 하나인 베트남에서 불필요한 법적 리스크를 사전에 방지할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.

우사인 세인트 레오 볼트(Usain Saint Leo Bolt) 상표 이의 사건: 중국 국가지식산권국(CNIPA)의 진일보한 결정

우사인 세인트 레오 볼트(이하 “이의신청인”)는 자신의 성명권에 근거하여, Fujian Victoria Machinery Co., Ltd.(이하 “피신청인”)가 출원한 제12류 제43691032호 상표(이하 “이의대상상표”)에 대해 이의신청을 제기하였습니다. 이에 대한 심사 후, 중국 국가지식산권국 (China National Intellectual Property Administration, 이하 “CNIPA”)은 이의대상상표의 등록을 거절하는 결정을 내렸습니다.

CNIPA의 결정문에는 다음과 같이 명시되어 있습니다: “이의신청인이 제출한 증거에 따르면, 이의신청인은 남자 단거리 육상 종목에서 다수의 세계기록을 보유한 유명한 자메이카 출신 운동선수입니다. 올림픽 챔피언으로서 ‘Bolt’라는 이름은 이의대상상표 출원일 이전부터 이미 광범위하게 알려져 있었습니다. 중국 대중이 일반적으로 외국인을 성(姓)으로 지칭하는 관행을 고려할 때, 관련 중국 공중의 인식 속에서 ‘Bolt’라는 이름은 이의신청인과 고유하고 특수한 연관성을 형성하였다고 볼 수 있습니다. 피신청인은 이 점을 인지했어야 했습니다. 이의대상상표를 구성하는 문자 요소는 이의신청인 성명의 영어 부분인 ‘Bolt’와 완전히 동일합니다. 피신청인은 이의신청인의 허락 없이 해당 단어를 상표로 출원하였으며, 이는 부당한 이익을 취득하려는 명백한 의도를 가지고 이루어진 것입니다. 이로 인해 관련 공중이 해당 상표가 이의신청인과 특정한 관련성이 있다고 오인할 가능성이 매우 높으며, 이는 이의신청인의 성명권을 침해하는 결과를 초래할 수 있습니다.”

본 CNIPA의 결정은 유명인 개인 성명에 관련된 권리를 보호함에 있어 진일보하고 균형 잡힌 접근방식을 보여주는 사례입니다. 비록 우사인 세인트 레오 볼트가 중국 내에 사전 상표 등록을 보유하고 있지 않았음에도 불구하고, CNIPA는 그의 국제적 명성 및 ‘Bolt’라는 이름과 이의신청인 간의 강한 공중 연관성을 근거로 이의신청을 인용하였습니다.

CNIPA가 심사 과정에서 고려한 주요 요소는 다음과 같습니다:

  • 명성 및 공중 인식의 연관성: ‘Bolt’라는 이름은 중국 공중의 인식 속에서 우사인 세인트 레오 볼트와 강력하고 독특하며 광범위한 연관성을 형성하고 있었습니다.
  • 잠재적 피해: 이의대상상표의 등록은 소비자로 하여금 해당 상표가 이의신청인과 관련되어 있다고 오인하게 하여 이의신청인의 정당한 권리에 손해를 초래할 수 있었습니다.
  • 악의적 의도: 피신청인은 상업적 이익을 목적으로 우사인 세인트 레오 볼트의 명성과 평판을 부당하게 이용하려는 명백한 의도를 가지고 행동하였습니다.

특히 주목할 점은, CNIPA가 이의대상상표의 도형 요소까지 심사에 포함시켰다는 것입니다. 비록 이의대상상표의 도형 부분이 우사인 볼트의 상징적 실루엣인 “”과 외관상 다소 모호하거나 표면적 유사성만을 보였고, 해당 상표의 출원 상품류가 제12류 “carriages(차량류)”로서 우사인 볼트가 명성을 얻은 스포츠 산업과 명백히 무관한 분야임에도 불구하고, CNIPA는 해당 상표가 볼트의 개인 이미지를 모방하고 부당하게 이용한 행위에 해당한다고 단호하게 판시하였습니다.

이로써 CNIPA는 비록 분쟁 요소가 완전히 동일하지 않은 경우에도 지식재산권 보호에 있어 세밀하고 단호한 접근법을 적용하고 있음을 명확히 보여주었습니다.

베트남 상표 심사 관행과의 비교: 진정한 상표권자의 권리 보호에 대한 베트남의 재평가 필요성

우사인 세인트 레오 볼트(Usain Saint Leo Bolt) 사건에서 중국 국가지식산권국(CNIPA)이 내린 결정은 개인의 성명권과 이미지권 보호에 있어 국제 지식재산권 커뮤니티로부터 진일보한 조치로 널리 인정받고 있습니다. 그러나 베트남의 현재 상표 심사 실무, 특히 해당 상표나 이름이 아직 등록되지 않은 경우에 있어서는, 이와는 현저히 다른 모습을 보이고 있습니다. 이러한 현실은 진정한 상표권자, 특히 외국 기업들에게 상당한 도전 과제를 안겨주고 있습니다.

베트남 《지식재산법》 제74.2(g)조 및 제74.2(i)조는 “선출원주의(first-to-file)”와 “선사용주의(first-to-use)”라는 두 가지 기본 원칙 간의 균형을 목표로 하는 법적 틀을 마련하고 있음에도 불구하고, 실제로는 선사용권 보호 메커니즘이 거의 무력화된 상태입니다. 대부분의 선사용권 또는 국제적 명성에 기반한 이의신청 사건들은 통상적인 이유로 일관되게 기각되고 있습니다. 그 대표적인 근거로는 “베트남 내 광범위 사용 또는 명성에 대한 증거가 불충분하다”, “상표권은 속지주의 원칙에 따른다”, “외국 판결은 단순 참고 자료에 불과하며 구속력이 없다” 등이 있습니다.

이러한 경직되고 과도하게 형식주의적이며 증거 중심적인 접근 방식은 의도치 않게 진정한 상표권자들, 특히 외국 기업들을 심각한 불리한 위치에 놓이게 만들고 있습니다. 비록 심사관들이 상충되는 법리적 원칙 간의 균형을 고려할 수 있는 권한을 보유하고 있음에도 불구하고, 많은 경우 **“보다 안전한 선택”**으로 간주되는 선출원주의 원칙에만 엄격히 의존하고, 베트남 내 사용 증거가 압도적으로 강력하고 거의 완벽하지 않는 한, 선사용권에 근거한 모든 주장들을 일괄적으로 배척하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 베트남 내에서 아직 활발히 마케팅이나 프로모션이 이루어지지 않은 외국 상표들에 있어서는 현실적으로 충족하기 매우 어려운 기준입니다.

더욱 우려스러운 점은, 이러한 제도적 허점이 베트남 내 상표 선점(trademark squatting) 문제의 지속적 증가와 고도화를 부추기고 있다는 사실입니다. 악의적인 의도를 가진 일부 개인 및 단체들은 심사 시스템의 약점을 악용하여 실제 사업 활동이 전혀 없음에도 불구하고 국제적으로 유명한 상표에 대한 권리를 신속하게 선점하고 있습니다.

반면 우사인 볼트 사건에서 CNIPA는 단순히 “BOLT”라는 문자 요소에 국한되지 않고, 도형 요소, 신청인의 악의적 의도, 볼트의 글로벌 명성 등을 종합적으로 고려하는 전면적이고 총체적인 심사 접근법을 채택했습니다. 이는 부당한 상업적 이득을 목적으로 한 상표 등록을 방지하고 정당한 권리를 보호하는 데 중점을 둔, 실질적이고 진보적인 심사 방식임을 보여줍니다.

이제 베트남도 변화가 필요합니다. 법 해석 및 적용 방식에 대한 시의적절한 조정이 이루어지지 않는다면, 외국 기업들은 앞으로도 정당한 권리 보호를 위해 험난한 싸움을 계속해야 할 뿐만 아니라, 베트남의 전반적인 투자 및 비즈니스 환경 또한 장기화되고 비용 부담이 크며, 공정성을 상실할 수 있는 상표 분쟁의 급증으로 인해 심각한 손상을 입게 될 것입니다.

최종 의견

우사인 세인트 레오 볼트 사건은 지식재산권 당국이 명성 및 악의적 의도에 대한 충분한 증거가 존재하는 경우, 경직된 선출원주의 원칙의 틀을 넘어 법률 규정을 유연하게 적용하여 개인 및 기업의 정당한 권리를 보호할 수 있으며, 또 그래야 한다는 사실을 명확히 보여주는 사례입니다. 베트남 지식재산국(IPVN)은 이번 CNIPA의 사례에서 중요한 교훈을 얻어, 베트남 내 상표 심사의 품질을 향상시킬 수 있을 것입니다.

IPVN은 보다 유연하고 실질적인 접근법을 채택하여, 국제적 명성, 고의적 침해행위, 혼동의 위험성과 같은 요소들을 종합적으로 고려해야 하며, 베트남 내 사용 증거의 양적·형식적 기준에만 집착하는 기존 관행에서 벗어나야 합니다.

진정한 브랜드 소유자의 명성과 상표권을 보호하는 일은 단순한 법적 의무에 그치지 않습니다.
이는 또한 한 국가의 지식재산권 시스템이 얼마나 투명하고 신뢰할 수 있는지를 가늠하는 중요한 척도입니다.

QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney

PHAN, Do Thi | Special Counsel

HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney

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