Liệu có sự nhầm lẫn trong kết luận giám định của Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ?

Bối cảnh:

Chủ nhãn hiệu, Công ty TNHH HOA SEN Việt Nam (“Công ty HOA SEN”), là một công ty hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thiết kế mỹ thuật, quảng cáo và truyền thông.

Năm 2013, Công ty HOA SEN lấy thành phần chính “HOA SEN” trong tên doanh nghiệp của mình kết hợp với một số yếu tố khác để đăng ký nhãn hiệu tại Cục SHTT cho 04 nhóm dịch vụ gồm:

Nhãn hiệu: HOA SEN, hình

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán hàng.

Nhóm 40: Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình; nhiếp ảnh; tổ chức sự kiện văn hoá, nghệ thuật, thể thao

Nhóm 41: Dịch vụ in ấn.

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế sản phẩm in

Năm 2017, Công ty HOA SEN phát hiện nhà phân phối/đại lý bán hàng của họ là Công ty TNHH IDEA Việt Nam (“Công ty IDEA”) sử dụng logo có chứa chữ “HOA SEN” để gắn lên các website, Facebook, bản báo giá, name card, tài liệu quảng cáo để chào bán các sản phẩm “lịch in”.

Để có cơ sở yêu cầu cơ quan thực thi tiến hành xử lý vụ việc, Công ty HOA SEN đã gửi đơn giám định tới Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ (“VIPRI”) đề nghị cơ quan này cho ý kiến về việc: Liệu việc sử dụng dấu hiệu “HOA SEN, hình” trên phương tiện kinh doanh để giới thiệu, bán, chào bán, quảng cáo để bán sản phẩm lịch in có phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với dịch vụ “quảng cáo, giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán hàng” thuộc Nhóm 35 hay không?

VIPRI, sau khi xem xét đơn yêu cầu giám định, kết luận rằng: Mặc dù dấu hiệu “HOA SEN, hình” sử dụng bởi Công ty IDEA trùng lặp với nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty HOA SEN, nhưng sản phẩm “lịch in” được coi là khác biệt các dịch vụ được bảo hộ về bản chất, chức năng và đối tượng khách hàng. Cụ thể, lịch là sản phẩm dạng giấy in nhằm mục đích xác định thời gian, lập kế hoạch… và có thể được sử dụng bởi bất kỳ đối tượng người tiêu dùng nào, trong khi đó, các dịch vụ được bảo hộ là dịch vụ quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông khác nhau phục vụ mục đích bán hàng và đối tượng sử dụng chủ yếu là doanh nghiệp/cá nhân có hoạt động kinh doanh. Do đó, Viện KHSHTT kết luận rằng: Không đủ cơ sở để khẳng định dấu hiệu “HOA SEN, hình” sử dụng bởi Công ty IDEA là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty HOA SEN.

Liệu VIPRI có giải thích/diễn giải chưa thỏa đáng về phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu?

Xung đột quan điểm là hoàn toàn có thể xảy ra. Ranh giới giữa đúng – sai trong trường hợp này phụ thuộc nhiều vào quan điểm chủ quan của mỗi bên. Cùng một vấn đề, nhưng có thể có nhiều cách nhìn nhận, đánh giá khác nhau.

Theo Điều 11, Nghị định 105/2006, sửa đổi năm 2009, để xác định yếu tố xâm phạm, cần phải xem xét “phạm vi bảo hộ nhãn hiệu”. Phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu được xác định dựa trên (i) mẫu nhãn hiệu và (ii) danh mục hàng hóa/dịch vụ được xác định tại Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Nhãn hiệu “HOA SEN, hình” được bảo hộ cho các dịch vụ thuộc Nhóm 35, trong đó có dịch vụ “giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán hàng”. Có thể thấy, dịch vụ được đăng ký ở đây rất rộng, và có tính bao quát. Theo đó, phạm vi bảo hộ nhãn hiệu này phải được hiểu rằng nó bao gồm các loại “sản phẩm” trong đời sống con người, mà không bó hẹp trong bất kỳ một sản phẩm cụ thể nào. “Lịch” là một loại sản phẩm cụ thể, được sản xuất ra để bán cho công chúng, chứ không phải là cá nhân hay doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh như cách giải thích của VIPRI.

Vì danh mục dịch vụ đã được bảo hộ là “giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán hàng”, nên sản phẩm “lịch” hoàn toàn rơi vào phạm vi của “giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán hàng” đã được bảo hộ.

Theo luật, nhãn hiệu phải được bảo hộ như nó đã được cấp Văn bằng bảo hộ. Dịch vụ “giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán hàng” có tính bao quát và bao trùm phạm vi rất rộng, Công ty HOA SEN không đăng ký dịch vụ giới thiệu này cho một sản phẩm cụ thể nào và như vậy, có thể hiểu rằng, dịch vụ “giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán hàng” có phạm vi bảo hộ rộng (không bị bó hẹp), chủ nhãn hiệu có thể thực hiện việc giới thiệu bất kỳ “sản phẩm” nào để bán hàng. “Lịch” là một loại sản phẩm được sản xuất ra, cung cấp, bán cho người dùng, nên hoàn toàn có thể được “giới thiệu” trên các phương tiện truyền thông để bán sản phẩm này. Nói cách khác, sản phẩm “lịch” hoàn toàn thuộc phạm vi của dịch vụ “giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán hàng”.

Việc kết luận sản phẩm “lịch” không thuộc phạm vi của dịch vụ “giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán hàng” đã tước đi quyền nhãn hiệu của chủ nhãn hiệu hay làm thu hẹp phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu. Câu hỏi đặt ra là, với dịch vụ “giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán hàng” theo GCN ĐKNH số 250889, Công ty HOA SEN có quyền được “giới thiệu sản phẩm lịch trên các phương tiện truyền thông để bán” hay không?

Do tính bao trùm của dịch vụ đã đăng ký và được bảo hộ (không giới hạn vào bất kỳ sản phẩm nào), với dịch vụ “giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán hàng”, Công ty HOA SEN có quyền được giới thiệu sản phẩm “lịch” hay các sản phẩm khác trên các phương tiện truyền thông để bán đúng như tính chất, phạm vi của dịch vụ đã đăng ký.

Liệu VIPRI có nhầm lẫn về yêu cầu giám định?

Công ty HOA SEN yêu cầu VIPRI giám định dịch vụ “giới thiệu, chào bán, quảng cáo” sản phẩm lịch in trên phương tiện kinh doanh của Công ty IDEA so với dịch vụ được bảo hộ là “giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán hàng”, chứ họ không yêu cầu cơ quan này giám định sản phẩm cụ thể của bên vi phạm. Hành vi do Công ty IDEA thực hiện ở đây là “giới thiệu, chào bán, quảng cáo sản phẩm lịch in”, chứ không phải là sản xuất ra lịch in. Có thể thấy rằng dịch vụ “giới thiệu, chào bán, quảng cáo sản phẩm lịch in” nằm trong và/hoặc rơi vào phạm vi của dịch vụ “giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán hàng”.

Yêu cầu giám định

Giải thích kết luận giám định của Viện KHSHTT

Quan điểm từ Công ty HOA SEN

Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán hàng” với dịch vụ “giới thiệu, chào bán, quảng cáo” sản phẩm lịch in”

Giải thích: Sản phẩm bị xem xét “lịch in” được coi là khác biệt với các dịch vụ được bảo hộ về bản chất, chức năng lẫn đối tượng khách hàng…

Công ty HOA SEN không yêu cầu giám định sản phẩm “lịch in”. Việc VIPRI so sánh “SẢN PHẨM LỊCH IN” trong kết luận giám định là không phù hợp về đối tượng được yêu cầu giám định. Công ty HOA SEN không đưa sản phẩm lịch in đến VIPRI để giám định, mà chỉ yêu cầu giám định xem “dịch vụ giới thiệu, chào bán, quảng cáo” sản phẩm lịch in” mà Công ty IDEA đang cung cấp có rơi vào phạm vi của dịch vụ “giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán hàng” mang nhãn hiệu “HOA SEN, hình” của Công ty HOA SEN hay không?

Bên nghi ngờ vi phạm, Công ty IDEA thực hiện cùng 1 dịch vụ như Công ty HOA SEN (đều là: dịch vụ giới thiệu, quảng cáo, chào bán) và sản phẩm cụ thể “lịch in” được giới thiệu, quảng cáo, chào bán rơi vào phạm vi của “sản phẩm” nói chung được giới thiệu, quảng cáo, chào bán đang được bảo hộ cho Công ty HOA SEN.

Có thể làm gì đối với kết luận giám định của VIPRI?

Công ty HOA SEN có thể yêu cầu VIPRI thực hiện thủ tục giám định lại. Để làm được điều này, cần phải đệ trình các lập luận, phân tích nhằm chỉ ra các đánh giá không hợp lý trong bản kết luận giám định của VIPRI. Nếu thấy các lập luận của bên yêu cầu giám định lại phù hợp, VIPRI hoàn toàn có thể thay đổi kết luận giám định trước đó và ban hành một kết luận mới. KENFOX IP & Law Office đã giúp nhiều chủ nhãn hiệu đảo ngược kết luận giám định bất lợi của VIPRI.

Những điều cần lưu ý

1. Làm rõ các sản phẩm/dịch vụ trong Nhóm 35 thì tốt hơn trong việc chống xâm phạm nhãn hiệu tại Việt Nam

Cần làm rõ các sản phẩm cụ thể trong Nhóm 35 khi đăng ký nhãn hiệu liên quan tới dịch vụ “giới thiệu, quảng cáo, bán hoặc mua nhiều loại hàng hóa”. Mặc dù các dịch vụ này thường được xem là có phạm vi rộng, nhưng VIPRI lại có xu hướng tập trung vào các “sản phẩm cụ thể” trong quá trình đánh giá/giám định. Do đó, việc không chỉ rõ sản phẩm/dịch vụ cụ thể có thể dẫn đến kết luận giám định không thuận lợi khi so sánh với một sản phẩm mang dấu hiệu nghi ngờ xâm phạm được quảng cáo, giới thiệu hoặc chào bán trên các phương tiện kinh doanh.

Nếu “hàng hóa” trong dịch vụ giới thiệu, quảng cáo, mua bán trong Nhóm 35 không chỉ rõ bất kỳ hàng hóa cụ thể nào, thì VIPRI sẽ cho rằng hàng hóa đó sẽ không thuộc vào bất bỳ hàng hóa cụ thể nào. Vì vậy, nếu bên thứ ba sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ để “giới thiệu, quảng cáo, mua bán hàng hóa”, thì hàng hóa cụ thể được giới thiệu, quảng cáo, bán bởi bên bị xâm phạm sẽ bị coi là không thuộc phạm vi của dịch vụ thuộc Nhóm 35. Về cơ bản, việc giới thiệu, quảng cáo và bán một sản phẩm cụ thể của bên bị xâm phạm sẽ được coi là khác với việc giới thiệu, quảng cáo và bán hàng hóa nói chung được bảo hộ bởi nhãn hiệu đã đăng ký.

Do đó, việc cung cấp thông tin chi tiết về hàng hóa cụ thể trong Nhóm 35 là điều cần thiết khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

2. Bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam: Khi sự cụ thể quan trọng hơn tính bao quát

Khi một nhãn hiệu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu đó được xác định theo mẫu nhãn hiệu và danh mục sản phẩm, dịch vụ nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu. Điều này có nghĩa là nhãn hiệu chỉ được bảo hộ liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ được liệt kê rõ ràng trong đơn đăng ký nhãn hiệu.

Nếu bạn đăng ký nhãn hiệu cho một dịch vụ hoặc sản phẩm cụ thể, chẳng hạn như “Deein” cho dịch vụ “bất động sản”, nhãn hiệu của bạn sẽ chỉ được bảo hộ cho các dịch vụ bất động sản. Điều này có nghĩa là nếu bên thứ ba sử dụng nhãn hiệu “Deein” của bạn cho cùng một dịch vụ bất động sản, thì bạn có thể khởi kiện họ vì hành vi sử dụng trái phép. Nhưng nếu họ sử dụng nhãn hiệu “Deein” cho các dịch vụ khác như “nhà hàng, quán cà phê, in ấn, thẩm mỹ, bệnh viện”, thì họ sẽ không xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “Deein” đã đăng ký cho dịch vụ “bất động sản” của bạn.

Công ty HOA SEN cho rằng các dịch vụ thuộc Nhóm 35 mà họ đăng ký kèm theo nhãn hiệu là “giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán hàng” có phạm vi bảo hộ không hạn chế cho phép giới thiệu và bán bất kỳ “sản phẩm” nào. Vì “lịch” là sản phẩm do Công ty HOA SEN sản xuất, cung cấp và bán, nên nó hoàn toàn có thể được “giới thiệu/bán” trên các phương tiện truyền thông dưới dịch vụ “giới thiệu hàng hóa trên các phương tiện truyền thông để bán hàng”. Vì vậy, Công ty HOA SEN cho rằng không cần thiết phải đăng ký sản phẩm “lịch in” hay ghi rõ loại sản phẩm cho dịch vụ “giới thiệu hàng hóa trên các phương tiện truyền thông để bán hàng” vào Nhóm 35. Việc liệt kê một dịch vụ như vậy sẽ giúp cho phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu được mở rộng nhất.

Việc Công ty HOA SEN không xác định hoặc liệt kê sản phẩm “lịch in” trong dịch vụ “giới thiệu hàng hóa trên các phương tiện truyền thông để bán hàng là lịch in” thuộc Nhóm 35 chính là lý do khiến VIPRI cho rằng không có đủ cơ sở để xác định hành vi vi phạm, mặc dù các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam có thể đưa ra một kết luận khác.

3. Phán quyết của VIPRI không phải là phía cuối con đường

Trong một số vụ việc mà KENFOX IP & Law Office đã xử lý, có vụ việc VIPRI kết luận không xâm phạm nhưng Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ vẫn tiến hành xử lý vi phạm và ra kết luận ngược lại với VIPRI. Điều này cho thấy rằng, quan điểm về vấn đề sở hữu trí tuệ của 2 cơ quan nhà nước có thể trái ngược nhau. Cũng tương tự, có vụ việc, khi yêu cầu giám định, VIPRI kết luận là xâm phạm, nhưng Cục SHTT lại cho ý kiến chuyên môn rằng không có hành vi xâm phạm xảy ra.

4. Tầm quan trọng của việc xác định chính xác sản phẩm/dịch vụ trong đơn đăng ký nhãn hiệu

Để đảm bảo nhãn hiệu của bạn được bảo hộ tối đa và tránh bị bên thứ ba xâm phạm, điều quan trọng là phải xác định chính xác sản phẩm/dịch vụ trong đơn đăng ký nhãn hiệu. Mặc dù một số chủ sở hữu nhãn hiệu muốn đăng ký sản phẩm/dịch vụ một cách chung chung hơn là phải để cập đến sản phẩm/dịch vụ cụ thể nhưng điều này có thể là con dao hai lưỡi. Do đó, điều cần thiết là xác định chính xác và rõ ràng bản chất của hàng hóa/dịch vụ và liệt kê chúng trong đơn đăng ký nhãn hiệu của bạn để thiết lập ranh giới rõ ràng cho việc bảo hộ nhãn hiệu của bạn.

Nếu bạn muốn ngăn chặn hiệu quả các hành vi xâm phạm từ bên thứ ba, điều quan trọng là bạn phải hiểu biết toàn diện về luật sở hữu trí tuệ, nếu không rất khó để nhãn hiệu của bạn có thể bảo hộ ở mức tối đa. Để tránh những các sai sót như vậy và đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn phát triển đúng hướng, hãy liên hệ với KENFOX IP & Law Office để khám phá cách chúng tôi có thể hỗ trợ bạn.

Xem thêm: