덴마크와 미국에서 제기된 한 켤레의 신발을 둘러싼 두 건의 소송: 저작권법상 기능적 제품을 가장 효과적으로 보호하는 전략은 무엇인가?

“스칸디 쿨(Scandi cool)” 운동을 통해 명성을 얻은 덴마크 패션 브랜드 Ganni A/S와 트렌드 중심의 비즈니스 모델로 잘 알려진 미국 신발 기업 Steve Madden, Ltd. 간의 법적 분쟁은 2024~2025년 패션 디자인 분야에서 가장 중요한 분쟁 중 하나로 부상하였다.

Ganni의 “Buckle Ballerina” 슈즈와 Steve Madden의 “Grand Ave” 모델을 둘러싼 이번 분쟁은 단순히 두 제품 간의 유사성 문제를 넘어선다. 오히려 이는 기능적 제품(functional products)에 대한 저작권 보호의 범위를 검토하는 중요한 시험대가 되었으며, 특히 세계에서 가장 영향력 있는 두 법체계인 유럽연합(EU)과 미국 내에서 병행 소송이 진행되었다는 점에서 더욱 의미가 크다.

덴마크에서는 법원이 해당 신발 디자인을 **응용미술저작물(work of applied art)**로 인정하면서 Ganni가 압도적인 승리를 거둔 반면, 미국에서는 본안 판단이 내려지기 전에 Ganni가 청구를 철회하면서 분쟁이 조용히 종결되었다. 이러한 결과의 차이는 하나의 핵심적인 질문을 제기한다.

왜 동일한 디자인이 두 법체계에서 본질적으로 다른 법적 결과를 초래했는가?

KENFOX IP & Law Office는 본 글에서 이 분쟁을 분석하며, 저작권법상 유럽연합의 독창성(originality) 기준과 미국의 유용한 물품 원칙(useful article doctrine) 사이의 근본적인 차이에 초점을 맞춘다.

따라서 Madden v. Ganni 사건은 이른바 **“대서양 횡단 저작권 전쟁(transatlantic copyright battle)”**의 대표적인 사례로 볼 수 있다. 이 사건은 두 법체계가 예술적 가치와 실용적 기능을 동시에 지닌 제품에 구현된 미적 창작성을 어떻게 개념화하고, 또한 어떻게 보호하는지를 보여주는 중요한 사례이다.

I. 배경

1. 분쟁 당사자

Ganni A/S는 2000년 Frans Truelsen에 의해 덴마크 코펜하겐에서 설립된 패션 기업으로, 처음에는 캐시미어 브랜드로 출발하였다. 2009년 Nicolaj Reffstrup이 회사를 인수하여 최고경영자(CEO)를 맡았고, Ditte Reffstrup은 크리에이티브 디렉터(Creative Director)로 취임하였다. 이들의 리더십 아래 Ganni는 패스트 패션(fast fashion)과 오트 쿠튀르(haute couture) 사이의 영역을 차지하는 현대적인 기성복(ready-to-wear) 패션 브랜드로 재정립되었다. 이후 Ganni는 매출과 글로벌 시장 점유율 측면에서 상당한 성장을 이루었으며, 유럽과 미국 전역에 수십 개의 매장을 설립하고 광범위한 국제 유통 네트워크를 구축하였다.

Ganni는 오늘날 “스칸디 쿨(Scandi cool)” 운동을 대표하는 브랜드 중 하나로 널리 평가받고 있다. 이는 엄격한 미니멀리즘에서 벗어나 젊고 생동감 있는 미학을 추구하는 새로운 세대의 북유럽 패션으로, 여성스러움(femininity), 자유로운 감성(irreverence), 그리고 일상에서의 착용 가능성(everyday wearability)을 결합한 것이 특징이다.

이 브랜드는 소셜미디어와 패션 인플루언서 사이에서 상당한 영향력을 확보하였으며, Bella Hadid, Miley Cyrus, Emma Chamberlain 등 유명 인사들이 착용한 바 있다. 현재 Ganni는 코펜하겐에 여러 플래그십 스토어를 운영하고 있으며, 미국 전역에서도 25개 이상의 매장을 운영하고 있다.

Steve Madden, Ltd.는 디자이너 Steve Madden이 약 1,100달러의 초기 투자금으로 1990년에 설립한 미국의 신발 및 패션 액세서리 기업이다. 이 회사는 뉴욕 퀸즈(Queens)에서 소규모 사업으로 시작하였으며, Madden은 플랫폼 슈즈(platform shoes)를 직접 디자인하여 맨해튼의 소매점에 판매하였다. 이러한 작은 출발에서 시작하여 Steve Madden은 미국을 대표하는 신발 브랜드 중 하나로 성장하였으며, 트렌드를 반영한 디자인과 변화하는 패션 흐름에 대한 빠른 대응력으로 인정받고 있다.

회사는 1990년 뉴욕에서 설립되었고, 이후 1998년 델라웨어 법인으로 재설립되었다. 1993년부터 Nasdaq에 상장되어 거래되고 있으며, 현재 본사는 뉴욕 롱아일랜드시티(Long Island City)에 위치하고 있다.

오늘날 Steve Madden은 전 세계적으로 수백 개의 소매 매장을 운영하고 있으며, Dolce Vita, Betsey Johnson, Blondo, BB Dakota 등을 포함한 다양한 브랜드 포트폴리오와 다수의 라이선스 브랜드를 관리하고 있다.

Steve Madden은 미국을 대표하는 트렌드 중심(trend-driven) 신발 기업 중 하나로 널리 알려져 있다. 회사의 비즈니스 모델은 새롭게 등장하는 패션 트렌드를 신속하게 발견하고, 이에 적응하며, 이를 대량 시장용 제품으로 빠르게 상업화하는 능력에 기반하고 있다. Steve Madden은 자체 운영 소매점, 미국 내 주요 백화점 파트너, 그리고 국제 유통 채널을 통해 트렌드에서 영감을 받은 디자인을 대중 시장에 공급하고 있다.

2. 분쟁 대상 신발 디자인

“Buckle Ballerina”는 뾰족한 앞코(pointed toe)를 가진 발레 플랫슈즈(ballet flat)로, 슬링백(slingback) 구조와 낮은 굽(low heel)을 특징으로 한다. 밑창은 비교적 두껍고 각진 형태(chunky, squared-off profile)를 채택하여, 독특하면서도 다소 거친 느낌의 외관을 형성한다.

갑피 부분에는 두 개의 넓은 스트랩이 가로질러 배치되어 있으며, 각 스트랩은 메탈 버클과 아일릿(eyelet)으로 고정되어 펑크(punk) 스타일에서 영감을 받은 미학적 요소를 구현한다. 해당 디자인은 광택 가죽(glossy leather) 소재와 다양한 색상으로 제공되었다.

덴마크 법원은 해당 모델의 상당한 상업적 성공을 인정하였으며, 덴마크 내에서만 1,300만 덴마크 크로네(DKK)를 초과하는 판매액을 기록하였고, 광범위한 언론 노출과 시장 내 높은 인지도를 확보하였다는 점을 주목하였다.

전체적인 디자인 구성(composition)을 기준으로 볼 때, 해당 모델들은 Ganni의 **“Buckle Ballerina”**가 가진 전체적인 미적 조합을 상당 부분 재현하고 있다. 구체적으로, 뾰족한 앞코, 슬링백 스트랩, 낮은 굽, 금속 버클과 아일릿으로 고정된 갑피 부분의 두 개의 넓은 스트랩, 광택 가죽 소재, 그리고 유사한 색상 조합을 공통적으로 포함하고 있다.

“Grand Ave”는 덴마크를 포함한 유럽 시장에서 판매되었으며, “GRAYA” 와 “SANDRIA” 는 미국 시장에서 제공된 대응 모델이었다.

이에 대해 Steve Madden은 해당 디자인들이 Ganni의 “Buckle Ballerina”를 모방한 것이 아니라, 당시 시장에서 형성된 일반적인 패션 트렌드를 반영한 것이라고 주장하였다.

그림 1. Ganni의 “Buckle Ballerina” 슈즈(왼쪽)와 Steve Madden의 “Grand Ave” 슈즈(오른쪽)

3. C. 첫 번째 소송: Ganni A/S 대 Steve Madden, Ltd. (덴마크)

2023년, Ganni는 유럽연합(EU)에서 자사의 “Buckle Ballerina” 신발 디자인에 대해 **등록공동체디자인(Registered Community Design, RCD)**을 취득하였다. 동시에 Ganni는 Steve Madden, Ltd.를 상대로 **덴마크 해사·상사고등법원(Danish Maritime and Commercial High Court)**에 소를 제기하며 다음과 같은 청구를 하였다.

“Buckle Ballerina” 신발이 응용미술저작물(work of applied art)로서 저작권 보호 대상임을 확인하는 선언;
Steve Madden의 “Grand Ave”가 Ganni의 저작권을 침해하고 덴마크 마케팅 관행법(Danish Marketing Practices Act)을 위반하였다는 확인;
Steve Madden, Ltd.가 덴마크에서 “Grand Ave” 신발을 제조, 판매, 수입, 수출 또는 기타 방식으로 상업화하는 것을 금지하는 영구적 금지명령(permanent injunction).

덴마크 법원의 판결 (2024년, 2025년 항소심 확정)

2024년 8월, 덴마크 해사·상사고등법원은 Ganni의 청구를 받아들여 Ganni 승소 판결을 내렸다. 이후 2025년 3월, **동부 덴마크 고등법원(High Court of Eastern Denmark)**은 항소심에서 원심 판결을 유지하며 다음과 같은 점을 확인하였다.

[i] “Buckle Ballerina”는 응용미술저작물(work of applied art)에 해당함

덴마크 법원은 유럽연합 사법재판소(CJEU)의 판례, 특히 Infopaq 및 Cofemel 사건에서 확립된 기준에 따라 “저작자의 독자적 지적 창작(author’s own intellectual creation)” 기준을 적용하였다.

법원은 뾰족한 앞코, 스트랩, 버클, 밑창 등 개별적인 디자인 요소 자체는 새롭다고 볼 수 없다고 보았다. 그러나 이러한 요소들이 특정한 방식으로 결합됨으로써 기존에 존재하지 않았던 **전체적인 외관(overall appearance)**을 형성하였고, 이는 디자이너의 자유롭고 창의적인 선택을 반영한다고 판단하였다.

특히 법원은 부드럽고 여성적인 발레 플랫슈즈의 실루엣과 두꺼운 밑창, 넓은 스트랩, 금속 버클을 결합한 독특한 대비에 주목하였다. 이러한 조합은 펑크(punk) 스타일에서 영감을 받은 현대적이고 차별화된 미적 표현을 형성한다고 보았다.

[ii] “Grand Ave”는 허용되지 않는 실질적 유사 복제(impermissibly close copy)에 해당함

법원은 두 디자인이 만들어내는 **전체적인 시각적 인상(overall visual impression)**을 비교하였다. 비교 대상이 된 주요 요소는 다음과 같다.

뾰족한 앞코 형태(pointed-toe silhouette);
슬링백 구조(slingback construction);
두꺼운 밑창(chunky sole);
발등 부분을 가로지르는 두 개의 넓은 스트랩(two wide straps across the vamp);
금속 버클과 아일릿(metal buckles and eyelets);
광택 가죽 마감(glossy leather finish);
유사한 색상 조합(comparable color combinations).

법원은 이러한 요소들의 대부분이 기술적 기능(technical function)을 수행하는 것이 아니라, 순수하게 미적 선택(aesthetic design choices)에 해당한다고 판단하였다.

따라서 일부 세부 요소의 배치 방식이나 비율에 존재하는 사소한 차이는 두 신발 디자인 사이에 형성된 전체적인 실질적 유사성(substantial similarity) 을 부정하기에 충분하지 않다고 보았다.

[iii] 저작권법과 마케팅법의 결합 적용 (Combined application of copyright law and marketing law)

법원은 저작권 침해를 인정한 것뿐만 아니라, “Grand Ave”가 덴마크 마케팅 관행법(Danish Marketing Practices Act)을 위반하였다고 판단하였다.

그 이유로 법원은 Steve Madden이 Ganni의 디자인을 지나치게 밀접하게 따름으로써, 독자적인 창작적 기여 없이 Buckle Ballerina의 상업적 매력과 시장 인지도(commercial appeal and market recognition)를 이용하여 부당한 경쟁 우위를 확보하였다고 보았다.

4. D. 두 번째 소송: Steve Madden, Ltd. 대 Ganni A/S (미국)

덴마크에서 패소에 직면한 Steve Madden은 Ganni A/S를 상대로 소송을 제기하며 미국에서 새로운 법적 전선을 열었다.

뉴욕 동부 연방지방법원에 제기된 소송: Steve Madden, Ltd. v. Ganni A/S, No. 1:24-cv-04946-BMC

2024년 7월, Steve Madden은 **미국 뉴욕 동부 연방지방법원(United States District Court for the Eastern District of New York)**에 소를 제기하고 배심 재판(jury trial)을 요구하였다.

소장에서 Steve Madden은 다음을 포함한 구제조치를 청구하였다.

(i) 확인판결(declaratory judgment): “Grand Ave”의 미국 시장 대응 모델인 “GRAYA” 및 “SANDRIA” 신발 디자인이 Ganni가 주장하는 저작권, 특허권, 트레이드 드레스(trade dress) 또는 부정경쟁권을 침해하지 않는다는 확인판결;

(ii) 영업관계 방해(tortious interference with business relations) 및 명예훼손(libel)에 따른 손해배상: Ganni가 소매업체 및 온라인 플랫폼(예: Nordstrom, Dillard’s, ASOS, Zalando)에 Steve Madden 제품의 판매 중단을 요구하는 **판매중지 요구서(cease-and-desist letters)**를 발송하였다고 주장하며 이에 대한 손해배상을 청구;

(iii) Steve Madden이 “경쟁을 억제(stifling competition)”하기 위한 행위라고 표현한 행위에 대해 Ganni가 관여하는 것을 금지하는 영구적 금지명령(permanent injunction).

Steve Madden의 주장 (Steve Madden’s Arguments)

Steve Madden은 소장 및 이후 제출한 수정 소장(Amended Complaint)에서 이 분쟁에 대해 상당히 다른 관점의 주장을 제시하였다. 주요 주장은 다음과 같다.

시장 현실의 관점에서(As a matter of market reality):
Steve Madden은 발레 플랫슈즈(ballet flats), 슬링백 디자인(slingback designs), 넓은 스트랩(wide straps), 금속 버클(metal buckles), 아일릿(eyelets), 광택 가죽 마감(glossy leather finishes)은 신발 산업에서 흔히 사용되는 요소라고 주장하였다. 이를 뒷받침하기 위해 미국 시장에서 판매되고 있는 약 100개의 유사한 신발 디자인을 제시하며, 이미 패션 산업 전반에서 보편화된 스타일에 대해 Ganni A/S가 독점권을 주장할 수 없다고 주장하였다.
미국 지식재산권의 관점에서(As a matter of U.S. intellectual property rights):
Steve Madden은 Ganni가 “Buckle Ballerina” 또는 “Two-Strap” 신발 디자인과 관련하여 미국 내에서 저작권 등록, 디자인 특허, 상표권 또는 트레이드 드레스 보호를 보유하고 있지 않다고 주장하였다. 따라서 Ganni가 “전 세계적인 저작권 및 디자인 권리(worldwide copyright and design rights)”를 주장하며 Steve Madden의 고객들에게 법적 조치를 경고한 판매중지 요구서는 미국 법이 인정하는 권리의 범위를 초과한 것이라고 주장하였다.

미국에서의 Ganni의 대응: 전략적 후퇴와 지식재산권 주장 포기

2024년 11월, Ganni는 여러 적극적 항변(affirmative defenses)과 함께 답변서(Answer)를 제출하였다.

그러나 동시에 두 가지 중요한 절차적 조치를 취하였다.

(i) Ganni는 미국 법원에서 해당 디자인과 관련하여 **“미국 내 저작권, 상표권, 트레이드 드레스 또는 특허권을 보유하거나 통제하고 있지 않다(does not own or control any U.S. copyright, trademark, trade dress, or patent rights)”**는 점을 인정하였다.

(ii) Ganni는 **소송 제기 금지 약정(Covenant Not to Sue)**을 작성하여 제출하였으며, 해당 권리를 근거로 Steve Madden, Ltd. 또는 그 고객들을 상대로 미국 내에서 어떠한 지식재산권 청구도 제기하지 않겠다는 취소 불가능한 약속을 하였다.

결과 (Outcome)

비침해 확인 청구(declaratory relief of non-infringement)는 사실상 쟁점이 소멸(moot)되었다. 이는 Ganni가 해당 침해 주장의 근거가 될 수 있는 집행 가능한 미국 내 지식재산권을 보유하고 있지 않다는 점을 공식적으로 인정하였기 때문이다.
소송의 초점은 Steve Madden이 제기한 영업관계 방해(tortious interference) 및 명예훼손(libel) 청구로 이동하였다. 즉, 해당 청구는 부정경쟁(unfair competition) 및 불법행위법(tort law)에 기반한 것으로, 분쟁이 최종적으로는 법정 밖 합의(out-of-court settlement)를 통해 해결될 가능성이 제기되었다.
신발 디자인의 저작권 보호와 관련하여, 미국 법원은 본안 판단(merits)에 도달할 기회도 필요성도 갖지 못하였다. 그 결과, 해당 사건은 디자인의 저작권 보호 가능성(copyrightability) 또는 주장된 **저작권 침해 여부(alleged infringement)**에 관한 실체적 사법 판단을 남기지 않은 채, 절차적 사유(procedural grounds)로 종결되었다.

II. E. 유럽연합과 미국: 패션 디자인의 저작권 보호에 관한 두 개의 법체계, 두 가지 상이한 접근 방식

Ganni가 덴마크에서는 결정적인 승리를 거둔 반면, 미국에서는 전략적 철수를 선택한 이유를 설명하기 위해서는, 두 관할권에서 독창성(originality) 및 **기능적 제품(functional products)**을 규율하는 서로 다른 법적 체계를 검토할 필요가 있다.

1. EU: “저작물(Works)”에 대한 통일적 기준과 패션에 대한 개방적 접근 방식

(a) EU의 독창성 기준

EU의 독창성 기준 (The EU Standard of Originality)

유럽연합 사법재판소(CJEU)의 판례, 특히 Infopaq, Painer, Levola 사건에서 확립된 법리에 따르면, 어떤 대상이 “저작물(work)”로 인정되기 위해서는 다음 두 가지 요건을 충족해야 한다.

(i) 독창성 (Originality)

해당 대상은 **저작자 자신의 지적 창작(author’s own intellectual creation, AOIC)**을 구성해야 한다. 이를 위해서는 다음 요건이 요구된다.

저작자는 디자인 과정에서 자유롭고 창의적인 선택을 할 수 있는 여지를 가져야 한다.
디자인은 저작자의 개인적 표현(personal touch)을 반영해야 하며, 이는 저작자의 개별적인 선호, 스타일 또는 미적 표현 방식의 특징을 나타내야 한다.
제품의 외관이 기술적 기능(technical function), 실용적 요구(utilitarian requirements) 또는 기타 강제적 제약(mandatory constraints)에 의해 완전히 결정되어 자유롭고 창의적인 선택의 여지가 없는 경우, 해당 대상은 “저작물(work)”로 인정될 수 없다.

(ii) 식별 가능성 (Identifiability)

해당 대상은 충분히 정확하고 객관적으로 식별될 수 있어야 한다.

즉, 보호 대상은 충분한 정확성과 객관성을 갖춘 형태로 정의되어야 하며, 이를 통해 관할 기관, 법원 및 제3자가 보호 범위를 명확하게 확인할 수 있어야 한다.

Cofemel 사건(Case C-683/17): 패션 산업과 직접 관련된 판결

패션 산업에서 발생한 분쟁과 직접적으로 관련된 **Cofemel 사건(Case C-683/17)**에서, CJEU는 한 단계 더 나아가 다음과 같이 판단하였다.

(i) 회원국은 패션 디자인 또는 기타 응용미술저작물의 저작권 보호 요건으로서, 다음과 같은 추가적인 국내 요건을 부과할 수 없다.

높은 수준의 미적 가치(high degree of aesthetic value);
뛰어난 예술적 가치(exceptional artistic merit);
또는 이와 유사한 기준.

(ii) 다시 말해, 모든 유형의 저작물에 적용되는 저작권 보호 기준은 오직 하나, 즉 AOIC(저작자 자신의 지적 창작) 기준뿐이다. 이는 응용미술저작물(work of applied art)을 포함한 모든 저작물 유형에 동일하게 적용되며, 해당 제품이 동시에 기능적 목적을 수행하는 경우에도 마찬가지이다.

(b) Cofemel 관점에서 본 Ganni 사건

Cofemel 관점에서 본 Ganni 사건 (Ganni Through the Lens of Cofemel)

덴마크 법원은 “Buckle Ballerina” 신발에 관한 판결에서 Cofemel 사건의 법리를 명확하고 정통적이며 일관된 방식으로 적용하였다.

(i) 법원은 뾰족한 앞코, 밑창, 스트랩, 버클 등 개별적인 디자인 요소들이 그 자체로는 새로운 것이 아니라는 점을 인정하였다.

(ii) 그러나 법원은 저작권 보호는 이러한 요소들이 창의적으로 결합된 방식에 존재한다고 강조하였다. 특히 다음과 같은 요소들이 중요하게 고려되었다.

부드럽고 여성적인 발레리나 슈즈 실루엣과 각지고 견고한 밑창 및 굽 사이의 대비;
넓은 스트랩, 대형 버클, 금속 아일릿이 만들어내는 독특한 펑크 스타일의 미학;
디자인 요소의 형태, 비율 및 배치를 선택할 수 있었던 디자이너의 자유.

이를 바탕으로 법원은 전체적인 디자인이 디자이너의 **자유롭고 창의적인 선택(free and creative choices)**을 반영한다고 판단하였으며, 따라서 저작권 보호 대상이 되는 독창적인 저작물(original work) 에 해당한다고 결론 내렸다.

해당 디자인은 기능적 고려(functional considerations)에 의해 결정된 것이 아니다. 신발은 동일한 실용적 기능을 수행하면서도 완전히 다른 형태로 제작될 수 있기 때문이다.
전체적인 외관은 디자이너 고유의 미적 비전(aesthetic vision)과 창작적 판단(creative judgment)을 반영하며, 따라서 저작자 자신의 지적 창작(AOIC, author’s own intellectual creation) 기준을 충족한다.

특히 중요한 점은, 법원이 **예외적으로 높은 수준의 독창성(exceptionally high degree of originality)**을 요구하지 않았다는 것이다. 또한 디자인이 뛰어난 예술적 가치(exceptional artistic value)나 특별한 미적 가치(aesthetic merit)를 가져야 한다고 요구하지도 않았다.

대신 법원은 디자인이 저작자의 자유롭고 개인적인 창작적 선택을 진정으로 반영한다면, **비교적 낮은 수준의 창의성(modest level of creativity)**만으로도 충분하다고 판단하였다.

이러한 판단은 Cofemel에서 확립된 법리를 따르는 것으로, 패션 디자인에 대해 점차 저작권 친화적인 접근 방식을 취하고 있는 EU의 방향성을 더욱 강화한다.

2. 미국: 유용한 물품 원칙(Useful Article Doctrine)과 기능적 요소의 분리가능성(Separability)

(a) 법적 체계: 17 U.S.C. § 101 및 Star Athletica 판결

17 U.S.C. § 101 및 Star Athletica 판결에 따른 법적 체계 (The Legal Framework: 17 U.S.C. § 101 and Star Athletica)

17 U.S.C. § 101에 따르면, 신발이나 의류와 같은 **유용한 물품(useful article)**에 구현된 회화적·그래픽적·조각적 저작물(pictorial, graphic, and sculptural works)은 다음 요건을 충족하는 예술적 요소에 한하여 저작권 보호 대상이 될 수 있다.

물품의 실용적 측면과 분리하여 식별될 수 있어야 한다(separate identification).
해당 물품의 실용적 기능과 독립적으로 존재할 수 있어야 한다(independent existence). 즉, 해당 예술적 요소를 유용한 물품으로부터 개념적으로 분리하였을 때, 그 요소가 물품의 실용적 기능을 수행하지 않고도 독립적인 2차원 또는 3차원의 예술 작품으로 존재할 수 있어야 한다.

미국 연방대법원은 Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc., 580 U.S. 405 (2017) 사건에서, 유용한 물품에 포함된 예술적 요소가 저작권 보호 대상이 되는지 판단하기 위한 **2단계 테스트(two-part test)**를 제시하였다.

이에 따르면, 디자인 요소는 다음 요건을 충족하는 경우에만 저작권 보호를 받을 수 있다.

해당 요소가 유용한 물품의 실용적 기능과 분리되어 식별될 수 있고(separately identifiable);
분리된 상태에서도 독립적인 예술 작품으로 존재할 수 있어야 한다(independently existing).

Star Athletica 사건에서 연방대법원은 다음과 같이 판단하였다.

치어리딩 유니폼의 장식적 요소, 예를 들어 셰브론(chevrons), 줄무늬(stripes), 색상 블록 패턴(color-blocking patterns) 등은 의류의 실용적 기능과 분리하여 식별할 수 있으므로 저작권 보호 대상이 될 수 있다고 인정하였다.
그러나 동시에 법원은 의류의 형태(shape), 재단 방식(cut), 치수(dimensions), 즉 산업 디자인 또는 전체적인 구조(configuration)는 저작권 보호 대상이 아니라고 강조하였다.

정리 (Summary)

미국 저작권법은 기능적 제품의 전체적인 형태를 저작권으로 보호하는 데 있어 보다 신중한 접근 방식을 취한다.

저작권 보호는 일반적으로 **분리가 가능한 예술적 요소(separable artistic features)**에 한정되며, 제품의 전체적인 3차원적 구성이나 형태 자체까지 확대되지 않는다.

따라서 미국 저작권 보호의 핵심 대상은 다음과 같은 **표면 장식(surface ornamentation)**에 있다.

장식용 그래픽(decorative graphics);
패턴(patterns);
프린트(prints);
기타 회화적 디자인(pictorial designs).

반면, 신발이나 의류와 같은 기능적 제품의 3차원적 형태(three-dimensional form) 또는 전체적인 외관(overall shape) 은 일반적으로 저작권 보호 범위에서 제외된다.

(b) Steve Madden 분쟁에서 미국 내 Ganni의 법적 입장

이론적으로 Ganni는 패턴, 스트랩·버클·아일릿의 배열과 같은 요소를 **저작권 보호 가능한 회화적·그래픽적·조각적 표현(pictorial, graphic, or sculptural features)**으로 보호받고자 할 수 있었다.

또한 제품의 전체적인 외관이 출처 표시 기능(source identifier)을 한다고 주장하여 트레이드 드레스(trade dress) 보호를 추구할 수도 있었다. 다만 이를 위해서는 2차적 의미(secondary meaning), 즉 소비자가 해당 디자인을 Ganni라는 상업적 출처와 연관시키고 있음을 입증해야 했다.

그러나 실제 사건 기록에 따르면, Ganni는 “Buckle Ballerina” 디자인과 관련하여 미국에서 다음과 같은 지식재산권을 보유하고 있지 않았다.

미국 저작권 등록(U.S. copyright registration);
미국 디자인 특허(U.S. design patent);
미국 상표권 또는 트레이드 드레스 등록(U.S. trademark or trade dress registration).

소송 과정에서 Ganni는 미국 법원에 해당 디자인과 관련하여 미국 내 지식재산권을 보유하고 있지 않다는 점을 공식적으로 인정하였다. 또한 **소송 제기 금지 약정(Covenant Not to Sue)**을 체결하여, 해당 권리를 근거로 미국에서 Steve Madden을 상대로 어떠한 침해 소송도 제기하지 않겠다는 취소 불가능한 약속을 하였다.

그 배경이 되는 이유는 다음과 같이 설명할 수 있다.

(i) 높은 법적 기준과 본질적인 불확실성 (A high legal threshold and inherent uncertainty)

신발의 전체적인 형태에 대해 저작권 보호를 받기 위해서는, Ganni는 Star Athletica 판결에서 의미하는 **분리가능한 예술적 요소(separable artistic features)**가 해당 디자인에 포함되어 있음을 입증해야 했다.

그러나 이러한 요건은 3차원 제품 디자인에 적용하기에는 결코 단순하지 않다.

마찬가지로 트레이드 드레스 보호를 확보하기 위해서는 미국 시장에서 **2차적 의미(secondary meaning)**를 입증해야 했다. 그러나 “Buckle Ballerina”는 유럽에서 보여준 수준과 동일한 상징성이나 소비자 인지도(iconic status or consumer recognition)를 미국 시장에서는 아직 확보하지 못한 상태였다.

(ii) 비용, 위험 및 잠재적 판례 효과 (Costs, risks, and the potential precedential impact)

미국에서 최종 판결까지 소송을 진행하는 것은 상당한 비용을 초래했을 가능성이 있으며, 동시에 미국 법원이 해당 디자인이 지식재산권 보호 대상이 아니라고 판단할 위험도 존재하였다.

이는 Ganni가 디자인에 대한 글로벌 보호 전략을 추진하는 과정에서 불리한 판례(unfavorable precedent)를 형성할 수 있었다.

반면, 미국 내 지식재산권 주장을 자발적으로 포기함으로써(적어도 해당 소송 목적에서는), Ganni는 다음과 같은 효과를 얻을 수 있었다.

소송 위험을 제한하고;
덴마크 및 EU에서 확보한 승리를 유지하며;
향후 다른 분쟁에서 자신에게 불리하게 활용될 수 있는, 미국 법원이 명확히 다른 접근 방식을 채택하는 판결이 내려질 가능성을 회피할 수 있었다.

결국 Ganni의 미국 내 전략적 철회는 권리의 부재를 단순히 인정한 것이 아니라, 미국과 EU의 상이한 저작권 체계 속에서 글로벌 디자인 보호 전략을 조정하기 위한 전략적 선택으로 볼 수 있다.

III. 유럽연합과 미국에서 기능적 제품에 적용되는 독창성 기준 비교

1. 유럽연합: “저작자 자신의 지적 창작(AOIC)” 기준 – 기능적 분리가능성보다 창작의 자유를 중시하는 접근

EU: “저작자 자신의 지적 창작(AOIC)” 기준 – 기능적 분리가능성보다 창작의 자유를 중시하는 접근

EU 법에서는 CJEU의 Infopaq 및 Cofemel 판결에 따라, 응용미술저작물(work of applied art)의 독창성은 다음 두 가지 기본 원칙에 따라 판단된다.

(i) 저작물은 기존 대상의 단순한 복제물이 아니어야 한다.
즉, 순수하게 기계적인 복사(mechanical copying)의 결과물이어서는 안 된다.

(ii) 저작물은 저작자의 자유롭고 창의적인 선택을 반영해야 한다.
이는 디자이너가 여러 가능한 디자인 해결책(design solutions) 중에서 실질적인 창작의 자유를 가지고 선택할 수 있었으며, 그 결과물이 저작자 자신의 지적 창작과 개인적인 창작적 비전(personal creative vision)을 표현해야 한다는 의미이다.

덴마크 법원에서 진행된 Ganni 소송에서 법원은 신발의 기능적 요소와 미적 요소를 별도로 분리하려 하지 않았다.

대신 법원은 뾰족한 앞코, 스트랩, 버클 및 기타 디자인 요소와 같이 기존에 존재하던 요소들을 **어떻게 선택(selection), 배열(arrangement), 결합(combination), 배치(juxaposition)**하였는지가 독립적인 창작적 선택을 반영하는지를 판단하였다.

EU 접근 방식에서 주목할 만한 점은, 디자인 보호에 대한 주요 제한이 해당 디자인이 전적으로 기술적 기능에 의해 결정되어서는 안 된다는 요건에 있다는 것이다.

그러나 이러한 기능적 제약을 극복한 경우, AOIC 기준은 비교적 유연하게 적용된다.

2. 미국: “최소한의 창작성(Modicum of Creativity)” 기준과 분리가능성 요건의 결합 – 기능적 제품의 3차원 형태에 대해 더욱 제한적인 접근 방식

미국: “최소한의 창작성(Modicum of Creativity)” 기준과 분리가능성 요건의 결합 – 기능적 제품의 3차원 형태에 대한 보다 제한적인 접근 방식

원칙적으로 미국 역시 매우 낮은 수준의 독창성 기준을 채택하고 있다.

미국 연방대법원은 Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991) 사건에서, 저작물이 독창성 요건을 충족하기 위해서는 단지 **“최소한의 창작성(a modicum of creativity)”**만 가지면 충분하다고 판시하였다.

그러나 **유용한 물품(useful articles)**의 경우, 결정적인 쟁점은 단순히 독창성(originality) 자체가 아니라, 17 U.S.C. § 101 및 연방대법원의 Star Athletica 판결에 따른 분리가능성(separability) 요건이다.

실질적으로는 다음과 같다.

독창성(originality)은 법원이 하나 이상의 예술적 요소가 분리되어 식별될 수 있고, 2차원 또는 3차원의 독립적인 저작물로 존재할 수 있다고 판단한 이후에야 검토된다.
신발과 같이 전체적인 형태가 실용적 기능과 밀접하게 결합된 제품의 경우, 분리 가능한 예술적 요소를 식별하는 것이 어려운 경우가 많으며, 이는 원고에게 상당한 법적 불확실성을 초래한다.

Steve Madden v. Ganni 분쟁의 맥락에서 이는 다음을 의미한다.

비록 Ganni가 스트랩, 버클 및 아일릿의 배열이 분리가 가능한 예술적 패턴(separable artistic pattern)을 구성한다고 주장하려 했다 하더라도, 다음 요건을 충족해야 했다.

(ii) 미국 시장에 존재하는 수많은 다른 신발들이 유사한 스트랩, 버클 및 아일릿 배열을 포함하고 있다는 Steve Madden의 사실적 주장을 극복해야 했다. 이는 해당 요소들이 보호 가능한 예술적 표현(protectable artistic expression)에 해당한다는 Ganni의 주장을 약화시키는 요소가 될 수 있었다.

Ganni가 직면할 수 있었던 잠재적 위험 (Potential Risks for Ganni)

법원이 관련 디자인 요소들이 분리가능성 요건(separability requirement)을 충족한다고 판단하더라도, 미국 시장에 이미 존재하는 유사 디자인이 매우 많다는 점을 고려하여, 해당 요소들이 충분한 독창성(sufficient originality)을 갖추지 못했다고 결론 내릴 가능성이 있었다.
이러한 판단은 Ganni의 신발 디자인이 미국에서 지식재산권 보호 대상이 되지 않는다는 **직접적인 사법적 판단(judicial finding)**을 의미하게 된다. 이는 전략적 관점에서 Ganni가 감수하기 어려운 위험이었을 가능성이 높다.

Ganni가 미국 내 지식재산권을 주장하지 않겠다는 입장을 명확히 하고(disclaim any U.S. intellectual property rights), **소송 제기 금지 약정(covenant not to sue)**을 체결한 결정은, 법원이 해당 디자인의 보호 가능성(protectability)에 대해 불리한 판단을 내릴 기회를 갖기 전에 사실상 소송 무대에서 철수할 수 있도록 하였다.

이 분야에서는 적용되는 법적 체계가 소송 전략을 결정하는 데 결정적인 역할을 한다. 특히 기능적 제품(functional product)인 경우, 동일한 디자인이라 하더라도 법체계에 따라 전혀 다른 결과가 발생할 수 있다.

국제적으로 활동하는 패션 브랜드에게는 적절한 지식재산권 제도와 적절한 관할권(jurisdiction)을 전략적으로 선택하는 것이 디자인 자체에 내재된 창의성만큼이나 중요할 수 있다.

독창성(originality)의 개념은 단순히 예술적 창의성의 문제가 아니다. 이는 동시에 증거(evidence)와 시장 환경(market context)의 문제이기도 하다.

덴마크에서 Ganni는 익숙한 디자인 요소들의 결합이 독특한 전체적 인상(distinctive overall impression)을 형성한다는 점을 성공적으로 입증하였다. 이는 디자이너의 창작적 자유와 해당 제품이 시장에서 형성한 정체성을 모두 반영하는 것이었다.

반면 미국에서는 버클과 스트랩을 갖춘 발레 플랫슈즈 시장이 이미 포화 상태에 있었기 때문에, 디자인 자체의 독창성과 신발 전체 형태의 분리가능성을 모두 입증하는 것은 훨씬 더 어려운 과제였다. 결국 Ganni는 법원이 본안 판단에 도달하기 전에 소송에서 철회하는 전략을 선택하였다.

따라서 패션 디자인 보호를 위해서는 **다층적이고 다관할적인 지식재산권 전략(multi-layered and multi-jurisdictional intellectual property strategy)**이 필요하다.

이러한 전략은 다음 요소들을 결합해야 한다.

디자인 보호(design protection);
필요한 경우 트레이드 드레스 보호(trade dress protection);
부정경쟁법(unfair competition law)의 활용.

패션 기업은 유럽연합, 미국 및 기타 주요 시장에서 적용되는 서로 다른 법적 기준을 면밀히 평가해야 하며, 초기 단계부터 다음 사항에 관한 포괄적인 증거를 준비해야 한다.

디자인 개발 과정;
창작적 선택(creative choices);
상업적 활용(commercial exploitation).

이를 통해 권리 행사 성공 가능성을 극대화할 수 있다.

정책적 관점에서 본 시사점 (From a policy perspective)

따라서 이 사건은 글로벌 패션 브랜드가 더 이상 모든 국가에서 동일한 하나의 지식재산권 전략에 의존할 수 없음을 보여준다.

Ganni와 Steve Madden 간의 분쟁은 이러한 현실을 잘 보여주는 사례이다. Ganni는 유럽에서는 적극적인 권리 행사 전략을 추진하였고, 미국에서는 지식재산권 주장을 전략적으로 철회하였다. 그러나 동시에 국제 시장에서는 창의적 디자인 보호에 전념하는 브랜드라는 이미지를 유지하였다.

KENFOX IP & Law Office는 15년간 수백 건의 지식재산권 분쟁 및 침해 사건을 처리한 경험을 바탕으로, 응용 디자인(applied designs)에 관한 권리 보호 및 집행 분야에서 폭넓은 전문성을 축적해 왔다.

이는 디자인 자산을 효과적으로 보호하고 복잡한 지식재산권 분쟁에서 성공 가능성을 극대화하기 위한 핵심 기반이다.

QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney

NGA, Đao Thi Thuy | Senior Patent Attorney

Kim Anh, Nguyen Thi | Patent Executive

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