베트남에서의 NIIP/VIPRI “전문가 의견”에 따른 지식재산권 집행: 반드시 알아야 할 주요 사항

I. 베트남에서의 산업재산권 감정/감정평가란 무엇인가?

일반적으로 “지식재산권 감정(intellectual property assessment)”이란 지식재산권 침해, 지식재산권의 가치평가 및 지식재산권 침해로 인한 손해액 산정 등 지식재산권 관련 사안에 대하여 전문가 의견/전문 증언을 제공하는 전문 서비스를 의미한다. 베트남에서는 지식재산권 감정이 통상적으로 지식재산권 분쟁 당사자 일방 또는 쌍방의 요청에 의하거나, 베트남 지식재산권 집행기관의 재량에 따라 의뢰되어, 주장된 지식재산권 침해 문제를 해결하기 위하여 수행된다.

감정을 수행하는 전문가를 “감정인(assessor, 감정 전문가)”이라 하며, 각 감정 분야에 부합하는 자격을 보유하고, 해당 분야의 교육을 이수하였으며, 적절한 전문 기술과 경험을 바탕으로 분쟁 해결 또는 지식재산권 침해 문제 해결을 위한 전문가 의견/전문 증언을 제공할 수 있어야 한다.

베트남 지식재산권법 제201조 제1항은 “지식재산권 감정이란 권한 있는 기관이나 개인이 그들의 전문적 지식과 경험을 활용하여 지식재산권 침해 사건과 관련된 사항에 대하여 평가 및 결론을 내리는 행위를 말한다”고 규정하고 있다.

2006년 9월 22일자 제105/2006/ND-CP호 시행령 제39조 제2항(2010년 12월 30일자 제119/2010/ND-CP호 시행령에 의해 개정됨)에 따르면, 지식재산권 감정은 (i) 저작권 및 저작인접권 감정, (ii) 산업재산권 감정, (iii) 식물품종에 관한 권리 감정을 포함한다.

또한, 2008년 2월 25일자 제01/2008/TT-BKHCN호 통칙(2012년 2월 13일자 제04/2012/TT-BKHCN호에 의해 개정됨) 제I.1항은 산업재산권 감정의 4개 부문을 다음과 같이 규정한다:

(i) 발명 및 반도체 집적회로 배치설계 감정,

(ii) 산업디자인 감정,

(iii) 상표 및 지리적 표시 감정,

(iv) 기타 산업재산권 감정.

지식재산권 감정(산업재산권 감정을 포함)은 다음과 같은 내용을 포함한다:

(i) 지식재산권 대상의 보호범위 결정(“보호 상태 감정”),

(ii) 문제된 대상이 지식재산권 침해 요소로 취급될 요건을 충족하는지 여부 결정(“침해 요소 감정”),

(iii) 문제된 대상과 보호대상 간 동일성, 등가성, 유사성, 혼동가능성, 비식별성 또는 중복성이 존재하는지 여부 결정(“유사성 감정”),

(iv) 지식재산권의 가치 및 손해액 산정(제119/2010/ND-CP호 시행령 제39조 제1항 참조).

국가 지식재산 연구원(National Institute of Intellectual Property, “NIIP”, 구 “Vietnam Intellectual Property Research Institute (VIPRI)”)은 과학기술부 산하 기관으로서, 발명, 산업디자인, 반도체 폐쇄회로 설계, 영업비밀, 상표, 상호, 지리적 표시 등 산업재산권 대상과 관련된 지식재산권 침해 사건에 관한 전문가 의견을 제공할 권한을 부여받은 기관이다.

요청자는 NIIP/VIPRI에 대하여 다음과 같은 사항을 의뢰할 수 있다:

(i) 산업재산권 보호범위의 결정,

(ii) 유사성 감정,

(iii) 침해 요소 판단,

(iv) 손해액 산정.

그러나 현 단계에서는 인적 자원의 한계로 인해, NIIP/VIPRI는 발명, 산업디자인, 지리적 표시 및 상표에 관한 감정 서비스만을 제공하고 있다. NIIP/VIPRI는 부정경쟁, 상호 또는 저작권 문제에 대하여는 감정을 수행하지 않는다.

II. 베트남 집행 절차에서 산업재산권 감정결론/감정평가의 중요성

세계 및 베트남의 현행 지식재산권 집행 실무에서 산업재산권 감정은 지식재산권 침해를 보호·처리하는 효과적인 수단으로 간주되며, 지식재산권 집행 절차의 효율성을 제고하고 권리자의 권리 및 정당한 이익을 보호하며, 공정하고 공평한 경영·생산 환경을 조성하고, 투자 및 창의성을 장려하는 데 중요한 기여를 하고 있다.

1. 집행기관의 지식재산권 침해/분쟁 해결을 위한 보조적 역할

원칙적으로 지식재산권 침해가 발생하였는지 여부를 평가·결론짓기 위하여, 집행기관(전문 검사기관, 세관, 시장관리국, 경찰기관, 각급 인민위원회 및 법원)은 사건을 접수하고, 증거를 평가하며, 당사자가 제출한 모든 문서를 심리하여 지식재산권 침해 여부 및 그 처리 조치를 결정하여야 한다.

감정기관과 감정인은 베트남 지식재산권법 제201조에 명시된 바와 같이, 오직 자신의 전문 지식을 기반으로 객관적인 의견을 제공하여 유관기관이 침해행위를 평가·결론짓는 것을 지원하는 보조적 역할만을 수행한다.

산업재산권 감정결론은 “감정결론서(assessment conclusion document)”라는 문서 형태로 표현된다. 이는 지식재산권 감정기관이 발행하는 감정 산출물 중 하나이다. 앞서 언급한 바와 같이 감정인은 전문 지식과 기술을 활용하여 지식재산권 관련 쟁점을 검토한 후 감정결론을 도출한다. 다시 말해, 감정결론은 전문가 의견 또는 전문 증언으로 간주된다. 따라서 분쟁이나 지식재산권 침해 사건에서 감정결론은 집행기관 또는 당사자에게 전문적 참고자료로서 도움을 줄 뿐, 당사자나 기관을 구속하지 아니하며, 감정기관이 국가기관일지라도 행정문서에 해당하지 않는다.

“추가 감정(Additional assessment)” 및 “재감정(Re-assessment)”: 집행기관 또는 이해관계자가 감정결론에 동의하지 않을 경우, 최초 감정을 실시한 동일 기관/개인 또는 다른 감정기관/개인에게 “재감정(re-assessment)”을 의뢰할 수 있다. 또한 감정결론이 감정대상에 대하여 불충분하거나 불명확하거나, 새로운 사정이 발생하여 명확히 할 필요가 있는 경우, 집행기관 또는 이해관계자는 “추가 감정(additional assessment)”을 요청할 권리가 있다.

2006년 9월 22일자 제105/2006/ND-CP호 시행령 제50조에 따르면, “재감정”은 감정의뢰인 또는 요청인이 감정결과에 동의하지 않거나 동일 사안에 대한 감정결과가 서로 상충할 때 실시할 수 있다. 재감정은 최초 감정을 수행한 감정기관·감정인이거나, 의뢰인 또는 요청인이 지정한 다른 감정기관·감정인이 수행할 수 있다. 한편, “추가 감정”은 감정결론이 불충분하거나 불명확하거나 새로운 사정이 발생한 경우 실시할 수 있으며, 그 절차는 최초 감정에 관한 규정을 준용한다.

집행기관의 재량 및 VIPRI 의견의 활용: 상기 규정에 비추어, 지식재산권 침해 요소에 대한 평가 및 결론을 내리기 위해 집행기관 또는 이해관계자는 감정을 요청할지 여부 및 감정결론서의 결과를 활용할지 여부를 스스로 결정할 권한을 가진다.

권리자에게 유리하게 발행된 VIPRI 의견은 과학기술부(MOST) 산하 감찰국, 시장감시국(MSD), 세관 등 집행기관에 제출될 수 있다. 해당 집행기관은 이와 같은 비구속적 의견을 근거로 행정단속을 개시하거나, 침해 제품에 대한 벌금, 압수 및 폐기와 같은 제재조치를 내릴지를 고려할 수 있다.

법원 또한 지식재산권 사건을 판결할 권한을 가지며, VIPRI 의견은 법원이 권리자 승소 판결을 내리는 데 매우 설득력 있는 증거가 될 수 있다.

2. 산업재산권 감정은 산업재산권자의 자기보호(Self-Protection)를 위한 효과적인 수단

베트남 지식재산권법 제198조에 따르면, 지식재산권자는 자신의 권리를 보호하기 위하여 다음과 같은 조치를 취할 권리를 가진다:

(i) 지식재산권 침해행위를 방지하기 위한 기술적 조치를 적용하는 것,

(ii) 자신의 지식재산권을 침해하는 행위를 한 개인 또는 조직에게 해당 행위를 중지하고, 공개 사과 또는 정정을 하며, 손해배상을 하도록 요구하는 것,

(iii) 관할 국가기관에 대하여 본 법 및 기타 관련 법률에 따라 지식재산권 침해 행위를 처리해 줄 것을 요청하는 것,

(iv) 법원에 소를 제기하거나 중재기관에 청구를 제기하여 권리자의 합법적 권리와 이익을 보호하는 것.

권리자가 자기보호권을 행사하는 과정에서, 지식재산권자 및 분쟁 또는 침해 사건의 관련 당사자는 지식재산권 감정을 분쟁이나 침해 문제를 스스로 해결하기 위한 수단으로 활용할 수 있다. 감정은 당사자들이 분쟁에 대하여 결론을 내리기 곤란하거나 침해 요소를 특정하기 어려운 경우, 또는 사건의 성질에 관한 전문가 의견을 확보하거나 보호범위, 유사 정도, 침해 요소 등에 관한 추가 증거를 수집하여 집행기관이나 피침해자로 주장되는 자 앞에서 자신의 주장을 입증할 필요가 있는 경우에 의뢰된다.

실무상, 산업재산권 감정은 권리자가 자신의 산업재산권에 대한 자기보호권을 행사하거나, 이해관계자가 자신의 합법적 권리와 이익을 보호할 수 있도록 하는 효과적인 수단으로 활용될 수 있다. 산업재산권 감정 의뢰의 주된 목적은 집행행위를 지원하는 데 있으며, 구체적으로는:

(i) 지식재산권 침해 처리 청원서를 제출하기 위하여,

(ii) 피침해 의심자에게 경고하여 자발적으로 침해를 중단하도록 요구하거나, 타인의 지식재산권 침해 주장을 반박하기 위하여,

(iii) 이미 설정된 산업재산권의 유효성 또는 보호범위를 재검토하기 위하여,
(iv) 그 밖에 지식재산권 보호(집행)를 위한 목적을 달성하기 위하여 사용된다.

3. 산업재산권 감정결론은 산업재산권 집행에서의 법적 증거자료로 기능

2006년 9월 22일자 제105/2006/ND-CP호 시행령 제51조 제1항에 따르면, 서면 감정결론은 관할 집행기관이 사건을 처리하는 데 사용되는 증거로 간주된다. 해당 문서에는 다음과 같은 주요 사항이 포함된다: 감정기관 또는 감정인의 성명 및 주소, 감정을 의뢰한 기관 또는 감정을 요청한 조직·개인의 성명 및 주소, 감정 대상, 감정 내용 및 범위, 감정 방식, 감정결론, 감정 수행 및 완료의 시간과 장소. 증거로서, 지식재산 감정인은 자신의 지식과 전문성에 기초하여 감정결론을 제공하므로, 이는 곧 전문가 의견으로 기능한다.

따라서 감정결론서는 감정기관/감정인이 수행한 객관적 평가를 표현한 문서로서, 관할 기관이 침해 여부를 평가·결론짓는 데 참고할 수 있는 자료로 간주된다.

또한 2013년 1월 15일자 제99/2013/ND-CP호 시행령 제26조 제4항(산업재산권 분야 행정위반 제재 관련)에 따르면, 지식재산권 침해 처리기관(전문 검사기관, 세관, 시장관리국, 경찰기관, 각급 인민위원회 및 법원)은 사건기록에 포함된 문서와 증거(권리자, 피침해 주장자 및 기타 이해관계자가 제출한 증거·문서, 사건 처리 과정에서 권한 있는 기관이 수집한 증거·문서, 감정결론 등)를 기초로 하여 침해행위에 대한 결론을 내리고 행정제재를 부과할 수 있으며, 그 결론 및 제재 결정에 대하여 책임을 부담한다.

NIIP/VIPRI의 “전문가 의견” 관련 실무상 유의사항

(i) 청구인에게 유리한 NIIP/VIPRI 의견을 얻기 위해 고려해야 할 점

권리자 또는 피침해 의심자는 모두 상표, 산업디자인 또는 특허에 관한 침해 요소가 성립되는지 여부에 대하여 NIIP/VIPRI 의견을 요청할 권리가 있다. 요청 시에는 기본적으로 권리자의 상표 또는 특허 등록번호 등 기초 정보가 필요하다. 침해 제품의 샘플(또는 샘플 사진)을 함께 제출할 수도 있다.

청구인에게 유리한 NIIP/VIPRI 의견을 받을 가능성을 높이기 위해서는 사건의 세부적인 특수성을 설명하거나 더 구체적인 분석을 제공하는 서면자료를 함께 제출하는 것이 권장된다. 예를 들어, 특허 침해 사건의 경우 청구항 대비표(claim chart)와 침해분석서를 첨부하는 방식이다. 또한 상표나 디자인의 독창성을 강조할 필요가 있는 경우, 제3자의 다양한 상표를 제시하는 시장조사 결과를 제출하여 권리자의 상표 또는 디자인의 독창성을 입증할 수 있다. 더 나아가, 특정 상표나 디자인이 베트남 내에서 널리 사용되고 인지도가 높다는 사실을 뒷받침하는 자료도 함께 제출할 수 있으며, 이는 NIIP/VIPRI 심리에서 상당한 설득력을 가질 수 있다.

다만, 상표의 주지성 또는 광범위한 사용을 입증하는 자료는 보조적 가치만을 가질 뿐이며, NIIP/VIPRI는 주지성 여부에 관한 판단 권한이 없다. 그 이유는 (i) 주지상표가 베트남의 어떠한 권한 있는 기관에 의해서도 공식적으로 인정된 바 없고, (ii) NIIP/VIPRI는 베트남 내에서 상표를 주지상표로 인정할 권한을 갖고 있지 않기 때문이다. 따라서 VIPRI는 해당 상표가 베트남에서 등록된 상표임을 전제로만 감정을 수행할 수 있다.

(ii) 산업재산권 침해 소송 제기를 위해 NIIP/VIPRI 의견이 필수적인가?

원칙적으로 산업재산권자는 NIIP/VIPRI 의견 없이도 침해 소송을 제기할 권리를 가진다. 그러나 특허 침해 소송의 경우, NIIP/VIPRI 의견을 확보하는 것이 사실상 필요하다. 그 이유는 (i) 현재 베트남에는 지식재산권 전문법원이 존재하지 않고, (ii) 지식재산권 소송, 특히 특허 사건은 많은 베트남 판사들에게 여전히 낯설고 복잡한 영역으로, 판사들의 지식과 경험이 부족하기 때문이다. 따라서 권리자에게 유리한 NIIP/VIPRI 의견은 침해소송에서 권리자의 논거를 보강하는 중요한 역할을 한다.

(iii) 법원이 NIIP/VIPRI 의견에 구속되는가?

NIIP/VIPRI 의견은 원고가 제출하는 증거의 하나로서 법원에 의해 심리된다. 법원은 NIIP/VIPRI 의견에 법적으로 구속되지 않는다. 현행 법률 및 실무에 따르면, 법원은 필요하다고 판단하는 경우 자체 절차에 따라 증거와 문서를 수집할 수 있으며, 이는 전문가 감정을 의뢰하거나 특정 개인/기관에 증거 제출을 요구하는 방법을 포함한다. 그러나 실무상, 많은 베트남 판사들이 지식재산권 사건에 대한 경험이 부족하기 때문에, NIIP/VIPRI 의견은 사건에 대한 법원의 초기 입장에 상당한 영향을 미치며, 법원이 지정할 수 있는 전문가나 기관의 입장에도 영향을 줄 수 있다.

(iv) VIPRI 의견을 얻기 위한 절차

NIIP/VIPRI는 의견청원서를 접수한 후 사건 담당자를 지정한다. 담당자는 요청을 심사하고 초안 의견서를 작성한다. 이 초안은 VIPRI의 자격 있는 전문가에게 제출되어 최종 검토를 거친 후, NIIP/VIPRI 의견이 발행된다. 일반적으로 NIIP/VIPRI 의견은 약 45영업일 내에 발행되며, 권리자가 신속 절차를 요청할 경우 약 25영업일 내에 발행될 수 있다.

(v) 불리한 VIPRI 의견이 나온 경우 집행을 계속할 것인가?

많은 권리자들이 불리한 NIIP/VIPRI 의견이 나오면 침해 절차를 포기하는 경향이 있다. 그러나 NIIP/VIPRI 의견은 전문가 의견일 뿐, 베트남 집행기관을 구속하지 않는다. 따라서 불리한 의견이 발행된 경우에는 다음과 같은 조치를 고려할 수 있다:
(a) 새로운 증거 및 논거를 제출하고 NIIP/VIPRI에 “추가 감정” 또는 “재감정”을 요청하는 것,
(b) 불공정경쟁 등 다른 법적 사안에 대하여 IP Vietnam에 전문가 의견을 요청하는 것,
(c) 여전히 베트남 집행기관에 침해 처리 청원서를 제출하는 것(집행기관은 NIIP/VIPRI 의견과 무관하게 독자적 재량으로 조치를 취할 수 있음).

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