MEGA MGC COFFEE: 베트남에서의 상표권 확립에 관한 “Reversal(거절 극복)” 전략과 시사점
베트남의 상표 등록 실무(Trademark Registration Practice)에서 다수의 해외 브랜드 권리자들은 중대한 교착상태에 직면하여 시장 철수를 강요받아 왔습니다. 즉, 선출원 상표(prior-filed marks) 와의 충돌을 이유로 그들의 출원이 거절(Refusal)되는 상황입니다. 이러한 거절 결정을 번복할 가능성이 “매우 낮다(very low)”고 평가되는 경우, 수백만 달러 규모의 브랜드를 새로운 시장에 성공적으로 진출시키는 것과 아무런 성과 없이 철수하는 것 사이의 경계는 결국 적시에 이루어진 전략적 판단(timely strategic decision) 에 달려 있는 경우가 많습니다.
대한민국 제2위 커피 프랜차이즈인 MEGA MGC COFFEE 의 베트남 사례는 이러한 중대한 전환점을 보여주는 대표적인 사례입니다. 베트남 지식재산권청(Intellectual Property Office of Vietnam – IPVN)이 거절 통지서를 발행한 이후, 당초에는 결과가 이미 정해진 것으로 보였던 상황이었습니다. 그러나 KENFOX의 전문적 결단력과 차별화된 전략적 접근을 통하여, “거의 불가능(almost impossible)”하다고 평가되던 상황을 성공적인 상표 보호 획득의 여정으로 전환시키는 성과를 이루어 냈습니다.
배경 (background)
Ann House Co., Ltd.는 대한민국에서 2015년에 설립된 유명 프랜차이즈 커피 체인 “
”(“MEGA MGC COFFEE, device”) 상표의 권리자입니다. 2024년 기준으로 동 브랜드는 3,000개 이상의 매장을 운영하며 대한민국 제2위 커피 체인으로 성장하였고, 축구선수 손흥민(Son Heung-min) 및 K-pop 그룹 ITZY를 브랜드 홍보대사로 기용하였습니다.
2017년, 베트남 시장 진출 전략의 일환으로 “MEGA MGC COFFEE, device” 상표에 대한 등록출원이 베트남에 제기되었습니다. 그러나 2020년, 베트남 지식재산권청(Intellectual Property Office of Vietnam – IPVN)은 해당 상표가 선출원 상표(earlier-filed trademark) 와 혼동을 초래할 우려가 있다는 이유로 보호를 거절하였습니다. 인용된 상표의 세부사항은 다음과 같습니다:
Cited Mark(인용상표): 
Class: 43 (카페 서비스; 음식 및 음료 제공 서비스)
Application No.: 4-2016-36279
Filing Date: 2016년 11월 15일
Registration No.: 317883
Date of Grant: 2019년 4월 11일
Owner: Vietmega Joint Stock Company
Address: 11 Ham Nghi Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
의뢰인의 기존 지식재산권 대리인은 비관적인 견해를 표명하며 다음과 같이 자문하였습니다: “IPVN이 발행한 거절 결정은 타당하며, 이를 번복할 가능성은 사실상 거의 없습니다. 출원을 포기하는 방안을 고려해야 합니다.”
이와 같은 상황에서, 의뢰인은 자신의 정당한 권리와 이익을 보호하기 위하여 법적 근거를 재검토하고, 증거 자료를 보강하며, 적절한 대응 전략을 수립하기 위한 최종적인 선택으로 KENFOX IP & Law Office를 선임하였습니다.
사건 처리 전략 (Case-Handling Strategy)
KENFOX는 거절 사유가 외형상 “타당해 보이는(well-founded)” 경우라 하더라도, 기존의 관행적 접근을 그대로 따르거나 해당 거절을 “회복 불가능한 결과(irremediable outcome)” 로 단정하지 않습니다. 수동적인 대응 방식을 취하는 대신, 본 건을 수임한 즉시 관련 기록 전반에 대한 포괄적·체계적 검토(comprehensive review of the record) 를 실시하여, 실질적으로 활용 가능한 대안적 경로(viable alternative avenues)를 모색하였습니다.
1. “Overall Commercial Impression(전체적 상업적 인상)”에 대한 심층 분석
KENFOX는 베트남 지식재산권법 제74조 제2항 (e)호(Article 74.2(e)) 의 법리에 근거하여, 출원상표와 인용상표를 구별하기 위한 엄격하고 체계적인 논증 구조를 수립하였습니다. 그 핵심 논지는 다음과 같습니다:
- 양 상표가 “MEGA” 및 “COFFEE”라는 공통의 문자 요소를 포함하고 있는 것은 사실이나, 해당 요소들은 커피 서비스 분야에서 일반적설명적 요소(common/descriptive components) 에 해당합니다. 따라서 이들 요소의 고유 식별력(inherent distinctiveness) 은 제한적으로 평가되어야 하며, 반드시 상표의 나머지 구성요소와 결합하여 전체적으로 판단되어야 합니다.
- 상표의 배치(layout), 표현 방식(presentation), 형상(shapes) 및 특히 독특한 도형적 요소(distinctive graphic features) 에 중점을 두어야 합니다. 이러한 요소들을 종합적으로 고려할 때, 양 상표는 전혀 상이한 전체적 상업적 인상(wholly different overall commercial impression) 을 형성하며, 이는 소비자로 하여금 독립적인 인식과 기억을 형성하게 하여 인용상표와의 혼동가능성(likelihood of confusion) 을 부정하게 됩니다.
다만, KENFOX는 복잡한 사건을 다수 처리해 온 경험에 비추어 볼 때, 유사성 및 식별력에 관한 주장은 본질적으로 일정 수준의 위험을 수반한다는 점 또한 인지하고 있었습니다. 이는 최종 판단이 심사관의 재량적 평가에 좌우될 수 있고, 장기간의 절차 진행에도 불구하고 출원인의 기대에 부합하는 결과가 반드시 보장되는 것은 아니기 때문입니다.
2. 인용상표의 법적 유효성에 대한 도전 (Challenging the Legal Validity of the Cited Mark)
일반적으로 인용상표에 직면하는 경우, 지식재산권 실무자들은 통상 다음의 세 가지 전통적 구제수단을 고려합니다:
(i) 5년 연속 불사용(five consecutive years of non-use) 에 기초한 취소(termination) 청구;
(ii) 동의서(Letter of Consent) 확보; 또는
(iii) 베트남에서 널리 사용된 상표와의 혼동 가능성을 이유로 한 무효(invalidation) 주장.
그러나 MEGA MGC COFFEE 사건에서는 위 모든 경로가 사실상 교착상태에 이르렀습니다:
- 시간적 장벽(Time Barrier): 인용상표는 2019년에 등록되었고, 의뢰인의 출원은 2020년에 거절되었습니다. 이와 같은 시간적 경과로는 법정 취소 요건인 “5년 불사용 요건(five-year non-use requirement)” 이 충족되지 않았습니다.
- 핵심 구성요소의 동일성으로 인한 교착(Deadlock Due to Identity of Core Elements): 양 상표는 “MEGA” 및 “COFFEE”라는 핵심 구성요소에서 동일합니다. 전문가들은 설령 동의서(Letter of Consent) 가 제출되더라도, 일반 수요자 사이의 혼동가능성(likelihood of confusion) 이 높다는 이유로 베트남 지식재산권청이 거절 결정을 유지할 가능성이 크다고 판단하였습니다.
- 선사용 주장 불가(Inapplicability of Prior Use): MEGA MGC COFFEE 상표는 당시 베트남에서 실제 사용된 바 없었으므로, 베트남 지식재산권법 제74조 제2항 (g)호(Article 74.2(g)) 에 근거하여 인용상표의 무효를 주장할 법적 근거가 존재하지 않았습니다.
이와 같은 강력한 “법적 장벽(legal wall)” 에 직면하여, 대부분의 대리인은 보수적인 자문을 제시했을 것입니다: 출원 포기(Abandon the application).
그러나 이러한 교착상태에서 KENFOX는 전략적 전환점을 마련하였습니다. 우리는 단순히 주관적 논거를 통해 거절을 번복하려 하기보다는, 인용상표권자의 법적 존속 여부(legal existence) 를 평가하는 데 초점을 맞추었습니다. 즉, “양 상표가 유사한가?”라는 질문에 머무르지 않고, 다음과 같은 핵심 쟁점에 집중하였습니다:
“인용상표의 권리자는 여전히 등록상표권을 유지할 법적 능력(legal capacity)을 보유하고 있는가?”
이에 따라 KENFOX는 다음과 같은 조치를 진행하였습니다:
- 인용상표권자의 법인 법적 지위에 대한 포괄적 조사(comprehensive search) 실시;
- 기업 등록 기록 및 영업 현황 검토;
- 해당 권리자가 법인으로서 실제로 계속 존속 및 운영(exist and operate) 하고 있는지 실질적으로 확인.
조사 결과, 중대한 사실이 확인되었습니다: 인용상표의 권리자인 Vietmega Joint Stock Company 가 해산 절차(dissolution proceedings) 를 진행 중이었습니다. 이는 사실상 결정적 전환점이 되었으며, 인용등록으로 인한 법적 장애를 근본적으로 해결할 수 있는 실질적 법적 근거를 제공하는 “터널 끝의 빛(light at the end of the tunnel)” 이었습니다.
이에 KENFOX는 베트남 지식재산권법 제95조 제1항 (c)호(Article 95.1(c)) 를 근거로, 의뢰인에게 방어적 대응을 넘어 적극적인 “법적 도전(legal challenge)” 으로 전략을 전환할 것을 자문하였습니다. 구체적으로, 인용등록권자가 더 이상 존속하지 않거나 적법한 승계인 없이 영업을 종료하였음을 입증하기 위한 증거를 수집·체계화하였고, 이를 토대로 인용상표의 등록효력 소멸 청구(Petition for Termination of Validity) 를 제기하였습니다 (청구번호: ĐN1-2020-00268).
약 5년에 걸친 지속적이고 일관된 대응 끝에, 2025년 8월 11일, 베트남 지식재산권청은 인용상표의 효력을 소멸시키는 결정을 공식적으로 발행하였습니다. 본 결정은 장기간 지속된 교착상태를 해소했을 뿐만 아니라, 등록을 가로막고 있던 법적 장애를 제거하는 결정적 “정리 수단(clearance instrument)” 으로 기능하였습니다. 이는 MEGA MGC COFFEE 프랜차이즈가 베트남 시장에서 안전하고 지속가능한 확장을 추진할 수 있는 견고한 법적 기반을 마련한 중요한 이정표라 할 것입니다.
결론 (Conclusion)
MEGA MGC COFFEE 사건은 베트남에서의 상표 등록 및 보호 실무에 있어 중요한 현실을 보여줍니다. 즉, 거절 통지서(refusal notice)가 반드시 절차의 종결을 의미하는 것은 아니며, “번복 가능성이 낮다(likelihood of reversal is low)”는 평가가 자동적으로 시장 철수를 의미하는 것도 아닙니다. 결정적 요소는 상표권자가 해당 사안을 단순한 유사성 논쟁으로 볼 것인지, 아니면 사건의 전체 법적 구조(legal framework) 를 재검토하여 위험의 근본 원인을 해결할 적절한 메커니즘을 전략적으로 선택할 것인지에 달려 있습니다.
본 건에서 채택된 접근 방식은 기존의 관행적 사고에서 벗어나, 다차원적이고 장기적인 전략을 수립한 것이 특징입니다. 한편으로는 베트남 지식재산권법 제74조 제2항 (e)호(Article 74.2(e)) 에 근거하여 전체적 상업적 인상(overall commercial impression) 및 식별력(distinctiveness) 에 관한 논리를 체계적으로 구축하였고, 다른 한편으로는 인용상표를 둘러싼 보다 광범위한 “법적 생태계(legal ecosystem)” 를 적극적으로 검토하여 실질적으로 실행 가능한 법적 근거를 도출하였습니다. 단순한 의견서 제출에 머무르는 방어적 대응을 넘어, 전략은 결정적인 전환을 이루었습니다. 즉, 거절을 소극적으로 다투는 단계에서 나아가, 베트남 지식재산권법 제95조 제1항 (c)호(Article 95.1(c)) 에 따른 등록효력 소멸(termination of validity) 절차를 통하여 법적 장애를 적극적으로 제거하는 방향으로 전환된 것입니다.
국제 브랜드 권리자에게 주는 교훈은 명확합니다. 베트남에서 상표 충돌에 직면하였을 때, 상황을 즉각적으로 “불가능하다(impossible)”고 단정해서는 안 됩니다. 식별력에 관한 논거 에서부터 인용상표의 존속 여부 및 유효성에 대한 검토에 이르기까지, 이용 가능한 모든 법적 수단에 대한 종합적 평가가 필수적입니다. 더욱 중요한 것은, 선택된 전략이 브랜드의 장기적인 상업적 목표와 부합하는 지속가능한 결과(sustainable outcome) 를 도출할 수 있어야 한다는 점입니다. 특히 프랜차이즈 모델에서는 산업재산권의 확실성이 사업 운영의 기본 전제조건이 됩니다.
결국, MEGA MGC COFFEE 는 단순히 거절 결정을 극복한 데 그치지 않았습니다. 그보다 훨씬 중요한 성과를 확보하였습니다. 즉, 명확하고 안정적이며 집행 가능한 법적 기반을 확립함으로써, 베트남 시장에 대한 자신 있는 진입을 가능하게 하였고, 향후 체계적이고 지속가능한 방식으로 사업을 확장·보호·발전시킬 수 있는 토대를 마련하였습니다.