Khôi phục quyền ưu tiên đối với đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam – Có thể bạn chưa biết
Đơn sáng chế của chủ đơn nước ngoài đã hết thời hạn ưu tiên 12 tháng, nhưng chủ đơn vẫn muốn đăng ký sáng chế của mình tại Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là, liệu có thể yêu cầu khôi phục quyền ưu tiên cho đơn đăng ký quốc tế và sau đó đăng ký vào pha quốc gia Việt Nam theo Hiệp ước Hợp tác về Sáng chế được không?
1. “Ngày ưu tiên” của đơn đăng ký sáng chế là gì?
Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp (Công ước Paris) là một điều ước quốc tế quy định rằng, bên cạnh các lợi ích khác, chủ đơn có quyền xin hưởng quyền ưu tiên. Theo Công ước Paris, trên cơ sở đơn hợp lệ đầu tiên được nộp tại một trong các quốc gia thành viên, chủ đơn có thể, trong một khoảng thời gian nhất định (12 tháng đối với đơn sáng chế), nộp đơn xin đăng ký bảo hộ sáng chế tại bất kỳ quốc gia thành viên nào khác. Những đơn đăng ký tiếp theo này sẽ được coi như là đã nộp vào cùng ngày với đơn đầu tiên. Nói cách khác, chủ đơn sẽ có sự ưu tiên (“quyền ưu tiên“) so với các đơn cho cùng một sáng chế do người khác nộp trong khoảng thời gian nói trên. Hơn nữa, các đơn tiếp theo này, trên cơ sở đơn đầu tiên, sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự kiện nào diễn ra trong khoảng thời gian đó, chẳng hạn như việc công bố sáng chế. Ví dụ, nếu đơn đăng ký sáng chế cho cùng một sáng chế được nộp tại Việt Nam không muộn hơn 12 tháng sau khi đơn đăng ký sáng chế đầu tiên được nộp tại Trung Quốc, đơn nộp tại Việt Nam sẽ không bị mất hiệu lực khi công bố sáng chế đó trên một tạp chí trong vòng 12 tháng đó.
Một trong những lợi ích lớn trên thực tế của quy định này là chủ đơn xin bảo hộ ở một số quốc gia không bắt buộc phải nộp tất cả các đơn đăng ký của họ cùng một lúc, mà có tới 12 tháng để quyết định quốc gia nào họ muốn tìm kiếm sự bảo hộ, và thực hiện các bước cấn thiết để tìm kiếm sự bảo hộ sáng chế một cách hợp lý.
Theo Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS), chủ đơn cũng có thể được hưởng quyền ưu tiên ở các nước là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) mà không phải là thành viên của Công ước Paris.
Quyền ưu tiên tương tự theo Công ước Paris có thể được yêu cầu không chỉ giữa các Quốc gia ký kết và các thành viên của WTO mà còn có thể được thực hiện khi chủ đơn sau đó nộp đơn quốc tế theo Hiệp ước Hợp tác về Sáng chế (PCT). PCT là một thỏa thuận đặc biệt theo Điều 19 của Công ước Paris.
Do vậy, ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế là ngày mà đơn xin đăng ký bảo hộ sáng chế đầu tiên được nộp và tính mới của sáng chế được thiết lập từ ngày này. Nói cách khác, khi đơn đăng ký sáng chế được nộp lần đầu tiên tại một quốc gia, ngày nộp đơn đầu tiên đó được gọi là ngày ưu tiên. Chủ đơn từ các quốc gia thành viên Công ước Paris và của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) có thể xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris nếu họ nộp đơn đăng ký sáng chế tiếp theo tại các quốc gia thành viên trong vòng 12 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên cho cùng một sáng chế. Điều này cho phép các đơn tiếp theo được nộp trong giai đoạn ưu tiên được ưu tiên hơn so với các đơn khác cho cùng một sáng chế do người khác nộp sau ngày ưu tiên.
Có thể xin hưởng quyền ưu tiên dựa trên đơn đầu tiên theo Hiệp ước Hợp tác Sáng chế (PCT) khi đơn đăng ký sáng chế quốc tế được nộp sau đó. Điều quan trọng là các đơn đăng ký sáng chế nước ngoài phải được nộp trong giai đoạn ưu tiên hoặc theo PCT trước thời điểm đó – nộp đơn theo PCT sẽ có thêm ít nhất 18 tháng để quyết định xem có vào giai đoạn quốc gia ở bất kỳ quốc gia thành viên PCT nào hay không.
Sau khi hết thời hạn ưu tiên và cho đến khi đơn sáng chế được cơ quan cấp bằng sáng chế công bố lần đầu tiên (thường là 18 tháng sau ngày ưu tiên), vẫn có thể nộp đơn đăng ký bảo hộ cho cùng một sáng chế ở các quốc gia khác, nhưng không thể xin hưởng quyền ưu tiên từ đơn đã nộp trước đó. Một khi sáng chế đã được bộc lộ hoặc công bố, việc bảo hộ bằng sáng chế có thể không đạt được ở nước ngoài do mất tính mới.
Hình 1: Vòng đời của sáng chế
Hình 2: Ngày ưu tiên của đơn sáng chế
2. Khôi phục quyền ưu tiên đối với đơn sáng chế nghĩa là gì?
Trong số các đối tượng sở hữu công nghiệp như sáng chế (bao gồm cả giải pháp hữu ích), kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu được hưởng quyền ưu tiên dựa trên đơn nộp đầu tiên, việc khôi phục quyền ưu tiên chỉ được áp dụng cho sáng chế và là thủ tục được quy định theo Quy chế thi hành hiệp ước PCT (Quy chế PCT).
Quy tắc 26bis.3 và Quy tắc 49ter của Quy chế PCT quy định rằng nếu đơn quốc tế có ngày nộp đơn quốc tế muộn hơn ngày hết thời hạn ưu tiên nhưng trong thời hạn 02 (hai) tháng kể từ ngày hết hạn đó, Văn phòng nhận đơn hoặc Văn phòng được chỉ định sẽ, theo yêu cầu của người nộp đơn, khôi phục quyền ưu tiên nếu Văn phòng này thấy rằng các tiêu chí áp dụng (“tiêu chí khôi phục”) được đáp ứng. Do đó, các quốc gia thành viên đóng vai trò là Văn phòng nhận đơn hoặc Văn phòng được chỉ định được phép khôi phục quyền ưu tiên với thời hạn tối đa 02 (hai) tháng sau thời hạn 12 tháng của Công ước Paris đối với các đơn đăng ký sáng chế quốc tế.
Như vậy, có thể hiểu rằng khôi phục yêu cầu quyền ưu tiên là hành động hoặc quy trình khôi phục (tiếp tục thừa nhận) quyền ưu tiên theo công ước Paris ngay sau khi hết thời hạn ưu tiên cho chủ sở hữu theo đơn đăng ký sáng chế quốc tế bởi Văn phòng nhận đơn hoặc Văn phòng được chỉ định.
Việc khôi phục quyền ưu tiên không phải là kéo dài thời hạn ưu tiên theo Công ước Paris mà đây là một thủ tục có giới hạn thời gian nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp đơn vẫn được hưởng ngày ưu tiên trong đơn PCT của mình khi đã bỏ lỡ thời hạn 12 tháng theo quy định với điều kiện yêu cầu khôi phục được thực hiện hợp lệ trong vòng 02 (hai) tháng kể từ ngày hết hạn cùng với các lý do và bằng chứng chính đáng.
Hình 3: Khôi phục quyền ưu tiên
3. Nếu chủ đơn đầu tiên nộp đơn PCT (12 + 2 tháng bằng cách khôi phục ưu tiên tại WIPO), sau đó sử dụng đơn PCT này để xin vào pha quốc gia Việt Nam, đơn PCT này có được chấp nhận không? Có bất kỳ khoản phí bổ sung nào và bằng chứng hoặc tài liệu bổ sung mà chúng tôi cần cung cấp không?
Các quy định cho phép khôi phục/phục hồi quyền ưu tiên trong một số trường hợp nhất định khi chủ đơn không nộp đơn quốc tế trong thời hạn ưu tiên 12 tháng hiện có trong PCT mà Việt Nam và Trung Quốc là thành viên (https://www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html). Chủ đơn sáng chế có thể yêu cầu khôi phục quyền ưu tiên theo Quy tắc 26 bis.3 PCT tại Văn phòng nhận đơn (https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r26bis.html) và / hoặc theo Quy tắc 49 ter.2 PCT tại Văn phòng được Chỉ định riêng lẻ (https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r49ter.html) dựa trên một trong hai lý do. Một là, đơn đăng ký quốc tế không được nộp trong thời hạn 12 tháng theo Công ước Paris, bất chấp sự “quan tâm thích đáng” (“due care”) phù hợp với các hoàn cảnh thực tế, hoặc hai là, việc không nộp đúng thời hạn là “không có chủ ý” (“unintentional”). Điều này có nghĩa là, việc khôi phục/phục hồi quyền ưu tiên có thể do Văn phòng nhận đơn (Cơ quan sở hữu trí tuệ của nước nơi mà đơn đầu tiên được nộp) hoặc Văn phòng được chỉ định (Cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia được chỉ định cho việc nộp các đơn sáng chế tiếp theo) quyết định. Bạn có thể tham khảo các Hướng dẫn của Văn phòng nhận đơn PCT có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2022 qua liên kết https://www.wipo.int/pct/en/texts/ro/ro166a_166t.html để biết thêm chi tiết về vấn đề này.
Cần nhấn mạnh rằng, yêu cầu khôi phục quyền ưu tiên phải được thực hiện trong thời hạn 02 (hai) tháng kể từ ngày quyền ưu tiên hết hiệu lực.
Đối với trường hợp Văn phòng nhận đơn cho phép yêu cầu khôi phục quyền ưu tiên theo Quy tắc 26 bis.3 PCT theo một trong hai tiêu chí nêu trên, Cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia được chỉ định mà áp dụng cùng tiêu chí khôi phục cần chấp nhận quyết định của Văn phòng nhận đơn khi đơn PCT được đưa vào giai đoạn quốc gia theo Quy tắc 49 ter.1 PCT (https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r49ter.html).
Theo đó, với tư cách là thành viên của PCT, Cục SHTT Việt Nam sẽ có xu hướng chấp nhận quyền ưu tiên có được trong đơn PCT hợp lệ bị nộp muộn. Về vấn đề này, thủ tục cho đơn PCT khi được đưa vào giai đoạn quốc gia Việt Nam sẽ được coi như thủ tục đối với đơn đăng ký sáng chế quốc gia thông thường, theo đó, chủ đơn sẽ phải chịu phí yêu cầu quyền ưu tiên (lệ phí quốc gia là 6,70 đô la Mỹ cho mỗi đơn ưu tiên) ngoài lệ phí nộp đơn, nhưng không có lệ phí phục hồi quyền ưu tiên. Bất kỳ bằng chứng nào cho việc phục hồi (chẳng hạn như yêu cầu bằng văn bản của chủ đơn và văn bản chấp nhận của WIPO) cần phải được nộp cho Cục SHTT Việt Nam.
Lưu ý đến những điều trên, cần nhớ rằng, nếu Cục SHTT Việt Nam, với tư cách là Cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia được chỉ định, có những nghi ngờ hợp lý liên quan đến quyết định của Văn phòng nhận đơn về việc khôi phục quyền ưu tiên theo Quy tắc 26 bis.3 PCT, Cục SHTT Việt Nam có thể xem xét lại Quyết định theo Quy tắc 49 điều khoản 1 (d) PCT (https://www.wipo.int/pct/vi/texts/rules/r49ter.html) trong trường hợp đó Cục SHTT Việt Nam sẽ thông báo cho chủ đơn, nêu rõ lý do của việc nghi ngờ và cho người nộp đơn một cơ hội để trả lời trong một thời hạn quy định. Tuy nhiên, thủ tục này dường như tương đối hiếm khi được thực hiện vì trên thực tế Việt Nam chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp tương tự nào trước đây theo cuộc thảo luận không chính thức của chúng tôi với các thẩm định viên của Cục SHTT.
4. Thủ tục yêu cầu khôi phục quyền ưu tiên như thế nào?
Yêu cầu khôi phục quyền ưu tiên có thể được đưa ra vào thời điểm nộp đơn quốc tế hoặc sau đó, với điều kiện yêu cầu vần được thực hiện trong vòng hai tháng kể từ ngày hết thời hạn ưu tiên (theo Quy tắc PCT 26bis.3(e )). Lưu ý, đơn quốc tế khi nộp phải yêu cầu hưởng (các) quyền ưu tiên của (các) đơn nộp trước.
Có hai cách để thực hiện yêu cầu khôi phục quyền ưu tiên đơn sáng chế. Việc khôi phục quyền ưu tiên có thể được yêu cầu tại thời điểm nộp đơn đăng ký quốc tế theo mẫu yêu cầu (PCT/RO/101) (với tùy chọn trong Ô số VI của mẫu này), trên hệ thống ePCT-Filing hoặc Phần mềm PCT-SAFE. Theo cách khác, chủ đơn có thể nộp yêu cầu riêng rẽ cho việc khôi phục quyền ưu tiên bằng cách gửi thư tới Văn phòng nhận đơn trong thời hạn quy định theo Quy tắc PCT 26bis.3(e).
Mặc dù quyền ưu tiên có thể được yêu cầu khôi phục trong giai đoạn quốc gia tại bất kỳ Văn phòng được chỉ định nào áp dụng Quy tắc PCT 49ter.2 theo luật nước sở tại, nhưng nói chung, bất cứ khi nào có thể, người nộp đơn nên nộp yêu cầu khôi phục quyền ưu tiên tại Văn phòng nhận đơn khi tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế quốc tế. Đây là cách đơn giản nhất và tiết kiệm chi phí nhất, và trong nhiều trường hợp sẽ có hiệu lực trước các Văn phòng được chỉ định khi đơn quốc tế vào giai đoạn quốc gia.