동일한 출원일, 동일한 표장: 베트남의 해결 메커니즘과 기업의 대응 방안?

실무에서는 전혀 무관한 두 주체가 동일·유사한 표장을 동일한 상품/서비스에 대해 출원하는 사례가 드물지 않게 발생하며, 때로는 같은 날 출원되는 경우도 있습니다. 언뜻 우연처럼 보이는 이러한 상황은 흥미로운 법적 쟁점을 제기합니다. 양 출원이 모두 동일하게 출원일 요건을 충족하는 경우, 누구에게 우선권이 인정되는가? 누가 표장의 적법한 권리자가 되는가?

드문 사례로, KENFOX IP & Law Office의 의뢰인인 Eurotek Vietnam Lubricants Co., Ltd. (Công ty TNHH Dầu nhớt Eurotek Việt Nam)는 2020년 5월 26일, 제4류 “윤활유; 엔진오일”을 지정상품으로 하는 “ ”(SUPERTOP, 도형) 표장을 출원하였습니다. 2023년 7월, 베트남 지식재산청(IPVN)은 TLT Spare Parts Production and Trading Co., Ltd. [Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Phụ tùng TLT] 명의로 동일한 지정상품을 대상으로 “SUPERTOP” 표장이 역시 2020년 5월 26일에 출원되었다고 통지하였습니다. 양 출건이 실체심사 단계에 진입하자, 쟁점은 ‘누가 먼저 출원했는가’가 아니라 ‘선출원자가 존재하지 않는 상황을 법제도가 어떻게 처리할 것인가’로 전환되었습니다.

핵심 법리: ‘선출원주의(First-to-File)’만으로 결론이 나지 않는 경우

베트남의 지식재산 제도는 엄격한 선출원주의를 채택하고 있습니다. 이 규칙은 동일한 표장 및 동일/유사 상품·서비스에 대하여 누가 등록상 우선권을 보유하는지를 가려내기 위한 것으로, 더 먼저 출원한 자가 보호에 대한 우월한 청구권을 갖습니다. 다만, 동일한 표장에 관한 두 건의 출원이 ‘같은 날’ 접수된 경우에는 어느 쪽도 상대방보다 먼저 출원하지 않았으므로, 위 규칙만으로 우열을 확정할 수 없습니다.

이러한 상황에서 베트남 지식재산청(IPVN)은 즉시 어느 일방이 “등록을 받을 자”라고 판단하는 ‘중재자’의 역할을 가정하지 않습니다. 대신, 제도는 공정성과 투명성을 담보하고, 당사자들이 상호 합의를 통해 분쟁을 주도적으로 해결하도록 유도하는 방식으로 설계되어 있습니다.

“상호 인용(Mutual Citation)”: 법이 당사자 간 협의를 요구하는 경우

IPVN 심사관이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한 표장에 관한 두 출원이 동일한 상품·서비스류를 지정하고, 출원일도 동일하다는 사실을 확인하면, 특별한 절차가 개시됩니다. 구체적으로 IPVN은 다음과 같은 “상호 인용(교차 인용)” 메커니즘을 적용합니다.

각 출원에 대한 개별 심사 통지: 각 출원은 통상 절차에 따라 각각 실체심사를 받습니다. 다만 각 당사자에게 발부되는 실체심사결과통지서에는 상대방 출원이 상충하는 선행으로 인용되어, 보호거절의 근거로 제시됩니다.
병렬적 법적 충돌의 확인: 상호 인용으로 인해 특이한 법적 교착상태가 발생합니다. 각 출원이 상대방 출원을 동시에 저지하는 바, 일방이 허용될 수 없는 이유가 곧 타방의 존재에 기인합니다.
합의에 의한 분쟁 해결의 요구: IPVN은 일방적 결정을 내리기보다는 당사자들이 직접 협상하여 해결에 도달하도록 권장합니다. 행정청은 중립적 조정자의 지위에서 등록가능성을 향한 협상 기회를 마련합니다.

법적 귀결 — 행정상 교착상태: 당사자들이 분쟁 해결 방식에 관한 서면 합의서를 제출하지 않는 한, 어느 출원도 등록 절차를 계속 진행할 수 없습니다. IPVN은 오직 하나의 출원만을 등록 단계로 진행하도록 허용합니다.

이에 따라, 상표권자들이 통상 선택하는 경로는 다음 두 가지 중 하나입니다.

(A) 단일 권리자 체제: 당사자들은 일방이 출원을 계속 진행하고 타방은 자신의 출원을 철회하거나 이를 전자에게 양도하기로 합의합니다. 이는 절차가 간명하고 신속하며, 일방이 명확한 상업적 이해관계를 보유하는 경우 선호됩니다.
(B) 단일 상표의 공동소유: 양 당사자 모두 권리를 유지할 합리적 사유가 있는 경우, 단일·통합 출원을 공동소유하기로 합의할 수 있습니다. 이때 양 당사자의 명의가 하나의 출원서에 병기되고, 다른 출원은 철회됩니다. 공동 소유는 상표의 공동 이용을 가능케 하나, 장기적 협력과 권리·의무의 명확한 배분이 요구됩니다.

어느 방식을 택하든, 당사자들은 지체 없이 정식의 서면 합의서를 체결하고 이를 IPVN에 통지하여야 합니다. 정해진 기간 내에 합의서가 제출되지 아니하는 경우, 관련된 모든 출원은 분쟁 미해결을 이유로 거절됩니다.

본 메커니즘의 타당성

“상호 인용–당사자 간 합의–단일 등록가능 출원” 방식은 임시적·기술적 처방이 아니라, 법원칙과 등록제도 운영의 실무적 요구 사이의 세심한 균형을 반영합니다.

선출원주의의 객관성에 대한 엄격한 준수: 명문의 우선권 근거가 없는 한, 지식재산청은 “사용상의 공로”나 상표의 영업상 이용 이력을 고려하지 않습니다. 이는 절대적 차원의 절차적 공정을 담보합니다.
행정의 실효성과 분쟁 예방: 동일 상품·서비스에 중복된 권리를 병존 등록하는 일을 회피함으로써 등록 후 분쟁의 위험을 최소화하고, 동시에 당사자들로 하여금 대화에 나서 자율적으로 분쟁을 해결하도록 유인합니다.

다시 말해, 이 메커니즘은 법체계의 투명성과 객관성을 보전하는 동시에, 당사자들이 성실한 의사와 브랜드 전략을 입증할 수 있는 필수적인 “여지”를 마련합니다. 승자독식의 결론을 강제하기보다는, 쌍방이 각자의 사업상 이익에 부합하는 상호 수용가능한 해결책을 협상할 기회를 제공합니다.

상표권자에 대한 권고

상기와 같은 상황에 효과적으로 대응하기 위하여, 상표권자는 다음의 조치를 선제적으로 취할 필요가 있습니다.

상대방과의 신속한 교섭 착수: 상대 출원을 선행 인용한 심사결과 통지를 수령하는 즉시 상대 출원인과 접촉하십시오. 조기 협상은 철회, 양도 또는 공동소유 등 향후 절차에 대한 합의 가능성을 높입니다. 지체할 경우 쌍방 모두 권리를 상실할 수 있습니다.
법률 서류의 표준화: 지정(또는 공동소유) 합의서, 철회의사서, 양도계약서(해당 시), 당사자 합의를 확인하는 베트남 지식재산청(IPVN) 제출용 공문 등 필요한 일체의 문서 양식을 준비하십시오.
(공동소유 선택 시) 운영 조항의 정비: 품질관리, 사용범위, 의사결정 체계, 이견 해결 절차를 명확히 규정하십시오. 이는 소비자 혼동과 내부 분쟁을 예방합니다.
모든 기한의 관리: 협상과 병행하여 양 출원의 심사일정(의견제출 기한, 공고일, 제3자 이의신청 기간 등)을 면밀히 관리하십시오. 선제적 모니터링은 중대한 기한 도과 및 그에 따른 불리한 절차적 결과를 방지합니다.
장기 전략의 고려: 원칙적으로 단일 권리자 체제가 관리·사업화·집행(예: 라이선스, 집행조치, 향후 양도)의 효율성을 제고합니다. 공동소유는 과도기적 유연성을 제공할 수 있으나, 장기적으로 운영상 위험을 수반합니다. 장단점을 면밀히 저울질하여 장기 브랜드 전략에 최적인 방식을 우선하십시오.

결론

출원일과 표장이 모두 동일한 예외적 상황에서는, 베트남 지식재산청(IPVN) 통지에 대한 답변기한이 만료되기 전에 신속히 행동하여 전략적 협상을 진행함으로써 분쟁을 해소하는 접근이 가장 효과적입니다.

앞서 언급한 사안에서, KENFOX IP & Law Office는 “SUPERTOP” 표장과 관련하여 Eurotek Company를 대리해 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Phụ tùng TLT와 협상을 진행하였고, 그 결과 TLT가 자신의 출원을 철회하기로 함으로써, 의뢰인이 베트남에서 표장 등록을 취득할 수 있는 법적 경로가 마련되었습니다.

QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney

PHAN, Do Thi | Special Counsel

HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney

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