在越南提起专利侵权诉讼 – 企业可以从中学到什么？

乍看之下，案件似乎已具备一系列清晰且有力的证据：Vietnam Intellectual Property Research Institute (VIPRI) 出具的《Assessment Conclusion》确认存在专利侵权行为，Inspectorate of the Ministry of Science and Technology (IMOST) 作出的《Inspection Conclusion》亦认定侵权成立，且涉嫌包含专利侵权标识的产品已被 IMOST 查扣并完成现场记录。基于上述事实，几乎所有人都会认为：事实清楚、证据确凿，侵权行为明显且无可辩驳，被告几乎不可能推翻案件结论。在这种情况下，最为理性的选择似乎是接受败诉结果，并与专利权人展开谈判，以尽可能降低损害赔偿金额。

然而，本案却为我们提供了一个截然不同、且更具深度的视角：在行政程序中取得胜利，并不当然意味着能够赢得整个案件。 即便在看似所有证据均对被控侵权方极为不利的情形下，仍然存在反驳专利权人侵权指控的空间。从专利权人的角度来看，通过民事诉讼途径主张和维护专利权，显然要求对诉讼机制具备深入而专业的理解；否则，一起原本几近胜诉的案件，极有可能演变为难以挽回的失败。

Merck Sharp & Dohme Company (USA) 针对 Dat Vi Phu Pharmaceutical Joint Stock Company (Vietnam) 提起的这起专利侵权诉讼，历时长达四年，经历了两级司法审理程序，亦耗费了原被告双方大量的人力、时间与资源。本案不仅是一场法律层面的博弈，更是一场旨在确认并彰显知识产权保护价值与重要性的斗争。

KENFOX IP & Law Office 对该案进行了系统梳理并提炼关键要点，期望通过这一艰难却极具代表性的案例历程，帮助权利人及相关主体更为直观、深入地理解专利侵权诉讼在越南的运作路径。本案总结亦旨在揭示越南专利侵权诉讼中所面临的现实挑战，以及其中所蕴含的宝贵经验与启示。

背景

Merck Sharp & Dohme Company (MS&D Company) 在制药领域拥有数量众多的专利，并已在包括越南在内的多个国家获得保护。2014年9月，MS&D Company 发现，越南公司 Dat Vi Phu Pharmaceutical Joint Stock Company 已获准使用流通编号 VD-21483-14 和 VD-21484-14，用于名为 “Zlatko-100” 和 “Zlatko-50” 的药品产品。上述两款产品均含有 Sitagliptin phosphate monohydrate，该化合物受 MS&D 名下 Patent No. 7037 的保护。

停止侵权函（Cease & Desist Letter）：鉴此，Merck Sharp & Dohme Company（MS&D Company）向 Dat Vi Phu Pharmaceutical Joint Stock Company（Dat Vi Phu Company）发出了停止侵权函（Cease & Desist Letter），但对方未作任何回应。

VIPRI 专家意见（VIPRI expert opinion）：为进一步收集侵权证据，MS&D Company 向 Vietnam Intellectual Property Research Institute（VIPRI）提交了关于涉嫌专利侵权的专家鉴定请求。2014年10月22日，VIPRI 出具了编号为 Assessment Conclusion No. SC008-14YC/KLGD 的鉴定结论文件。该文件确认，Zlatko-100 和 Zlatko-50 中所含的活性成分 Sitagliptin phosphate monohydrate 确实落入 MS&D 名下 Patent No. 7037 的保护范围。

行政程序下的突击检查（Raid under administrative procedure）：基于 VIPRI 出具的专家意见（Assessment Conclusion），MS&D Company 向 Inspectorate of the Ministry of Science and Technology（IMOST）提交了申请，请求对 Dat Vi Phu Company 的专利侵权行为予以处理。2015年1月14日，IMOST 对 Dat Vi Phu Company（DVP Company）进行了现场检查。检查过程中发现，Dat Vi Phu Company 于2014年10月23日生产了 590 盒 Zlatko-50。其中，290 盒已销售给 Gon Sa Joint Stock Company，其余 300 盒存放于其位于胡志明市的代表处（其中 290 盒入库保存，10 盒作为样品留存）。此外，现场还查获未使用的原材料，包括 48.7 公斤 Sitagliptin、36.45 公斤 Zlatko-100 铝箔、32.2 公斤 Zlatko-50 铝箔、12,300 套 Zlatko-100 包装、13,350 套 Zlatko-50 包装以及 9,800 份说明书。

作出承诺但未履行（Commitment, but non-compliance）：在2015年1月30日的检查过程中，Dat Vi Phu Company 承认其存在专利侵权行为，并承诺停止生产、广告宣传及分销侵权药品 Zlatko-100 和 Zlatko-50。然而，随后 Dat Vi Phu Company 并未实际履行上述承诺。

IMOST 检查结论（IMOST Inspection Conclusion）：2015年3月20日，IMOST 出具了编号为 Inspection Conclusion No. 113/KL-Ttra 的检查结论，认定 Dat Vi Phu Company 生产和销售含有 Sitagliptin 的 Zlatko 系列药品，已构成对 Patent No. 7037（及相关发明）的侵权行为，违反了《知识产权法》第126条的规定。鉴于 Dat Vi Phu Company 在案件处理过程中表现出一定的配合态度，IMOST 决定暂缓实施行政处罚，并要求 Dat Vi Phu Company 在 7日内停止相关产品的生产、销售和广告活动，销毁现有全部成品及原材料，并将 Sitagliptin 原料办理复出口。

尽管 Inspectorate of the Ministry of Science and Technology（IMOST）多次提出要求，Dat Vi Phu Pharmaceutical Joint Stock Company（Dat Vi Phu Company）仍未予以履行。

提起诉讼（Lawsuit）：2016年9月7日，Merck Sharp & Dohme Company（MS&D Company）向 People’s Court of Binh Duong Province 提起专利侵权民事诉讼，起诉 Dat Vi Phu Company。

一审判决（First instance verdict）：三年多后，即2019年12月4日，People’s Court of Binh Duong Province 作出一审判决。法院支持原告的全部诉讼请求，判令被告向原告赔偿 800,000,000 越南盾（VND）；同时责令被告停止专利侵权行为，召回并销毁侵权产品，并公开致歉、刊登更正声明。

上诉（Appeal）：2019年12月16日，Dat Vi Phu Company 提起上诉，请求撤销一审判决。

二审判决（Appeal judgment）：2020年7月15日，High People’s Court in Ho Chi Minh City 作出二审判决，采纳检察机关及被告的上诉意见，撤销 People’s Court of Binh Duong Province 的一审判决，并裁定案件发回重审，自始重新审理。

实践层面的经验教训（Practical lessons to learn）

High People’s Court of Ho Chi Minh City 之所以采纳检察机关及被告的上诉请求，系因一审程序中存在审理瑕疵。然而，本案仍从两个维度提供了极具价值的启示——一方面是被指控专利侵权的一方（被告），另一方面是专利权人（原告）。上述经验与教训均值得相关主体深入反思并加以汲取。

[1] 专利侵权处理请求中的证据问题：行政程序与民事程序有何不同？

当知识产权权利人依据行政程序或民事程序申请执法处理时，证据处理方式最为显著的差异，体现在行政机关与法院对证据的审查和运用标准不同。

在行政措施下，执法机关可基于初步文件和证据启动检查程序，即便这些材料仅能表明存在“涉嫌侵权”的情形（见 Decree 105/2006/ND-CP 第23条）。在该阶段，行政机关并不需要对证据的合法性或证明力作出全面确认，即可展开执法调查，并在调查过程中判断是否构成知识产权侵权。一旦确认存在违法行为，侵权产品将立即依行政程序被查扣，从而迅速保护知识产权权利人的合法权益。

相较之下，民事程序，尤其是在知识产权侵权诉讼中，对证据的要求明显更为严格。相关证据必须符合 2015 Code of Civil Procedure 第七章（第91条至第110条）所规定的一整套明确法律条件。若其中任何条件未被满足，原告提交的证据即可能被法院认定为不具备证据资格，或不具有证明力，从而导致整个诉讼主张失去基础、前功尽弃。前述案件中一审判决被撤销，正是该问题在实践中的典型体现。

[2] 上述案件失败的原因何在？

在上述案件中，一审法院采信了 Vietnam Intellectual Property Research Institute（VIPRI）出具的《Assessment Conclusion》，并据此认定存在专利侵权，从而作出有利于原告的判决。该《Assessment Conclusion》亦被 Inspectorate of the Ministry of Science and Technology（IMOST）采纳，用以启动行政执法措施，包括现场检查以及对侵权产品和原材料的临时扣押。从法律层面看，2015 Code of Civil Procedure 第94条将《Assessment Conclusion》列为十种证据来源之一；此外，2022年修订的《知识产权法》在第201.5条中亦明确规定，《Assessment Conclusion》属于有权机关处理案件时可采信的合法证据来源。

在民事诉讼程序中，包括原告、被告以及具有相关权利义务的第三人在内的诉讼参与人，均有权请求法院调取《Assessment Conclusion》，或自行申请鉴定（见 2015 Code of Civil Procedure 第102条）。然而，只有在“鉴定系依照法律规定的程序进行”的前提下，《Assessment Conclusion》方可被视为具有证明力的侵权证据（见 2015 Code of Civil Procedure 第95条）。在本案中，尽管该《Assessment Conclusion》曾被 IMOST 采纳用于行政处理，二审法院仍未予以认可。

问题究竟出在哪里？在前述诉讼中，原告提交了文件以证明其作为知识产权权利人的主体资格（Patent No. 7037 与 Patent No. 5684），并基于 VIPRI 于2014年10月22日出具的 Assessment Conclusion No. SC008-14YC/KLGD，主张被告侵害了其专利权。然而，一个关键细节在于：原告在申请鉴定时，仅提交了 “Decision No. 437/QD-QLD dated August 12, 2014, from the Director of the Drug Administration of Vietnam” 作为鉴定依据。该文件并未包含 Zlatko 100 与 Zlatko 50 的实物样品，因为在当时被告尚未开始生产上述产品。

换言之，VIPRI 并未对 Zlatko 100 与 Zlatko 50 的“实际样品”进行检验。但一审法院却仍然依赖 Assessment Conclusion No. SC008-14YC/KLGD 对案件作出裁判。此种做法存在明显问题，因为该鉴定结论完全基于书面材料，而非基于药品实物样品，其客观性因此受到实质性影响。客观性是证据被采纳所必须具备的三项基本属性之一。因此，原告提交的该《Assessment Conclusion》在证据可采性方面，违反了重要的法律原则。

此外，在一审审理过程中，被告对上述《Assessment Conclusion》明确提出异议，并请求重新鉴定。然而，一审法院并未采纳该请求，仍继续依据原告提交的《Assessment Conclusion》作为裁判依据。这一处理方式违反了 2015 Code of Civil Procedure 第92.2条及第102条的相关规定。

更为具体而言，被告依法行使了其在民事诉讼程序中对专业机构（VIPRI）出具的鉴定意见提出“异议”的权利。在此情形下，若被告对 VIPRI 的鉴定结论不予认可并请求重新鉴定，一审法院本应当使用由 IMOST 在行政检查中留存的“样品”作为重新鉴定的基础。倘若一审法院指示 VIPRI 以在被告经营场所检查时临时扣押的“样品（证物）”进行鉴定，且鉴定结论系基于该样品作出，则被告将难以再对证据的可采性提出合理质疑。如此一来，撤销整个一审判决并发回重审的法律基础亦将不复存在。

[3] 新的《Assessment Conclusion》确认存在专利侵权却仍被驳回：原因何在？

在二审审理过程中，原告提交了由 Vietnam Intellectual Property Research Institute（VIPRI）出具的一份新的《Assessment Conclusion》（No. SC036-20YC/KLGĐ，日期为2020年6月12日），对药品 Zlatko-25 进行鉴定，以证明其侵犯了原告的专利权。然而，二审法院认为，该鉴定系应原告自行申请而作出，未符合相关法律规定；且被告对该鉴定结论明确表示异议。据此，法院认定 Assessment Conclusion No. SC036-20YC/KLGD 不构成解决本案的有效证据。

既然《Assessment Conclusion》被 2015 Code of Civil Procedure 第94条明确列为十种“证据来源”之一，法院为何仍拒绝采信？关键在于，《Assessment Conclusion》仅在“鉴定系依照法律规定的程序进行”的情况下，方可被视为合法有效的证据（见 2015 Code of Civil Procedure 第95.6条）。此外，2015 Code of Civil Procedure 第102.1条规定：“当事人有权请求法院调取鉴定结论；若该请求被法院驳回，当事人亦可自行申请鉴定。该权利须在法院决定依一审程序开庭审理之前行使。”因此，当事人自行提交的《Assessment Conclusion》要被采信为“证据”，必须同时满足以下两个条件：（i）当事人曾请求法院调取《Assessment Conclusion》，但该请求被法院拒绝；（ii）自行申请鉴定的请求，系在法院决定依一审程序开庭审理之前提出。

二审法院之所以驳回原告补充提交的《Assessment Conclusion》，很可能正是因为该鉴定违反了 2015 Code of Civil Procedure 第102条的规定——即该鉴定是在二审审理阶段才补充提交的。此外，二审法院亦可能适用了《司法鉴定法》（Law on Judicial Expertise）的相关规定：只有在当事人请求程序性机关或程序性人员调取鉴定被拒绝后，其方有权自行申请鉴定；且当事人仅能在法院作出一审开庭审理决定之前，自行申请鉴定。

[4]《Assessment Conclusion》不应仅依赖“纸面材料”

在前述案件中，原告并未向鉴定机构提供涉案药品的实际样品，而仅以 “Decision No. 437/QD-QLD dated August 12, 2014, by the Director of the Drug Administration of Vietnam, which promulgated the list of 412 domestically produced drugs registered for circulation in Vietnam – phase 146, including the products Zlatko 100 and Zlatko 50 registered by the defendant” 中所载的化合物名称，作为申请鉴定的依据。此种做法违反了 Decree No. 105/2006/ND-CP 第48条的规定。该条明确要求，鉴定活动应当以具体样品为基础进行，以确保鉴定结论的准确性与客观性。

二审法院据此认定，一审法院未能全面收集必要证据，且在证据明显不足的情况下作出裁判，导致判决建立在不确定的事实基础之上，进而损害了审理程序的公正性与透明度。

结论（Conclusion）

本案历时四年，历经两级审理程序，不仅凸显了专利侵权诉讼在法律层面所面临的复杂性与挑战，也充分反映了此类案件对当事双方在时间、精力与资源方面的巨大消耗。在司法制度改革尚待推进、审判思路仍有待进一步适应实践需求的背景下，可以清楚地看到：在知识产权侵权案件中，尤其是专利侵权纠纷，要取得实质性胜诉结果，律师与知识产权专业人士必须对知识产权法、民事诉讼程序及相关法规具备系统而深入的理解，方能据此制定切实可行、具有前瞻性的诉讼与维权策略，以有效保护客户的知识产权权益。

尤为关键的是，自案件启动之初即应充分准备全面、充分、具有说服力且符合法律要求的证据。唯有如此，方能显著提升案件成功的可能性，并最大限度减少后续补充证据的需要，从而降低证据因程序或形式瑕疵而被法院排除采信的风险。

凭借丰富的实务经验与专业积累，KENFOX IP & Law Office 已成功协助众多知识产权权利人开展知识产权维权与执法工作。如您需要在越南有效应对和处理知识产权侵权问题，欢迎与我们联系，由专业的知识产权代理机构为您提供全方位、具实操性的法律支持。

By Nguyen Vu QUAN

Partner & IP Attorney

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