베트남에서의 자유 실시(FTO): 왜, 그리고 어떻게 제품 출시 전에 FTO를 수행해야 하는가?

베트남에서 FTO 검토 없이 제품을 출시하는 것은, 헤드라이트를 끄고 야간 운전을 하는 것과 비슷합니다. 불가능하지는 않지만 위험하고 비용이 많이 들 수 있습니다. 베트남은 실용신안 제도(utility model)를 운영하고, 침해 판단에서 강력한 균등론(균등침해 법리)을 적용하며, 규제 승인 단계에서 광범위한 ‘보라(Bolar)형’ 예외를 인정합니다. 이 가운데 무엇이 귀사에 유리하고 무엇이 불리한지를 정확히 파악하는지가 출시의 성패를 좌우합니다.

베트남 시장 진출을 검토하는 외국 기업에게 자유 실시(Freedom to Operate, FTO) 조사는 단순한 행정적 체크리스트가 아니라, 리스크 완화와 사업 전략 수립을 위한 핵심적이고 선제적인 도구입니다. 글로벌 공급망에 깊숙이 편입되고 외국인 직접투자(FDI)를 대규모로 유치하고 있는 베트남의 급변하는 경제 환경에서 FTO 조사는 사실상 필수적입니다. 이를 소홀히 할 경우, 특허권 침해 소송은 물론 평판 훼손을 포함한 중대한 법적·재정적 위험에 노출될 수 있습니다. 이는 FTO가 본질적으로 타인의 특허권을 침해하지 않도록 회피하기 위한 방어적 전략이며, 스스로 특허를 취득하는 것과는 목표가 전혀 다르기 때문입니다.

1. 자유 실시(Freedom to Operate, FTO)란 무엇인가?

자유 실시(FTO) 조사는 클리어런스(clearance) 또는 침해 조사라고도 하며, 특정 국가에서 어떤 제품·공정·기술을 타인의 유효하고 집행 가능한 특허권을 침해하지 않고 상업적으로 제조·사용·판매할 수 있는지를 판단하기 위한 심층 조사입니다. FTO 분석은 일반적인 특허조사와 달리, 현재 효력이 존속 중인 특허뿐 아니라 장래 집행 가능한 특허로 성숙할 수 있는 계류(출원) 중 권리까지 포함한 “현행(active) 권리”에 초점을 둡니다. 그 1차적 목적은 시장 진입 또는 제품 출시 전에 침해 위험을 평가·완화하는 데 있습니다.

FTO 절차는 단순한 법률적 형식 요건을 넘어, 기업 경영의 근본 전략입니다. 제품 개발을 마친 뒤에야 FTO를 실시하려는 태도는, 기존 특허에 의해 시장 진입이 봉쇄될 수 있는 사업에 막대한 자금을 투입하게 만드는 위험을 내포합니다. 연구·개발(R&D)의 초기 단계부터 FTO 분석을 통합하면, 그 결과를 바탕으로 설계를 조정하고, 제품 로드맵을 수정하며, 잠재적 충돌을 우회하는(디자인-어라운드) 혁신을 통해 장차 극복하기 어려운 장애물을 사전에 제거할 수 있습니다. 더 나아가, 완결성 높은 FTO 조사는 투자 유치에도 핵심 요소로 작용합니다. 노련한 투자자들은 실사(due diligence) 과정에서 FTO 보고서를 면밀히 검토하여 인지된 위험을 낮추고 신뢰를 제고함으로써 자금 조달을 가속화할 수 있기 때문입니다.

2. 왜 베트남에는 맞춤형 FTO 접근이 필요한가?

베트남의 지식재산 환경은 다른 관할과 구별되는 고유한 복합성을 갖고 있어, 이에 특화된 FTO 접근이 필수적입니다.

(1) 차단 권리는 “하나”가 아니라 “둘”

베트남은 발명특허(존속기간 20년)와 실용신안(존속기간 10년)을 모두 보호합니다. 실용신안은 진보성(창작성) 요건이 상대적으로 낮아 취득이 용이하고, 조사 범위를 ‘특허’로만 한정할 경우 간과되기 쉽습니다. 따라서 베트남형 FTO는 두 권리 유형 모두를 탐색·검토하여 ‘허위의 안도감’을 피해야 합니다.

외국 기업의 입장에서는, 이 이중 구조 때문에 포괄적 FTO 검색이 두 유형의 권리(보호표장) 모두를 대상으로 이루어져야 합니다. 전통적 ‘특허’만을 겨냥한 검색은 시장 진입을 실질적으로 차단할 수 있는 유효한 실용신안을 놓칠 위험이 높아, 은폐된 중대한 침해 리스크를 초래할 수 있습니다.

(2) 균등론과 그 적용

베트남의 침해 판단에서 당국과 법원—특히 NIIP(구 VIPRI)—은 청구항 대비 제품/공정을 비교할 때 기능–수단–결과(Function–Way–Result, F-W-R) 분석틀을 활용한 전문가 감정에 의존하는 경향이 있습니다. 균등론은, 특정 제품이나 공정이 특허 청구항의 문언에 문자적으로는 포섭되지 않더라도, **“실질적으로 동일한 기능을, 실질적으로 동일한 방식으로 수행하여, 실질적으로 동일한 결과를 산출”**한다면 침해로 인정될 수 있음을 의미합니다.
이 접근은 FTO 분석에서 결정적 함의를 가집니다. 즉, 특허를 ‘우회’하기 위한 **소규모 설계 변경(디자인-어라운드)**이라도 균등 침해로 평가될 수 있으며, NIIP의 전문가 의견은 소송 절차에서 강한 설득력을 가집니다.

(3) 특허 존속기간 연장(PTE) 제도의 부재

여타 관할과 달리, 베트남에는 일반적 특허 존속기간 연장(PTE) 제도가 없습니다. 발명특허의 존속기간은 출원일로부터 20년이지만, 심사 기간 등으로 인해 특허의 실질적 상업화 기간은 단축될 수 있습니다. 다만 주목할 점으로, 정부령 제65/2023/ND-CP호는 의약품 분야에서 품목허가(MA) 지연을 겪은 특허권자에게 제한적 보상 메커니즘을 부여합니다. 이는 의약품 기업이 출시 시점을 설계하고 시장 노출을 모델링할 때 고려해야 할 핵심 요소입니다.

3. 베트남 특화 7단계 FTO 방법론

베트남에서 정확하고 포괄적인 자유 실시(Freedom to Operate, FTO) 조사를 수행하려면, 신뢰할 수 있는 현지 지식재산 전문 로펌의 전문성이 필수적입니다. 이는 단순한 권고가 아니라 전략적 필요입니다. 예컨대 KENFOX IP & Law Office와 같은 로펌은 공공 검색엔진으로는 접근할 수 없는 내부·사설 데이터베이스를 보유하고, **전직 베트남 지식재산국 심사관(IPVN, 구 VNIPO)**을 포함한 기술·법률 전문가를 확보하고 있어, 절차상 핵심 장애를 사전에 완화하고 최신·정확한 정보에 기초한 조사를 보장합니다.

전문적 FTO 조사는 단순 키워드 검색을 넘어서는 체계적 절차입니다. 베트남의 법제·기관 환경을 반영한 맞춤형 접근이 요구되며, 통상적인 포괄적 FTO의 워크플로는 아래 7단계를 포함합니다.

단계 1: 정의(Define): 분석 대상 제품·공정을 면밀히 특정합니다. 대상의 기능·구성요소·공정 단계를 분해하고, 이를 잠재적 특허 청구항의 문언에 매핑합니다. 이 기초 작업을 통해 검색 범위를 넓게 유지하면서도 정밀성을 확보합니다.

단계 2: 적합한 데이터베이스 검색(Search the Right Databases): 검색은 다각도로 이루어져야 합니다. 우선 **베트남 지식재산국(IPVN) 공식 온라인 포털(WIPO-Publish)**을 활용합니다. 법적 상태 확인과 역내 시야 확보를 위해 ASEAN IP Register가 유용합니다. 또한 WIPO PATENTSCOPE 등 국제 DB를 통해 특허 패밀리 및 베트남으로의 PCT 국내단계 진입 여부를 파악해야 합니다(베트남의 대외 출원 유입의 주요 경로).

단계 3: 광범위 탐색(Cast a Wide Net): 베트남에는 발명특허와 실용신안이라는 두 가지 차단 권리가 존재하므로, 양자를 모두 포괄해야 합니다. IPC 분류, 영어·베트남어 키워드, 권리자(출원인)·패밀리 기반 등 다양한 기준을 병행해 검색합니다. 특히 다수의 차단 권리가 PCT 국내단계를 통해 유입되는 점을 고려합니다.

단계 4: 권리 상태·존속기간 확인(Check Legal Status & Term): FTO의 가치는 발견 권리의 현황에 좌우됩니다. 관련 특허가 등록·계류 중인지, 연차료가 납부되어 권리 존속 중인지 등을 확인해야 합니다. 발명특허의 존속기간은 출원일로부터 20년이지만, 베트남에는 일반적 특허 존속기간 연장(PTE) 제도가 없습니다. 이러한 정보는 공개 DB에서 완전하지 않은 경우가 많아, 현지 파트너의 검증이 특히 중요합니다.

단계 5: 청구범위(및 균등) 해석(Read the Claims and Equivalents): FTO의 핵심은 청구항 해석입니다. 식별된 특허의 청구항 문언을 면밀히 읽고, 문언 포섭을 넘어 **균등론(Doctrine of Equivalents)**을 고려해야 합니다. 베트남에서는 **국가지식재산연구원(NIIP, 구 VIPRI)**이 활용하는 기능–수단–결과(Function–Way–Result, F-W-R) 분석틀이 일반적입니다. 대상 제품의 본질적 요소를 잠재적 차단 특허의 청구항과 대조하는 청구항대응표(Claim Chart) 작성이 표준적이면서도 효과적입니다.

단계 6: 예외·항변 고려(Account for Exceptions & Defenses): 충실한 FTO 보고서는 가능한 항변 사유를 함께 평가합니다. 베트남의 핵심 포인트는 다음과 같습니다.

Bolar/규제 승인: 의약품 분야의 Bolar 예외는 국제적으로 통용됩니다. 아울러 베트남 법제는 규제(품목허가) 지연으로 피해를 입은 특허권자에 대한 제한적 보상 메커니즘을 두고 있어(특히 제약의료·의료기기 분야에 중요), 출시 일정·리스크 모델링 시 고려가 필요합니다.
출원공개 후 보상(가출원 권리, Provisional Rights): 출원공개 후 통지를 받고 해당 발명을 사용한 자에 대해, 후에 특허가 등록되는 경우 출원인은 합리적 보상을 청구할 수 있습니다.
병행수입/권리소진(Parallel Import/Exhaustion): 베트남은 국제 소진주의를 적용합니다. 특허권자(또는 동의 하에) 의해 세계 어느 곳에서든 적법하게 판매된 물건이라면, 그 재판매수입을 특허로 금지할 수 없습니다.
선사용권(Prior User Rights): 출원일 이전에 선의로 발명을 사용하던 자는, 그 범위규모 내에서 계속 사용할 권리가 있습니다.

단계 7: 위험도 평가·완화(Risk-Rate & Mitigate): 최종적으로 모든 결과를 종합하여 **위험도(예: High/Medium/Low)**를 명확히 산정하고 전략적 권고를 제시합니다. 완화 옵션에는 설계 변경(Design-Around), 라이선스 협상, 무효심판 등 권리 유효성 다툼이 포함될 수 있습니다. 베트남 2022년 개정 지재법은 기재불비(Enablement) 문제, 원출원 기재 범위를 초과하는 청구 등 새로운 무효사유를 도입하였으며, 이는 방어 전략의 유력한 수단이 될 수 있습니다.

위 7단계를 업무 흐름에 내재화하면, 베트남의 실제 집행·평가 관행을 반영한 현지 적합형(Fit-for-Vietnam) 클리어런스 의사결정이 가능해집니다.

4. 베트남의 FTO 환경: 핵심 구조적 과제

데이터 투명성의 한계: 베트남의 공공 특허 데이터베이스(예: IPVN)는 서지사항과 청구항 등 기본 정보는 제공하지만, 권리가 유효소멸·포기 상태인지 등 법적 상태에 관한 신뢰할 만한 데이터가 부족합니다. 이 공백으로 인해 공공 검색만으로는 FTO 목적을 충족하기 어렵습니다. 가장 정확하고 최신의 기록은 통상 인가된 대리인 또는 심사관에게만 접근이 허용됩니다. 따라서 신뢰할 수 있는 현지 IP 로펌과의 협업은 선택이 아니라 필수입니다. 전용(사설) 데이터베이스 접근과 현지 확인(verification) 없이 FTO를 진행하면, 외국 투자자는 불완전하거나 구식의 정보에 기초해 결정을 내릴 위험을 감수하게 됩니다.
언어 및 번역 리스크: 베트남의 모든 특허 출원은 베트남어로 제출되어야 하며, 집행판단은 베트남어 명세서만을 기준으로 이루어집니다. 베트남 지식재산국 IPVN(구 NOIP) 심사관에게는 외국어 번역의 정확성 검증 의무가 없습니다. 사소한 번역 오류라도 특허의 집행 가능성을 약화시키거나 권리범위를 왜곡할 수 있습니다. 따라서 FTO 검색에서 잠재적 침해가 표시되더라도, 베트남어 원문에 대한 심층 검토를 통해 위험이 경감·해소될 수 있습니다. 이는 법률·기술 전문성뿐 아니라 양 언어 유창성과 법률 용어 숙련도를 겸비한 현지 IP 파트너의 필요성을 강하게 시사합니다.

5. 최전선의 교훈: 사례연구와 전략적 선례

베트남에서의 특허침해 민사소송은 오랫동안 보조적(2차적) 집행 수단으로 인식되어 왔습니다. 절차의 장기화, 법관의 제한된 기술적 전문성, 손해액 입증의 곤란 등으로 인해 권리자들이 방어적 위치에 머물며 소송 제기를 주저하는 상황이 빈번했습니다. 그러나 최근 판례들은 이러한 인식을 바꾸고 있습니다. 베트남 법원은 복잡한 지식재산 분쟁에 보다 적극적으로 관여하고, 해외 전문가의 의견증거를 수용하며, 실질적 의미가 있는 구제수단을 부여하는 경향을 보이고 있습니다.

아래의 사례연구들은 소송이 ‘이론상 선택지’에서 ‘실행 가능한 집행 전략’으로 진화하고 있음을 보여줍니다. 각 사건은 개별 분쟁의 해결을 넘어 전략적 선례를 확립하여, 특히 외국 특허권자를 포함한 권리자들이 베트남에서 집행을 기획·수행하는 방식에 변화를 가져왔습니다. 적절한 전략을 전제로, 권리자는 이제 결정적 승소를 거두고 침해자에게 책임을 묻는 결과를 도출할 수 있음을 이들 사건은 시사합니다.

사건명

법적 쟁점

판결/조치

전략적 시사점

Bayer SAS v. Công ty TNHH Thương mại Nông Phát

특허침해

법원은 피고에게 침해 제품의 제조 및 유통 중지를 명령함. 원고는 변호사비용만을 손해배상으로 청구함.

배상액이 제한적이더라도 민사소송은 실효적 집행 수단이 될 수 있음.

European Pharma v. Vietnamese Infringer

의약품 특허침해

법원은 원고 승소 판결을 선고하고, 제품 폐기, 법정상한액 손해배상 지급, 공개사과를 명령함.

법원은 해외 전문가 의견을 수용할 의사가 있으며, 지연전술을 용납하지 않음.

유럽의 한 제약회사는 베트남 기업이 자사의 의약품 유효성분의 결정형에 관한 특허를 침해하고 있음을 발견하였다. 회사는 베트남 내 시험 인프라의 한계로 인해 프랑스에서 실시한 X선 회절(XRD) 시험 결과를 핵심 증거로 제출하였다. 한편 피고는 특허 무효 심판(행정절차) 을 제기하는 방식으로 지연전술을 구사하였다.

법원은 원고 승소 판결을 선고하면서 여러 중대한 선례를 확립하였다. 무엇보다 베트남 법원이 외국에서 작성된 전문가 감정(의견)을 소송 증거로 최초로 수용하였고, 또한 법정 손해배상 한도액인 5억 베트남 동(VND 500,000,000, 약 미화 21,600달러) 을 최초로 전액 인정하였다. 더 나아가 법원은 특허 무효에 관한 행정결정이 내려질 때까지 민사소송을 정지하지 않았으며, 이로써 위와 같은 지연전술이 소송 진행을 좌초시키는 수단으로 용인되지 않음을 분명히 하였다. 본 사건은 베트남의 민사 법원 시스템이 지식재산권 집행을 위한 보다 실효적이고 신뢰할 수 있는 경로로 발전하고 있으며, 베트남이 과거의 제약을 적극적으로 해소해 나가고 있음을 시사한다.

결론: 베트남 FTO에는 현지화된 리스크 관리 로드맵이 필요하다

베트남의 자유 실시(Freedom to Operate, FTO) 환경은 보다 실용적이고 미시적인 접근으로 전환되고 있다. 출시 단계의 법적 안전을 담보하기 위해 더 이상 전통적 공개 검색만에 의존할 수 없다. 이중 차단 권리(특허·실용신안), **기능–수단–결과(F–W–R)**에 기초한 균등론 관점, 심사·집행에서 베트남어 명세서에 대한 전면적 의존, 그리고 공개된 법적 상태 데이터의 제한적 투명성을 고려할 때, 효과적인 FTO는 체계화된 절차와 적합한 다학제 팀을 전제로 한다.

적정하게 수행되는 FTO는 단순한 방어 수단을 넘어 전략적 지렛대다. 기업은 초기 단계에서 선제적으로 위험을 스크리닝하고, 현지에서 법적 상태를 검증하며, 디자인–어라운드 전략을 실행하고, 필요 시 민사소송·행정집행 옵션을 병행 준비할 수 있다.

KENFOX IP & Law Office는 베트남을 대표하는 지식재산 로펌으로, 특허·상표·디자인·저작권 전 분야에 걸친 심층 전문성을 보유하고 있다. 법률가와 기술전문가로 구성된 당사의 팀은 풍부한 소송·집행 경험을 바탕으로, 가정이 아닌 베트남 현지에서 검증된 데이터에 기초하여 의사결정이 이루어지도록 지원한다. FTO 검색과 법적 상태 검증에서부터 법정 대리, 라이선스 협상에 이르는 복합적 사안까지 종합적으로 처리한다.

QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney

PHAN, Do Thi | Special Counsel

NGA, Dao Thi Thuy | Senior Patent Attorney

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