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越南的商标异议制度: 有哪些异议理由?如何有效适用?

知识产权权利人绝不希望其竞争对手注册与其商标高度近似的标志。这样做的目的是为了降低法律风险,特别是防止消费者混淆,以及制止未经授权的商标使用或搭便车行为,从而保护其商标所积累的商誉。

为了在越南有效防范上述风险,维护品牌和知识产权的价值,权利人必须清楚了解《2022年修订越南知识产权法》第112条和第112a条中规定的“商标异议”与“第三方意见”制度的法律依据。哪些法律理由可以作为提出异议的基础?这些法律依据应如何理解与有效运用?

KENFOX知识产权与法律事务所将提供深入分析与实务解读,并结合实际案例,协助权利人有效利用越南的商标异议与第三方意见制度,切实维护其合法权益。

1. 相同或近似的商

  • 在先注册商标(第2条第e点):若拟注册的商标与已注册且用于相同或类似商品/服务的在先商标相同或容易引起混淆,相关方可依据此理由提出异议。在先商标包括已在越南注册的商标,及根据越南所加入的国际条约提出的国际注册商标。
  • 在先申请日期(第2条):第90.2条体现了“先申请原则”,即在满足保护条件的前提下,优先授予申请日在先的商标以保护。因此,若您在他人之前提交了相同或近似商标的申请,可依据该条款对对方申请提出异议。
  • 广为使用并被认可的未注册商标(第2条第g点):虽未经注册,但若某商标因被广泛使用而在相关公众中已获得显著识别度,亦可作为异议理由反对他人对近似商标的注册申请。

下表展示了依据第74.2条第g点提出异议的案例示例:

The adverse party’s applied-for markKENFOX client’s mark
 
KENFOX 成功地对“HAIN0ZAL + 图形要素”商标的注册申请提出异议,并取得胜诉。该异议基于我方客户商标在越南市场中被广泛使用的事实,即使:

(i) 对方申请商标中的文字要素 “HAIN0ZAL” 与我方客户的文字商标 “HAICNEAL” 并无明显近似,且
(ii) 我方客户商标中的“图形要素”在越南尚未获得正式注册。

在本案中,越南国家知识产权局(IP VIETNAM)认为,鉴于我方客户的 “HAICNEAL + 图形要素” 商标在越南市场的广泛商业使用和高度知名度,该商标在消费者中已获得充分识别。因此,知识产权局采纳我方依据《2022年修订知识产权法》第74.2(g)条提出的异议理由,驳回了对方申请商标中的“图形要素”部分的注册申请。

驰名商标(第74.2条第i点): 根据第4.24条的定义,驰名商标是指在越南全境范围内被相关公众广泛知晓的商标。在越南,无论驰名商标是否已经注册,其商标权利人均有权对他人正在申请的商标提出异议。

在依据第74.2(i)条对新商标申请提出异议时,异议方必须证明其商标在对方提交申请之前已具备驰名地位。此外,还须证明存在以下两种情形之一:

  • (i)因商品/服务类似而可能导致混淆,或
  • (ii)即使商品/服务不相同,也可能造成驰名商标的淡化或使申请人不正当地获利。

下表展示了一个以驰名商标为依据提出异议的案例示例:

The adverse party’s markThe client’s mark

Trademark:

Class: 05 (plant protection products: pesticide)

Applicant: NICOTEX JSC

 

Trademark:

Class: 02 (Ink used for printers and photocopiers)

09 (Photocopiers)

Owner: Xerox Corporation

尽管 (i) NICOTEX股份公司的“XEROX”商标申请所指定的商品为第05类的“植物保护产品:农药”,与施乐公司(Xerox Corporation)在第02类“打印机与复印机用墨水”和第09类“复印机”所使用的“XEROX”商标所涵盖的商品完全不同,且 (ii) 施乐公司从未在越南市场将“XEROX”商标用于第05类商品,越南国家知识产权局(IP VIETNAM)仍以“XEROX”商标在全球范围内的高度知名度为由,驳回了NICOTEX股份公司该商标的注册申请。
  • 已失效但未超过三年的商标(第2条第h点): 已失效但在三年宽限期内的商标(在《2022年越南知识产权法》修订前为五年)仍可作为提出异议的依据,针对与其相同或近似的待审商标申请提出异议。这意味着,尽管该商标注册已终止,但只要失效未满三年,该商标仍享有一定的“残留保护效力”,在此三年期限内具有对抗他人相同或近似商标注册的法律效力。

2. 商号冲突(第74.2条第k点)

在越南,商号无需申请或注册即可获得保护,无论其是否构成商标的一部分。只要某一商号通过在越南的正当使用建立了合法权利,该商号即可获得保护,防止他人擅自使用与其相同或近似的标志(无论作为商号还是商标),若该使用可能导致公众误认。因此,若某待审商标与已在越南商业实践中合法建立权利的现有商号相同或近似,权利人可据此提出异议。

该规定旨在保护企业已建立的商业标识,并防止消费者混淆。

以下表格展示了部分基于商号权利提出商标异议的案例:

The adverse party’s markThe prior trade name
Trademark 1: Trade name 1: Shenzhen Tongfang Electric New Material Co., Ltd.

Case 1: 案例一:深圳同方电工新材料有限公司(Tongfang“TONGFANG TECHNOLOGY、中文字符及图形标案

商号权利人——深圳同方电工新材料有限公司(Tongfang)于2019年12月3日提交了异议通知书(编号:PD4-2019-01290),请求越南国家知识产权局(IP VIETNAM)驳回“TONGFANG TECHNOLOGY、中文字符及图形”商标的注册申请。该异议理由是该商标与“TONGFANG”这一在越南早已广泛使用的商号近似,而该商号在对方提交商标申请之日(2019年8月6日)之前已确立合法权利。

针对上述异议,IP VIETNAM 于2022年3月7日发出通知,支持同方公司的主张。随后,在对第4-2019-29707号商标申请进行实质审查后,IP VIETNAM 于2021年1月1日依据《知识产权法》第74.2条第k点,正式作出驳回该商标注册申请的决定。

Trademark 2:Trade name 2: Ban Mai Tourism Co., Ltd. (English name: AURORA Travel Co., Ltd.)

Case 2: Ban Mai旅游有限公司(英文名:AURORA Travel Co., Ltd.“AURORA HOTEL & TRAVEL图形标案

Ban Mai旅游有限公司(英文名:AURORA Travel Co., Ltd.)于2012年1月20日提交异议通知书(编号:PD4-2012-0057),请求越南国家知识产权局(IP VIETNAM)驳回“AURORA HOTEL & TRAVEL及图形”商标的注册申请。该异议理由系该商标与Ban Mai旅游有限公司所使用的英文商号“AURORA Travel Co., Ltd.”相近,而该商号早于对方于2011年9月7日提交商标申请之前,已在越南被广泛使用。

2014年8月1日,IP VIETNAM采纳了该异议,并于2014年7月28日就第4-2011-18522号商标申请发出通知,依据《知识产权法》第74.2条第(k)和(e)点,驳回了该商标的注册申请。

Trademark 3:  Trade name 3: LUXMAN KABUSHIKIKAISHA

Case 3: LUXMAN株式会社“LUXMAN”标案

LUXMAN株式会社于2019年6月19日提交异议通知书(编号:PD4-2019-00616),反对注册“LUXMAN”商标。其理由是该商标与LUXMAN株式会社已在越南广泛使用的商标/商号近似,而该使用早于对方于2017年11月1日提交商标申请之日。

2020年9月4日,越南国家知识产权局(IP VIETNAM)作出决定,依据《知识产权法》第74.2条第(k)和(g)点,驳回“LUXMAN”商标的注册申请。

Trademark 4: Trade name: Shenzhen Fenda Technology Co., Ltd.

Case 4: 深圳奋达科技股份有限公司诉“FENDA electronics”标案

深圳奋达科技股份有限公司针对“FENDA electronics”商标的注册提交了异议通知,理由是该商标与其在越南早于2019年1月3日申请日前已使用的商标/商号相近。

2021年5月27日,越南国家知识产权局(IP VIETNAM)完成实质审查,并依据《知识产权法》第74.2条第(k)点,决定不予保护“FENDA electronics”商标。.

3. 地理标志侵权(第74.2条第l和第m点)

如果商标申请被认定可能侵犯受保护的地理标志(GI),根据上述条款,可对该申请提出异议。根据第74.2条第(l)点,若拟注册商标与受保护的地理标志相同或近似,并可能使消费者对商品的地理来源产生误导,即可作为异议理由。

第74.2条第(m)点则专门适用于葡萄酒和烈酒领域。根据该条款,如商标包含、翻译或音译葡萄酒或烈酒相关的地理标志,且相关产品并非真实来源于该地理标志所指示的地区,亦可提出异议。

以下表格所列案件即为典型示例:

Ngan Anh 有限公司申请将“” (BORDEUX M 25 WP Cop及图形)作为第05类“植物保护产品(杀菌剂)”的商标进行注册。越南国家知识产权局(IP VIETNAM)驳回了该商标申请,理由之一是“BORDEAUX”是法国的一个海港名称,该标志的使用可能使消费者误认为该产品来源于该地,从而引发混淆。

4. 工业品外观设计侵权(第74.2条第n点)

根据《越南知识产权法》第74.2条第(n)点,如果一项商标申请所包含的标志(如标识、形状或图形符号)与已受保护的工业品外观设计相同或几乎无差别,该商标申请可被提出异议。若相关工业品外观设计的申请日早于该商标申请的提交日期,异议即为合法有效。

因此,在拟注册商标的外观与在先外观设计相同或无法区分的情况下,可以依据该在先外观设计权对该商标申请提出异议。需要进一步理解的是,根据第74.2(n)条,即便拟注册的商标适用于不同类别的商品,该外观设计权也同样适用,不受商品类别限制。

5. 植物品种名称侵权(第74.2条第o点)

如果某标志(或商标)与已在越南受保护的植物品种名称相同或近似,可能导致混淆,即可作为提出商标异议的依据。

6. 版权作品侵权(第73.7条与第74.2条第p点)

根据《越南知识产权法》第73.7条的规定,含有已受版权保护作品复制内容的标志(例如申请中的商标),若未经版权所有人许可,将不具备获得商标保护的资格。这意味着,版权所有人(包括标识、艺术设计或其他创意表达的权利人)有权对擅自复制或融合其受保护作品的商标申请提出异议。

本质上,第73.7条赋予版权人依法维护其知识产权的权利,防止他人将侵犯其版权的标志注册为商标。

以下表格展示了部分基于版权提出商标异议的案例:

The adverse party’s markThe prior copyright
Trademark 1:  Prior logo 1:
Case 1: Musidor B.V.“Tongue and Lips logo”提出异议案

Musidor B.V.为著名摇滚乐队“The Rolling Stones”(滚石乐队)的权利人,也是其标志性图形 “” (通称“舌头与嘴唇标志”)的版权拥有者。Musidor B.V.发现,有第三方未经其授权,将标志 “用于越南河内的一家酒店,以及在商业活动、网站和社交媒体账户(如 Facebook、Instagram、YouTube 等)中进行使用与申请注册。Musidor B.V.针对该第三方的商标申请提交了异议通知,理由包括两点:(i) Musidor B.V.所拥有的“舌头与嘴唇标志”是驰名商标,在全球50多个国家获得商标注册并被广泛使用与认可,且早于侵权方在越南提交商标申请之前已在国际范围内享有高度知名度;

(ii) 侵权方申请的商标中包含的“舌头与嘴唇标志”与Musidor B.V.的标志几乎完全相同,该标志构成一项实用美术作品,并根据越南加入的《伯尔尼公约》受版权保护。

越南国家知识产权局(IP VIETNAM)采纳了Musidor B.V.的异议意见,并依据第01/2007/TT-BKHCN号通知第39.4(g)条的规定,因该商标与Musidor B.V.的实用美术作品“舌头与嘴唇标志”近似、易导致混淆,决定驳回该商标的注册申请。

Case 2: 在其裁定中,越南国家知识产权局(IP VIETNAM)驳回了对方当事人的商标申请。该裁定源于Organo公司提出的异议,理由是对方申请的商标与其公司长期广泛使用的商标高度近似。此外,Organo公司的两个标志还符合《第01/2007/TT-BKHCN号通知》第39.4(g)条的规定,享有版权保护。

禁止将受保护作品纳入商标申请的法律机制,源于以下几个事实:

(i) 商标中的图形元素和三维元素,往往包括为创作标识、标签或其他混合商标而专门设计或委托创作的艺术作品;
(ii) 这些艺术作品受版权法保护,其创作者(即艺术家)依法享有该作品的著作权;
(iii) 若要将该类艺术作品作为商标的一部分使用,其著作权必须由创作者转让给使用该作品的个人或单位,或由著作权人授予使用许可;
(iv) 在多数情况下,当某人委托创作用于标识或商标的艺术作品时,其通常取得了该作品的经济权利,即有权在商标中按其意愿使用该作品;
(v) 然而,在某些情况下,若使用该艺术作品作为商标的一方并非著作权人(例如:未委托创作或未经授权使用已有作品),则原始的著作权人(即艺术家或创作者)依法有权对该未经授权的使用行为提起法律维权。

与“在先工业品外观设计权”可作为商标异议理由类似,根据第73.7条的规定,著作权人有权对未经其许可而包含其受版权保护作品的商标申请提出异议。该异议可以在不考虑拟注册商标所适用于的商品或服务类别的情况下提出。换言之,著作权人的异议权并不受限于该商标拟使用的产品或服务类型,而是基于其受保护作品被未经授权使用这一事实提出的。

此外,根据第74.2条第(p)点的规定,如果一件待审商标包含的标志与受版权保护作品中的人物名称或形象相同或近似,且该人物在商标申请日前已为公众广为知晓,则该近似可构成在越南提出商标异议的合法依据。

对“在商标申请日前已为公众广为知晓”的人物名称或形象的要求,意味着:

(i) 并非所有受版权保护作品中的人物名称或形象都可作为提出商标异议的依据。换言之,不是每一个来自版权作品的人物或形象都可以在越南用作异议理由。相关人物或形象必须符合“在商标申请日前已为公众广为知晓”的标准;

(ii) 若要在越南成功依据该理由提出商标异议,异议方必须能够证明该人物或形象在公众中已达到相当程度的知名度。换句话说,只有当相关人物或形象已获得广泛公众认知,并符合“广为人知”这一标准时,基于该理由提出的异议才可能被视为有效。

7. 缺乏固有显著性(第73条,第74.2条第ad点及第dd点)

上述条款(第73条、第74.2条第a至d点及第dd点)列举了不具备注册为商标资格的标志类型,主要针对因通用性、描述性或具有误导性而缺乏固有显著性的标志。

8. 无权申请注册商标(第87.2条与第87.7条)

根据第87.2条的规定,生产商有权在以下情形中提交商标异议通知:当第三方(如经销商或其他组织)试图将与该生产商有关的产品注册为商标时。具体而言,若生产商发现其经销商或市场推广方未经授权向越南国家知识产权局(IP VIETNAM)申请注册商标,生产商有权基于其未授权行为对该申请提出异议。在此类情形下,生产商可通过声明未给予同意来反对该商标注册。

根据第87.7条的规定,若商标代理人或代表试图以自己的名义在越南注册商标,而相关国际条约禁止此类注册,商标权利人可依据该条约提出异议。除非商标权利人已明确同意或存在正当理由,否则此类注册将被视为不被允许。

越南已加入多个与商标及知识产权相关的国际条约和协议,包括:《保护工业产权巴黎公约》;《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS 协定);《马德里商标国际注册协定》;《马德里议定书》(马德里体系);以及多个双边与区域性自由贸易协定,例如《越美双边贸易协定》、全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)、《欧盟-越南自由贸易协定》(EVFTA)、《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)等。

9. 申请人的恶意(第187.2条)

若第三方认为商标申请人是出于恶意或不正当目的而申请注册商标,该第三方可在越南提出商标异议。“恶意”通常是指申请人明知所申请注册的商标属于他人,且该他人对该商标享有正当权利,但未征得其同意,仍擅自提出申请注册的情形。

关于“恶意”的认定依据,《第23/2023/TT-BKHCN号通知》第34.2点作出了明确解释,该通知已于2023年11月30日生效。根据该规定,若提交的证据同时满足以下两个条件,即可认定申请人具有“恶意”:

a) 在提交申请之时,申请人明知或理应知道其所申请注册的商标与他人已在越南广泛使用,或在其他国家已享有较高知名度的商标相同或近似,且该商标用于相同或类似的商品或服务上;

b) 申请注册该商标的动机是为了牟利,意图利用他人商标的声誉或商誉牟取经济利益,或主要目的是将该商标转售、许可或转让给该他人(即在越南广泛使用该商标或该商标在其他国家已被认定为驰名商标的权利人),或旨在阻止该他人进入市场,或实施其他违反公平商业惯例的行为。

对商标的认知可以来源于多种渠道,例如该商标在越南或国际上的知名度,或其在越南市场中已建立的声誉。此外,若申请人与该商标权利人之间存在过往的联系或商业关系,例如曾有通信往来或谈判记录,也可作为申请人知悉该商标的证据。

结语

综上所述,在越南商标异议案件中取得胜诉,不仅取决于提交有力的证据,还必须结合对异议法律依据的深入理解。

真正的商标权利人,若能巧妙结合强有力的证据与基于法律条文的有力论证,将大大提升在日益复杂的越南商标争议中获得越南国家知识产权局(IP VIETNAM)支持的可能性。

如您在越南商标异议方面需要专业意见,欢迎联系KENFOX律所,我们将为您提供切实可行的法律支持。

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