“Fabrilcar” 对比 “FABRICA” 及 “FABRICAIR”: 如何在越南成功上诉商标驳回？

2024年10月16日，越南知识产权局（“IP VIETNAM”）发布了关于接受第1470915号国际注册申请的决定，该申请涉及Aspöck Systems GmbH公司名下的 “Fabrilcar” 商标，并撤回了其先前的驳回决定，结束了长达四年的上诉程序。这对我们的客户Aspöck Systems GmbH来说是一次巨大的胜利。Aspöck Systems GmbH是一家成立于1977年9月的奥地利公司，专门从事车辆照明系统的开发和制造。

指定越南的第1470915号国际注册申请 “Fabrilcar” 商标，因被认为与引证商标 “FABRICA” 和 “FABRICAIR” 近似，其第11类和第37类所有商品和服务，以及第09类部分商品和第35类部分服务，均遭到了临时驳回。

为应对基于近似性的商标驳回，申请人可以采取多种策略来克服驳回决定。 他们可以提出论证，强调申请商标与引证商标之间的差异，重点关注视觉、语音或概念上的区别。 或者，他们可以从引证商标的所有者那里获得同意书，允许共存。 另一种选择是通过五年不使用撤销行动来挑战引证商标的有效性。 此外，申请人还可以通过限制或删除冲突的商品或服务避免重叠来修改其申请。

客户告知我们，“FABRICA” 商标 (国际注册号654791) 的所有者Fabrica S.R.L. 公司的经营范围完全不同，它是一家“出版社”，而丹麦公司FABRICAIR A/S 则使用 “FABRICAIR” 商标 (注册号958906) 专门从事空气管道系统的制造。客户询问我们是否可以在答复中加入相关论点，请求越南知识产权局对其商标授予保护，并强调各企业业务的显著区别。

这是商标所有人在面临驳回时经常提出的论点，他们认为引证商标所有者的主要业务活动与其自身存在显著差异，因此，商标共存也不会产生利益冲突。 然而，在实践中，越南知识产权局审查员并不关注引证商标所有者的实际业务领域。 相反，他们通过直接比较申请商标与引证商标，以及与它们相关的各自商品或服务来评估商标的相似性。

客户面临着挑战性的局面，因为他们的商标 “Fabrilcar” 在发音上与两个引证商标 “FABRICA” 和 “FABRICAIR” 近似。 此外，其商标在第11类和第17类中的商品和服务，以及第09类和第35类中的部分商品和服务，也被认为与引证商标涵盖的商品和服务相似。

在分析了引证商标后，我们制定了战略性方法，通过采取综合措施来解决复杂的驳回问题。 这些措施包括删除第35类中某些直接冲突的服务，以克服与第一个引证商标的冲突，以及获得第二个引证商标所有人的同意书。

越南知识产权局在仔细考虑了我们的上诉后，认为我方关于商标显著性和不存在消费者混淆的详细论证具有说服力，因此撤回了其临时驳回决定，最终授予了我们客户的商标保护。

主要启示 – Key takeways

[1] 同意书 – Letter of Consent

从法律上讲，越南没有采用同意书制度来排除混淆可能性的做法。越南知识产权法没有明确将同意书（“LoC”）作为商标争议的决定性因素。这意味着越南知识产权局没有义务接受同意书作为混淆不可能发生的自动证明。商标法的核心原则是防止消费者混淆。即使两个商标所有者都同意混淆不太可能发生，越南知识产权局的主要关注点仍然是这些商标是否相似到足以使消费者对商品或服务的来源产生混淆。这就是为什么即使有同意书，明确的差异性证据也如此重要的原因。

然而，同意书确实具有支持性证据的价值。虽然不具有法律约束力，但同意书可以对越南知识产权局的审查员产生积极的影响。它可以证明在先商标的所有者不认为会产生混淆，因此不反对对方商标的注册。这可以加强关于相关商标之间可区分性的论点，因为

1. 当商标所有人提供同意书时，他们含蓄地承认他们不认为申请人的商标侵犯了他们自己的商标。这表明最有可能因潜在混淆而受到损害的当事方（即商标所有者本身）没有看到问题，因此，他们认为这些商标有足够的差异性，可以在市场上共存而不会造成混淆。
2. 这向越南知识产权局表明双方已经自行解决了任何潜在的争议，使审查员更有可能接受申请人关于可区分性的论点。
3. 由于潜在的侵权问题似乎已通过同意书解决，越南知识产权局可以更客观地专注于评估商标之间的内在差异。这使您可以更有效地强调这些区别。

越南知识产权局会根据具体情况处理同意书。您的论证强度和案件的具体情况将显著影响结果。您仍然必须就相关商标在视觉外观、发音、含义、目标消费者和商品/服务方面的差异提出令人信服的论点，证明混淆的可能性极小，以增加您的成功机会。

[2] 删除冲突的商品/服务 – Deleting the conflicting goods/services

针对商标驳回提出强有力的论据有助于克服驳回，但这并非总是如此，尤其是当两个商标高度相似且商品/服务密切相关时。如果商标在视觉、发音或概念上非常相似，就更难说服越南知识产权局不存在混淆的可能性。因此，如果克服驳回的机会似乎很渺茫，仅依靠论证来处理高度相似的情况是有风险的。为了降低这种风险，应积极探索其他选择，例如删除直接冲突的商品/服务。删除冲突的商品/服务向越南知识产权局表明，您愿意采取措施解决他们的担忧，并与引证商标的所有者和平共处。这可以使他们更容易接受您对剩余商品/服务的论点。

在越南，删除重叠的商品/服务是克服商标驳回的有效策略，尤其是在高度相似的情况下。如果冲突的商品/服务非核心业务，删除它们或许是值得的，这样才能确保核心产品的商标注册。

结论 – Final thoughts

在越南克服商标驳回需要深厚的专业知识和战略上的坚持。基于相似性的商标驳回可能难以克服，尤其是商标之间的高度相似性和相关的商品/服务会使成功充满挑战。

然而，这并不是路的尽头。通过将细致的论证与积极的措施（例如获得同意书和策略性地删除冲突的商品/服务）相结合，申请人可以增加他们在越南获得商标保护的机会，即使面对具有挑战性的驳回。

QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney

HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney

LY, Dinh Trang | Associate