在越南不当使用注册商标 – 风险与解决方案？
不少商标权人认为，商标“已经注册”才是最关键之处，因而对商标做出若干改动并不会产生不利影响，也不会构成对他人商标的侵权或导致其注册商标被撤销/被宣告无效。事实并非如此。下述三个示例表明，当所使用的标识与已注册商标不一致时，商标权人将面临实质性风险。
因不当商标使用引发的典型争议
(#1) ASANZO 诉 ASANO
近日，胡志明市人民法院审理了原告东方法贸易与制造有限公司与被告越南 ASANZO 电子股份公司之间的商标纠纷。原告主张，被告使用的标识“ASANZO 及图形”侵犯了原告的注册商标“ASANO 及图形”。被告则抗辩称，其对“ASANZO 及图形”商标的使用合法，理由在于越南国家知识产权局（IPVN）已核准注册“ASANZO”商标。相关商标图样见下表。
尽管被告的“ASANZO”文字商标已获保护，一审法院仍认定被告对“ASANZO 及图形”的使用构成对原告受保护商标的侵权，遂判令被告停止侵权、公开致歉并更正，同时赔偿损失越盾100,000,000元。
(#2) ENAT 400 诉 E-NAT Plus
在一宗类似案件中，泰国制药企业 Mega Lifescience 依据行政程序，向越南科学与技术部监察机关（IMOST）申请处理越南协顺成制药有限公司（Hiep Thuan Thanh Pharmaceutical Co., Ltd.）的商标侵权事宜。相关商标图样如下。
经审查，本案中，越南科学与技术部监察机关（IMOST）认定：尽管协顺成制药有限公司（Hiep Thuan Thanh Company）的“E-NATPLUS”商标已获保护，该公司在第05类药品上使用“E-NAT Plus”标识的行为，已构成对 Mega Lifescience 的“ENAT 400”商标权的侵权。据此，IMOST 在对被视为河内药品集散地的 Hapulico 区域一处药房实施突击检查时，查扣了“E-NAT Plus”产品700余盒。
(#3) 因不当使用导致的商标撤销
第三人就一件由文字与图形构成的注册商标（见下图示意）提出以未使用为由的撤销请求。作为抗辩，商标权人提交了商标使用证据以对抗该撤销请求。然经对事实及使用证据进行审查后，越南国家知识产权局（IPVN）近日作出决定，认为商标权人所提交的证据不足以合理证明其按注册形态使用该商标，遂裁定撤销涉案越南商标注册的有效性。
如何因不当使用注册商标而产生风险？
侵犯他人商标权的风险
“使用商标”，系指在商品或提供服务的过程中，将商标粘贴、标示于商品或服务载体之上，以帮助消费者区分同类商品/服务在不同主体之间的来源。因此，商标的首要功能在于识别/区别承载该商标之商品/服务的商业来源。获得注册后，权利人有权就其注册所覆盖的商品/服务在越南开展商业活动，并将该商标“标示”于相应商品/服务之上。
在上述三起案件中，被告均已在越南对其商标完成注册。自法律角度观之，被告有权在越南使用其注册商标以实现产品商业化。然则，商标的使用须受其“保护范围/程度”之拘束。注册商标的保护范围取决于：（i）注册时所载明之商标图样；及（ii）商标注册证所列明之商品/服务清单。换言之，商标的实际使用不得逾越法律所赋予之保护范围；故即便商标已获注册，如属不当使用而使之超出法定保护边界，亦可能引致侵权风险。
误以为“只要商标已在越南注册，即可任意方式使用”是错误的。越南法律并未明确规定权利人必须严格按注册形态使用商标。然而，若商标（即便已注册）的使用超出其保护范围/程度，致使相关公众产生混淆之虞，权利人即可能面临多重风险。值得注意的是，除行政处罚之外（执法机关如市场管理局、经济警察、科技监察机关等，得查扣并销毁侵权货物，并处以最高至5亿越盾的罚款），权利人亦可通过民事途径请求赔偿物质与精神损害、公开道歉及更正。无人愿以企业商誉为赌注，或仅因不当使用商标而丧失消费者对品牌的忠诚。
丧失商标权的风险
不当使用商标亦可能导致商标权之丧失。若注册商标自注册之日起连续五年未由商标权人或其授权人实际使用，第三人得向越南国家知识产权局（IPVN）申请撤销该注册。使用与注册形态不相同的标识，可能被认定为未对“注册商标”进行使用。于是，在此情形下，关于该等“与注册不一致之使用”的证据，可能被越南国家知识产权局予以否认，其结果是涉案注册商标将基于“未使用”理由而面临被撤销之重大风险。
什么才是对注册商标的“适当使用”？
根据《第65/2023/ND-CP号法令》（第40条第2款），以与注册商标仅存在“非实质性差异”（且不改变其显著特征）的形式使用，视为对注册商标的使用——该规则与《巴黎公约》第5条C款第2项的规定相一致。巴黎公约第5条C款第2项规定：“商标权人以与其在联盟任何一国注册之形式相比，在不改变该商标显著特征的要素上有所不同的形式使用该商标者，不应导致该注册被宣告无效，亦不应减损授予该商标的保护。”因此，原则上，只要不同形式的使用未“改变该商标在其注册形式中的显著特征”，该等使用既不会“导致注册无效”，亦不会“削弱对该商标的保护”。换言之，只要未改变显著特征，即便以有别于注册形式的方式使用，仍可构成对注册商标的使用。上述立法意旨在于允许商标权人在不损害商标独特性/识别性的前提下，对其标识作出适度调整，以适应相关商品或服务的市场营销与推广。然而，允许的变更应限于不影响识别性的次要要素，且实际使用的标识与注册商标在整体上应保持实质同一。
是否必须“完全依照注册形式”使用商标？
提出此问的背景在于：在越南的商业实践中，商标权人往往会 (1) 改变注册商标的字体/颜色或美术化格式，(2) 删除注册商标中的某一元素，或 (3) 向注册商标中新增某些元素。那么，将商标作适配性修改或以不同于注册形式的标识投入使用，是否一定会带来侵犯他人商标或丧失自身商标权的风险？答案是：会有风险，但并非一概如此。
实践表明，只要不改变注册商标之显著特征，商标权人通常可以在字体、美术化表现、版式与颜色等方面作出一定调整，而不致对商标的有效性或保护范围产生不利影响。又如，若被删除或新增的要素并不具备显著性，或其显著性较弱、并非可独立起识别作用的主导性构成要素，则该等增删一般不致改变注册商标的显著特征。在此情形下，带有该等增删之实际使用可被视为对注册商标的使用，或足以覆盖注册商标的使用要求。
如何降低以非注册形态使用商标的风险？
越南法律并未规定：权利人以与其已注册商标相同或近似的自有标识进行使用，即当然不构成对他人商标权的侵犯。因此，此类使用并不能保证权利人当然免于其他组织/个人提出的商标侵权指控。ASANZO 诉 ASANO 与 ENAT 400 诉 E-NAT Plus 两案即显示：当权利人以不同于注册形态的标识投入使用时，存在被认定侵权的风险。换言之，不论已注册商标为何，如实际使用之标识与注册形态存在差异，权利人均可能因侵犯他人在先/在效商标而承担责任。与注册商标不同的标识应被视为独立标识，与该注册商标在权利上不当然发生关联。
在判断是否构成对他人商标权的侵害时，越南执法机关通常审查下列三项要件是否同时满足：（i）被控标识与受保护商标相同或近似；（ii）被控标识所使用的商品/服务与受保护商标所核定的商品/服务相同或近似；（iii）未经许可的使用且足以使相关公众对商品/服务的商业来源产生混淆之可能性。
由上开案例可见，在一定条件下，商标权人仍可采用不同于注册形态的使用方式。为在对注册商标作出变更时降低风险，应进行以下两步评估：
步骤 1：评估注册商标本身。
识别注册商标中具有显著性及主导视觉印象的构成要素，明确哪些要素承担了来源识别功能。
步骤 2：评估实际使用形态的差异及影响。
通过对比注册形态与实际使用形态，审查构成注册商标显著性的要素是否仍然保留，及其变更是否影响识别功能，从而判断两者差异程度（重大/显著抑或轻微/可忽略）。
一般而言，上述评估有助于判断在变更注册商标时所面临的侵权风险高低。为进一步降低风险，建议采取以下策略：
- 尽量按注册形态使用商标；
- 如确需以不同形态使用，务必确保不改变注册商标的显著特征，理想状态下仅在可忽略之差异要素上进行调整；
- 对与注册形态实质性差异的实际使用标识，及时提出新的商标注册申请；
- 如符合条件，考虑在越南版权局申请作品版权登记（针对美术化标识/图形等）；
- 对拟以不同形态投入使用的标识，开展可用性检索，查明是否存在在先相同/近似标识；
- 对检索中发现的相同/近似在先权利，评估并适时发起无效/撤销程序；
- 向越南知识产权研究院（VIPRI）申请商标侵权可能性评估结论，以增强合规与执法应对之确定性。
结论
即便商标已在越南国家知识产权局（IPVN）成功注册，权利人亦不当然享有免于他人提出侵权主张之“豁免权”。以有别于注册形态的方式使用商标，可能使商标权人面临被指控侵权或丧失注册商标所享权利之风险。上述案例与现行越南知识产权法之规定，尚不足以就“在何种情形及何种程度的变更不会（或会）引发风险”提供确定答案。显而易见，在考虑是否对注册商标作出变更时，应当结合个案事实进行审慎的危害/风险评估。最佳做法是咨询具备丰富实务经验与专业知识的知识产权律师，以获取适当之合规方案与策略，从而在合法且具成本效益的前提下开发与利用相关知识产权。
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