在越南注册商标不当使用的风险

您是否曾思考过：以不同于商标注册所载形式的方式使用该商标是否会产生风险？具体存在哪些风险？是否必须严格按照注册形式使用商标？对于以有别于注册形式的方式使用商标而可能产生的风险，应如何加以减轻？本文就上述问题提供若干有益信息。

因不当使用注册商标而引发的典型商标争议

(#1) ASANZO 诉 ASANO

近日，胡志明市人民法院审理了原告东方法贸易与制造有限公司与被告越南 ASANZO 电子股份公司之间的商标纠纷。原告主张，被告使用的标识“ASANZO 及图形”侵犯了原告的注册商标“ASANO 及图形”。被告则抗辩称，其对“ASANZO 及图形”商标的使用合法，理由在于越南国家知识产权局（IPVN）已核准注册“ASANZO”商标。相关商标图样见下表。

尽管被告的“ASANZO”文字商标已获保护，一审法院仍认定被告对“ASANZO 及图形”的使用构成对原告受保护商标的侵权，遂判令被告停止侵权、公开致歉并更正，同时赔偿损失越盾100,000,000元。

(#2) ENAT 400 诉 E-NAT Plus

在一宗类似案件中，泰国制药企业 Mega Lifescience 依据行政程序，向越南科学与技术部监察机关（IMOST）申请处理越南协顺成制药有限公司（Hiep Thuan Thanh Pharmaceutical Co., Ltd.）的商标侵权事宜。相关商标图样如下。

经审查，本案中，越南科学与技术部监察机关（IMOST）认定：尽管协顺成制药有限公司（Hiep Thuan Thanh Company）的“E-NATPLUS”商标已获保护，该公司在第05类药品上使用“E-NAT Plus”标识的行为，已构成对 Mega Lifescience 的“ENAT 400”商标权的侵权。据此，IMOST 在对被视为河内药品集散地的 Hapulico 区域一处药房实施突击检查时，查扣了“E-NAT Plus”产品700余盒。

（#3）HAICNEAL 诉 DIACNEAL

Dihon Pharmaceutical 于 2003 年就第 05 类药品申请注册商标“HAICNEAL”。该商标随后被越南国家知识产权局（IP Viet Nam，简称 IPVN）以其与引证商标“DIACNEAL”（受国际注册号第 462008 号保护，指定用于第 03 类化妆品及第 05 类药品）构成近似、足以引起相关公众混淆为由，裁定不予核准（拒绝授予保护）。

下表载明有关商标信息：

为克服引证商标障碍，Dihon Pharmaceutical 以“DIACNEAL”商标用于第 05 类药品在越南连续五年未使用为由，向越南国家知识产权局（IP Viet Nam，简称 IPVN）提起对国际注册号 IR No. 462008（“DIACNEAL”）的撤销程序。针对 Dihon Pharmaceutical 的不使用撤销主张，商标权利人 PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 提交了在越南卫生部办理的祛痘霜产品注册文件以及在越南市场销售的该产品样品，以证明涉案商标的使用情况。权利人主张，提交给越南卫生部的备案资料及祛痘霜样品足以证明“DIACNEAL”商标已用于第 05 类“药品”。经过逾五年的审查，IPVN 于 2010 年作出决定，撤销 IR No. 462008（“DIACNEAL”）在第 05 类商品上的效力。依据该撤销决定，IPVN 认定，PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 所提交的证明标有“DIACNEAL”的产品系“祛痘霜”的文件与证据，不足以证明“DIACNEAL”商标已用于第 05 类“药品”，因为“祛痘霜”被认定属于化妆品。

(#4) EDIVA vs EDIVA L-Cystine

越南知识产权局（VNIPO）撤销“EDIVA”商标注册一案

Trần Toàn Phát 服务贸易有限责任公司（“请求方”）就商标注册证第 84525 号（标识为 “EDIVA”，权利人为后江制药股份公司，以下简称“商标权人”）向越南知识产权局提出撤销请求，主张商标权人因长期未使用而放弃 “EDIVA” 商标。商标权人对撤销请求提出抗辩，并提交据称能够证明使用的证据。然而，越南知识产权局认为该等证据不足以证明在相关期间内的实际使用，未予采信。

尽管商标权人已提交据称能够证明 “EDIVA” 商标使用的材料，越南知识产权局仍作出决定，撤销商标注册证第 84525 号。该决定系基于以下理由：

• 证据不足以证明使用：商标权人提交的销售发票为未经认证的复印件；此外，药店陈列药品盒的照片未注明拍摄日期。故该等证据被认定为不可靠，且不足以证明在法定期间内的商标使用。
• 未满足期间要求：依照《知识产权法》，本案中用于证明商标使用的证据须早于 2017 年 6 月 28 日（即撤销请求提出日前 3 个月）。然商标权人提交的销售发票均出具于该日期之后，无法证明在法定期间内的使用。
• 使用形式与注册不一致：商标权人将 “EDIVA” 与其他要素（如 “L-Cystine”）组合并以美术化方式使用，已偏离核准注册的商标样式。越南知识产权局据此认定，上述用法不足以构成对注册商标之合规使用。

因不当使用注册商标而产生的风险

以不同于核准注册形式的方式使用商标 – 侵犯他人商标权的风险

“商标的使用”系指为帮助相关消费者区分由不同主体生产/提供的同类商品/服务，而将商标贴附/标注于商品或服务提供之载体/媒介上的行为。由此可见，商标的首要功能，应在于标识/区分所标注之商品/服务的商业来源。

商标获准注册后，权利人有权在越南就该商标核定的商品/服务上“贴附/标注”该商标并开展商业活动。

上述三起案件中的被告均已在越南取得其商标注册。从法律上看，该等被告有权在越南使用其注册商标以实现产品商业化。然而，商标的使用必须处于商标权保护的范围/程度之内。注册商标的保护范围取决于：(i) 已核准注册的商标图样；以及 (ii) 商标注册证所载明的商品/服务清单。换言之，商标的使用不得逾越法律所赋予之保护范围；因此，即便商标已注册，若使用不当致使该商标超出法定保护边界，亦属越界使用。

若认为“只要商标在越南完成注册，即可任意方式使用”则属误解。越南法律并未明确规定权利人必须严格按照注册样式使用商标。然而，倘若对商标（即便已注册）的使用超出其受保护的范围/程度，从而使相关消费者面临混淆之风险，则使用者可能面临多重法律风险。值得注意的是，除可被处以行政处罚之外（例如由市场监管局、经济警察、科技监察等执法机构查扣并销毁侵权商品，并处以最高至 500,000,000 越南盾〔即五亿越南盾〕的罚款），权利人亦可通过民事途径请求赔偿物质及精神损害、道歉并公开更正。没有任何企业愿以不当商标使用而赌上企业声誉，或因此丧失消费者对品牌的忠诚度。

以不同于核准注册形式的方式使用商标 – 丧失商标权的风险

不当使用商标可能使您面临丧失商标权的风险。若注册商标自核准之日起连续 5 年内未由商标权人或其授权人实际使用，第三人得向越南知识产权局（VNIPO）提起撤销请求。若实际使用的商标与注册商标并不相同/存在实质差异，则可能被认定为未对注册商标进行使用。在此情况下，用以证明使用状态的证据（系针对与注册样式有别之标识的使用）可能被 VNIPO驳回，从而使该注册商标因不使用而面临被撤销的高度风险。

以不同于核准注册形式的方式使用商标 – 丧失商标权的风险

商标权人负有在其核定商品/服务上使用商标之义务。将商标用于与注册商品“相关/类似”的商品，不能被视为对核定商品之合规使用，亦不构成可采的使用证据以证明商标在核定商品上的实际使用（参见 HAICNEAL 诉 DIACNEAL 一案）。

什么才是对注册商标的“适当使用”？

根据《第65/2023/ND-CP号法令》（第40条第2款），以与注册商标仅存在“非实质性差异”（且不改变其显著特征）的形式使用，视为对注册商标的使用——该规则与《巴黎公约》第5条C款第2项的规定相一致。巴黎公约第5条C款第2项规定：“商标权人以与其在联盟任何一国注册之形式相比，在不改变该商标显著特征的要素上有所不同的形式使用该商标者，不应导致该注册被宣告无效，亦不应减损授予该商标的保护。”因此，原则上，只要不同形式的使用未“改变该商标在其注册形式中的显著特征”，该等使用既不会“导致注册无效”，亦不会“削弱对该商标的保护”。换言之，只要未改变显著特征，即便以有别于注册形式的方式使用，仍可构成对注册商标的使用。上述立法意旨在于允许商标权人在不损害商标独特性/识别性的前提下，对其标识作出适度调整，以适应相关商品或服务的市场营销与推广。然而，允许的变更应限于不影响识别性的次要要素，且实际使用的标识与注册商标在整体上应保持实质同一。

是否必须严格按照注册形式使用该商标？

上述问题源于在越南的商业实践中，商标权人常见的用标方式包括：

(i) 变更已注册商标的设计/颜色或美术化风格；
(ii) 删减已注册商标中的某一构成要素；
(iii) 在已注册商标基础上新增若干要素。

许多商标权人认为，最关键的是商标已经获得注册，因而对其作出若干改动并不会产生任何不利影响，亦不会带来侵犯他人商标或导致已注册商标被撤销的风险。事实并非如此。前述三个示例已表明，当商标的实际使用偏离其注册形式时，商标权人将面临相应风险。

然而，出于实际使用需要对商标作出修改，或以与注册形式不同的标识投入使用，是否一概产生同等风险？下述示例将说明商标权人如何以不同于注册形式的方式使用商标。

变更已注册商标的版式/颜色或美术化风格

评注： 一般而言，权利人可在不改变注册商标显著特征的前提下，对字体、风格、设计及颜色作出一定调整，而不致对商标的有效性或保护范围产生不利影响；但凡该等调整改变了注册商标的显著特征，即可能被认定为不当使用。

在已注册商标上新增要素

评注： 一般而言，同时使用数个标识并不会改变已注册商标的识别特征；若新增要素不具显著性，或仅具“弱/不显著”或非主导之显著性，通常不致改变已注册商标的显著特征。反之，若新增要素使整体识别性转移或使标识更像企业名称而非商标，则可能被认定为不当使用。

删减/省略已注册商标的构成要素

评注： 若被省略之要素处于次要位置且不具显著性，或其显著性“较弱”，则省略该要素一般不致改变注册商标的显著特征；反之，一旦省略改变了商标的识别性，即可能构成不当使用。

如何降低以非注册形态使用商标的风险？

越南法律并未规定：权利人以与其已注册商标相同或近似的自有标识进行使用，即当然不构成对他人商标权的侵犯。因此，此类使用并不能保证权利人当然免于其他组织/个人提出的商标侵权指控。ASANZO 诉 ASANO 与 ENAT 400 诉 E-NAT Plus 两案即显示：当权利人以不同于注册形态的标识投入使用时，存在被认定侵权的风险。换言之，不论已注册商标为何，如实际使用之标识与注册形态存在差异，权利人均可能因侵犯他人在先/在效商标而承担责任。与注册商标不同的标识应被视为独立标识，与该注册商标在权利上不当然发生关联。

在判断是否构成对他人商标权的侵害时，越南执法机关通常审查下列三项要件是否同时满足：（i）被控标识与受保护商标相同或近似；（ii）被控标识所使用的商品/服务与受保护商标所核定的商品/服务相同或近似；（iii）未经许可的使用且足以使相关公众对商品/服务的商业来源产生混淆之可能性。

由上开案例可见，在一定条件下，商标权人仍可采用不同于注册形态的使用方式。为在对注册商标作出变更时降低风险，应进行以下两步评估：

步骤 1：评估注册商标本身。

识别注册商标中具有显著性及主导视觉印象的构成要素，明确哪些要素承担了来源识别功能。

 步骤 2：评估实际使用形态的差异及影响。

通过对比注册形态与实际使用形态，审查构成注册商标显著性的要素是否仍然保留，及其变更是否影响识别功能，从而判断两者差异程度（重大/显著抑或轻微/可忽略）。

一般而言，上述评估有助于判断在变更注册商标时所面临的侵权风险高低。为进一步降低风险，建议采取以下策略：

• 尽量按注册形态使用商标；
• 如确需以不同形态使用，务必确保不改变注册商标的显著特征，理想状态下仅在可忽略之差异要素上进行调整；
• 对与注册形态实质性差异的实际使用标识，及时提出新的商标注册申请；
• 如符合条件，考虑在越南版权局申请作品版权登记（针对美术化标识/图形等）；
• 对拟以不同形态投入使用的标识，开展可用性检索，查明是否存在在先相同/近似标识；
• 对检索中发现的相同/近似在先权利，评估并适时发起无效/撤销程序；
• 向越南知识产权研究院（VIPRI）申请商标侵权可能性评估结论，以增强合规与执法应对之确定性

结论

上述个案与现行越南知识产权法之规定，均不足以就对已注册商标作出变更是否必然引发风险提供确定答案。显而易见，在考虑是否对注册商标进行任何调整时，必须结合个案事实作出评估，方能进行合理的风险/危害判断。

KENFOX 的律师团队凭借在知识产权领域的丰富实务经验与专业知识，随时为您提供协助，并就合适的解决方案/策略提出意见，助您在合法且具成本效益的前提下充分运用与开发您的知识产权。

Related articles:

• Is the use of a trademark on the website considered admissible evidence against a trademark invalidation in Vietnam ?
• Use your registered trademark in Vietnam or you will lose it
• Common Misconceptions and Legal Risks of Using the ® Symbol in Vietnam