베트남 국내단계 진입 시 특허 권리가 “축소”되는 이유: 번역 오류, “신규사항(New Matter)”, 그리고 보정의 한계

특허 출원 및 심사 실무에서는 많은 출원이 실패합니다. 그러나 그 원인이 항상 해당 기술적 해결방안에 신규성 또는 진보성이 없기 때문인 것은 아닙니다. 오히려 베트남 국내단계 진입 시 제출되는 베트남어 번역문 때문에 문제가 발생하는 경우가 적지 않습니다. PCT에 따른 국제출원 또는 파리협약상 우선권을 주장하는 특허출원이 베트남 국내단계에 진입할 때, 명세서 또는 특히 청구범위에서 단 몇 개의 단어가 오역되기만 해도 보호범위가 의도치 않게, 그리고 눈에 띄지 않게 축소될 수 있습니다. 그리고 이러한 문제가 발견되는 시점에는 이미 이를 시정하기에 너무 늦은 경우가 많습니다.

가장 큰 위험은 베트남어 번역문이 단순한 참고자료가 아니라, 심사의 기초이자 이후 침해 판단의 fulcrum 역할을 한다는 점에 있습니다. 번역이 원래의 기술적 의미를 왜곡할 경우, 특허권자는 본래 그 특허로 정당하게 보호받아야 할 변형 실시형태까지 포섭할 수 있는 권리를 상실할 수 있습니다.

출원인이 유의해야 할 주요 위험과 필요한 조치는 다음과 같습니다.

• 보호범위 축소: 청구범위의 오역은 곧 보호범위의 축소로 이어질 수 있으며, 일단 특허가 등록된 이후에는 보정이 엄격히 제한되거나 “new matter” 의 추가 또는 보호범위 확대로 판단될 수 있습니다.
• 회피 여지의 발생: 단 한두 개의 특허 실무상 핵심 용어, 예컨대 comprising, consisting of, and/or, substantially, resilient 등의 오역만으로도 침해 판단이 완전히 달라질 수 있고, 그 결과 경쟁사에게 법적 회피 여지를 제공할 수 있습니다.
• 등록 후 정정의 거절 위험: 등록 후 번역문을 “정정”하려는 시도는, 공시 내용의 확장 및 제3자의 정당한 권리이익에 대한 영향으로 인식될 가능성이 높아, 거절될 위험이 매우 큽니다.
• 등록 전 리스크 관리의 필요성: 위험을 관리하기 위한 최적의 시점은 특허 등록 전입니다. 따라서 이중언어 기준의 청구항별 대조 검토를 실시하고, 용어집을 일관되게 통일하며, 보호범위를 변경시킬 우려가 있는 핵심 용어를 엄격히 점검하는 것이 필수적입니다.

KENFOX의 출원 실무 경험에 따르면, 전형적인 위험 패턴은 다음과 같습니다. 즉, 베트남어 번역문이 원래의 공시 내용을 의도치 않게 축소하거나 왜곡할 수 있고, 이후 출원인이 그 오류를 발견하여 보정을 요청하더라도, 베트남 지식재산청(IP Viet Nam)은 이를 “new matter” 의 추가 또는 공시 범위의 확대로 판단할 수 있습니다. 그 결과 하자의 시정 가능성은 크게 제한되며, 심사 결과뿐 아니라 장래 분쟁 대응 측면에서도 위험이 한층 증대됩니다.

1. “문언상 정확한” 번역이 발명의 본질적 핵심을 왜곡하는 경우

상기한 여러 위험 가운데, 가장 빈번하면서도 가장 위험한 상황은, 겉보기에는 문언상 정확한 번역이 실제로는 발명의 기술적 본질을 왜곡하여, 출원 단계에서부터 보호범위를 근본적으로 축소시키는 경우입니다.

특허번역은 일반적인 문학번역이 아닙니다. 그것은 지식재산권의 권리범위를 정하는 작업에 가깝습니다. 일반 번역가는 문장 자체는 매우 매끄럽고 아름답게 번역할 수 있을지라도, 베트남 심사관이 실제로 심사하는 기술적 본질 을 완전히 놓쳐 버릴 수 있습니다.

예시: “Flexible seal” 이라는 용어

• 일반적 번역: “유연한 봉인 표시” [직역: flexible sealing stamp/mark]
  → 기술적 맥락에서는 완전히 부정확한 번역입니다.
• 기술적으로 부적절한 번역: “연성 와셔” [직역: soft washer/O-ring]
• 표준적인 Patentese 번역: “탄성 밀봉 구조” [직역: resilient sealing mechanism]

만약 이를 “와셔” 또는 “O-ring”으로 번역할 경우, 번역문은 의도치 않게 환형(環形) 구조가 아닌 다른 형태의 sealing 구성까지 배제하게 됩니다. 그 결과, 출원인이 공들여 확보한 보호범위 가 실질적으로 축소될 수 있습니다.

2. “신규사항 추가(Adding New Matter)”의 오류

베트남 국내단계 절차에서는 출원서류를 보정하거나 보충할 수 있는 권리가 무제한적 으로 인정되지 않습니다. 베트남 지식재산법(IP Law)은 다음과 같은 핵심 원칙에 따라 명확한 한계를 설정하고 있습니다.

• 보호범위 확대 금지: 보정은 원출원서에 기재되거나 개시된 내용의 범위 또는 보호의 양을 넘어서는 안 됩니다.
• 본질 변경 금지: 보정은 출원서에 기재된 청구대상의 본질을 변경해서는 안 됩니다.
• 발명의 단일성 유지: 발명의 단일성이 계속 유지되어야 합니다.

특히, 일단 특허가 등록된 이후에는, 실무상 “등록특허의 정정” 제도는 주로 행정정보 또는 형식적 오류를 바로잡기 위한 수단으로 활용됩니다. 반면, 청구항의 기술적 의미 를 변경하는 용어를 “정정”하는 것은, 그것이 개시범위를 확장하거나 대상의 본질을 변경하는 것으로 평가될 위험이 있는 경우, 일반적으로 받아들여질 가능성이 매우 낮습니다.

사례 연구: 의료기기 클램핑 시스템

익명 처리된 Alphatek은 수술용 클램핑 시스템에 관한 베트남 특허를 보유한 글로벌 의료기기 기업집단입니다. 베트남 내 경쟁사가 유사한 기술적 특징을 가진 제품을 출시한 사실을 확인한 후, Alphatek은 KENFOX에 특허침해소송 준비를 위임하였습니다.

그러나 사건 기록을 검토하고 증거를 교차 점검하는 과정에서 중대한 오류가 발견되었습니다. 원래의 영문 특허명세서에서 해당 청구항은 다음과 같이 기재되어 있었습니다.

“A clamping member made of a resilient material…”

그런데 기술용어에 대한 이해 부족으로 인해, 위 문구는 다음과 같이 번역되어 있었습니다.
“Bộ phận kẹp được làm từ vật liệu nhựa…”

[직역: “플라스틱 재질로 만들어진 클램핑 부재…”]

(즉, 번역자는 “resilient”를 번역하는 대신, 해당 문맥에서 탄성 재료가 플라스틱이라고 추정하여 “plastic”으로 특정하였습니다.)

핵심적인 차이는 재질에 있었습니다. 경쟁사는 클램핑 부재에 플라스틱이 아니라 고급 탄성 합금 을 사용하고 있었습니다. 이 사안의 역설은, 분쟁의 초점이 더 이상 구조적 또는 기능적 유사성의 정도에 있지 않고, 번역문에 포함된 단 하나의 단어라는 겉보기에 사소한 요소로 “이동”되었다는 점입니다. 바로 이와 같은 일탈이 경쟁사로 하여금 특허의 보호범위를 벗어날 수 있는 loophole 을 형성할 위험을 초래하였습니다.

이 오류는 두 가지 중대한 법적 결과를 발생시켰습니다.

• 비침해 주장: 만약 특허 청구범위가 “plastic”이라고 기재하고 있다면, 경쟁사의 탄성 합금 클램핑 부재는 고무나 합금이 플라스틱이 아니라는 점에서 보호범위 밖에 있다고 주장될 수 있습니다.
• 보정 시도: 출원인은 IP Viet Nam에 명세서 보정 신청을 제기하여, 영어 원문과 일치시키고 경쟁사 제품까지 포섭하기 위하여 “plastic”을 다시 “resilient material”로 변경하고자 하였습니다.

원래의 PCT 국제출원(영문)은 클램핑 부재가 “resilient material”로 이루어진 것으로 청구하고 있었기 때문에, Alphatek은 플라스틱, 고무 및 합금을 모두 포섭할 수 있도록 원문 표현을 정확하게 “복원”하고자 하였습니다(즉, “plastic”에서 다시 “resilient material”로 환원). 그러나 이러한 보정은 다음과 같은 핵심 쟁점을 제기하였습니다. 즉, 이것이 단순한 번역 오류의 정정인지, 아니면 특허 등록 후 개시범위 확대 에 해당하는지의 문제입니다.

IP Viet Nam의 특허 보정 거절

Alphatek은 즉시 종전 대리인(출원 절차를 담당했던 대리기관)에게 번역 오류 정정 신청을 제출하도록 요청하였습니다. 그 목적은 PCT 출원의 번역 과정에서 발생한 단순한 행정상 오류에 불과하다는 논리를 바탕으로, 경쟁사 제품까지 포섭할 수 있도록 “resilient material”이라는 용어를 복원하는 데 있었습니다.

그러나 IP Viet Nam은 다음과 같은 근거로 특허 보정 신청을 거절하였습니다.

• 시기의 측면: 관련 규정상, 명세서 또는 번역문의 보정은 일반적으로 특허등록결정 이전에 이루어져야 합니다. 일단 특허가 등록되면, 특허권자의 보정권은 현저히 제한됩니다.
• 등록특허 정정 범위의 측면: 지식재산법 제97조 제3항에 따르면, 보호권원 보유자는 국가 산업재산권 관리기관에 대하여 산업재산권의 범위를 축소하는 정정만을 요청할 수 있습니다. 따라서, 설령 해당 내용이 최초 명세서에 개시되어 있었다 하더라도, 이미 등록된 권리범위를 확대하는 보정은 허용되지 않습니다
• “신규사항 추가(Adding New Matter)”의 문제: 특허 등록 후 “plastic”이라는 용어를 “resilient material”이라는 훨씬 더 넓은 개념으로 변경하는 것은, 등록된 권리범위를 확대하는 행위에 해당합니다.
• 법적 결과: 일반 공중 및 경쟁사들은 수년간 “plastic”이라는 기재에 의존하여 자신의 사업행위를 설계해 왔습니다. 이 시점에서 특허권자가 보호범위를 “확대”하도록 허용하는 것은 제3자의 정당한 권리와 이익을 중대하게 침해하게 됩니다.

결국 보정 신청이 거절되었기 때문에, Alphatek은 애초에 번역이 정확하였다면 적법하게 확보할 수 있었던 보다 넓은 보호범위가 아니라, 등록특허에 실제로 기재된 축소된 보호범위 에 엄격히 기초하여 소송 및 분쟁 해결 전략을 재검토하고 조정할 수밖에 없었습니다.

3. 명세서 번역에서의 단어 선택 원칙: “무기”를 어떻게 활용할 것인가

구체적인 문맥과 기술분야에 따라, 원문 언어와 목표 언어 사이에서 대응되는 용어를 선택하는 작업은 언제나 신중한 검토와 판단을 필요로 합니다. 지식재산, 특히 특허의 영역에서는 이 작업이 단순한 언어능력만으로는 충분하지 않으며, 번역자는 언어적 정확성뿐 아니라 기술적 전문성 과 법적 판단 을 동시에 적용하여야 합니다.

고품질의 번역은 단지 의미상 정확하기만 해서는 안 됩니다. 그것은 법적 요건을 충족하여야 하고, 발명의 기술적 본질 을 정확히 반영하여야 하며, 동시에 보호범위 를 최적화하여야 합니다. 따라서 번역 과정에서의 단어 선택은 지극히 중요한 의미를 가지며, 특허의 유효성 및 보호범위에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

결론

많은 출원인이 베트남 PCT 국내단계 에 진입할 때 범하는 가장 흔한 실수는 번역문을 “다듬으려” 하는 것입니다. 즉, 표현을 더 세련되게 보이게 하거나, 상업적으로 더 “명확하게” 만들려는 시도입니다. 그러나 심사 및 권리행사의 법적 틀 내에서 볼 때, 명세서와 청구범위의 베트남어 번역문은 단순한 해석자료가 아닙니다. 그것은 출원 시점에 개시범위 와 보호의 경계를 확정하는 법적 문서입니다. 일단 특허가 등록된 이후에는, 기술적 의미를 변경하거나 개시범위를 확장하는 것으로 평가될 위험이 있는 방식으로 문언을 “정정”하려는 모든 시도는 필연적으로 엄격한 절차적 장벽에 직면하게 됩니다.

따라서 겉으로 보기에 사소한 번역 오류는 단순한 행정상 착오에 그치지 않습니다. 그러한 오류는 보호범위 의 축소를 초래할 수 있고, 그 결과 특허자산의 상업적 가치와 집행가능성을 직접적으로 약화시킬 수 있습니다. 특히 분쟁이 발생하면, 경쟁사는 바로 번역문이 만들어낸 loophole 을 활용하여 특허를 회피하는 설계를 시도하는 경우가 많습니다. 다시 말해, 베트남 특허명세서는 보호범위의 영토적 경계를 형성하는 문서이며, 단 하나의 오역된 단어만으로도 그 경계가 불리한 방향으로 이동할 수 있고, 이후 이를 되돌리기는 극히 어렵습니다.

결국 특허번역은 단순한 기술적 언어작업으로 취급되어서는 안 되며, 보호범위 전략 의 핵심 구성요소로 관리되어야 합니다. 출원인은 번역이 Patentese 기준에 따라 수행되고 검증되며, 청구항별 이중언어 대조검토가 이루어지고, 허용되는 절차적 기간 내, 즉 특허 등록 전이자 위험이 분쟁으로 비화되기 전에 검토가 완료될 때에만 이러한 위험을 실질적으로 통제할 수 있습니다.

QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney

PHAN, Do Thi | Special Counsel

HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney