克服する拒否の特許アプリケーションでベトナム – 何戦略？

最初の「特許」申請は拒否に直面し、最も可能性の高い行動方針は「ユーティリティソリューション」特許を確保するための一連の請求項の補正。二度目の拒否に直面したベトナム知的財産庁 ( IP VIETNAM ) からの通知により、多くの出願人が選択する傾向があります。彼らのアプリケーションを「発明」から「ユーティリティソリューション」に変換する簡単なルート。これ最終的な裁判に直面するよりも、いかなる種類の特許を取得する方が望ましいという信念の下で選択が行われることがよくあります。拒絶。しかし、とあるよく考えられた戦略、応募者できるまだ追求する彼らの特許アプリケーションユーティリティソリューションアプリケーションに変換する必要はありません。この変換自体には、申請審査プロセス中に保護有効期間が 10 年に短縮されるというマイナス面でベトナム通常すでに消費する 5-7 年。での場合のの特許応用のために「あ方法のために作るある靴唯一” 代表されるによるケンフォックスの申請者無事にナビゲートされましたを通して IP ベトナムの2度目の拒否通知。この成果はクライアントに多大な利益をもたらしました。台湾人会社、としてそれポジション彼ら好意的にに開発する彼らの仕事予定での動的そして潜在的に儲かるベトナム語市場。

あ特許でのアプリケーションベトナム： 2回拒否の保護

クライアントの靴底の製造方法に関する特許出願がIPに出願されましたベトナムで 12月 2016年。これだったある型破りな特許応用そしてしたない請求優先度。 4 年後、IP VIETNAM は、合計で以下の実体審査に関する最初の通知を発行しました。 3 件の米国特許と 2 件の中国特許で構成される 5 件の文書。検査で判明したのは、この発明は新規性の基準を満たしていませんでした。これは主に、主張の大部分がこれらには、既存の技術ソリューションですでに開示されている機能が含まれていました。唯一の例外はセット内に単一の従属クレームがあり、これは新規であると考えられました。しかし、この従属請求項は、最終的には既知の解決策の組み合わせであるとみなされたため、次の要件を満たしていませんでした。独創性。

後レビューするの応募者初め応答、で 10月 2022年、 IP ベトナム続きに問題ある 2番拒否知らせ、維持するの拒絶決断元は概説したでの結果のの初め実質的な検査。

発明またはユーティリティ解決：何決断に取る？

現時点で IP VIETNAM の 2 回目の拒絶通知に対処するための実行可能なアプローチには、一連の特許請求の範囲に対する特定の補正とその後の特許出願の変換ユーティリティソリューションアプリケーション。そうすることで、申請が認められる可能性が高くなります。「ユーティリティソリューション」特許。このオプションは、あらゆる分野で特許を取得できるため、多くの出願人に好まれています。形状は好ましいに直面している完全に拒否。

しかし、の付与のある特許でこれシナリオ、もし承認された、するだろう所有主にシンボリック価値のためにのクライアント。特許出願は2016年12月に行われ、審査は長期化している 7年という長い期間にわたって。「ユーティリティソリューション」特許が 2023 年に付与される場合、特許所有者は彼らの発明が商業的に実現されるまでに残された時間はわずか 3 年です。これで短くなった有効期間（として比較したにいる付与されたの発明特許）大幅減少するの潜在的のために成功コマーシャル搾取のの発明、としてそれになる挑戦的のためにの特許保有者このような短期間で資本と投資リソースを回収する必要があります。これをさらに複雑にする問題は、この出願がすでに2回の拒絶に直面しているという事実であり、引用された文書はに対してそれいる比較的恐るべき。その結果、の危険のの正式拒絶のの応用もっているエスカレートした。出願人が受諾せずに元の特許出願を継続することを選択した場合ユーティリティソリューションに変換すると、最終的には手段や保護がなくなるリスクがあります。彼らの発明。

発明は複雑な技術分野に関連しており、深い技術知識と知識が必要です。経験と細心の評価と検討。したがって、特許権者は、直面したとある挑戦的決断：彼らはしなければならない決めるかどうかに選択するのためにあるより安全なルートそれ求めますの「ユーティリティソリューション特許」を付与するか、技術的ソリューションを確立するために最後まで粘り強く取り組みます確かに会うの厳しい基準のために保護としての “発明”、それよりもよりもある “ユーティリティ解決”。これ

選択は、潜在的な利点、リスク、長期目標を慎重に評価することにかかっています。と関連した両方通り。

ライトでの終わりのトンネル

ケンフォックスの法律上のそしてテクニカルチーム、でコラボレーションとの申請者、持っている実施したある参照された技術ソリューションを包括的にレビューして、その内容、コンテキスト、および出願発明との関連性この分析に基づいて、2 つの主な目的は次のとおりです。 (i)明確な技術的特徴の特定、および(ii)結合性の決定セットのテクニカル特徴と彼らの機能的な相互作用。

後作るある比較テーブルのテクニカル特徴、詳しい分析のの基本的な側面、発明間の構成的特徴と機能的特徴が注意深く検討されました。それに基づいて、新規性の拒絶を克服するために一連のクレームを修正するという選択肢はすぐに見つかりました。しかし、重要な疑問が残ります。修正された一連の請求項を使って、どのようにそれを実証できるでしょうか。のテクニカル解決以内応用を満たす要件の創意工夫？

さらに技術的な分析と評価を実施すると、重要な結論が得られました。アプリケーション内で変更されたソリューションは、従来のソリューションと比較して優れた結果を生み出す能力を持っています。累積効果既知の技術的なソリューション。もっと簡単に言うと条件、これ発明は満たす要件独創性の。この主張を実証するために、KENFOX は細心の注意を払って包括的な情報を提供しました。技術的な説明。これらは、存在する技術的特徴間の機能的相乗効果を明らかにします。特許出願では、個々の効果の単なる合計を超えた相乗効果を強調しています。テクニカル効果観察されたで対応する要素の設立テクニカルソリューション。その結果、この発明は創造的な飛躍を表しており、以下のものを所有する個人によって容易に生み出されるものではありません。平均知識内での関連するテクニカル分野。

KENFOX が提出した修正案と分析的議論を注意深く検討した結果、 2番応答、 IP ベトナムもっている決定したそれこれら改訂そして引数は説得力のあるそして十分な根拠がある。その結果、 IP ベトナムは同意した付与保護にの特許出願。

実用的レッスン

その間の検査のある特許応用、の試験官行動するある比較分析間の不可欠テクニカル特徴ののに適用発明そしてそれらの見つかったで知られているソリューションそして前美術。この精査は、出願された発明が新規性を有するか否かを判断することを目的としています。明らか。出願発明の基本的な技術的特徴が既に記載されている場合又は既知の技術ソリューションに開示されている場合、そのような発明は新規性が欠けている、および/または進歩性。このような拒否を克服するには、出願人は基本的な事項を示すことができなければなりません。特許出願における参考文献との技術的差異を明らかにし、組み合わせたものを生み出すのに役立つ、発明の技術的特徴間の機能的相互作用。以前の技術的効果で明らかになった個々の技術的効果の合計よりも優れた技術的効果ソリューション。

IP VIETNAM からの新規性と創意性に関して一時的な拒否に直面したとき。発明を成功させる可能性を高めるための戦略的アプローチを確立することが重要です。結果。ケンフォックス提供しますの続く戦略に支援する特許応募者で効果的にアドレッシング IP VIETNAMは、新規性と要件を満たさない特許出願に基づいて拒絶した。独創性:

1. 気をつけてレビュー参照書類

参考文献に効果的に対抗するには、申請者はその方法を深く理解する必要があります。メーカーでの業界持っているされた生産するそして申請中テクノロジー。これはに決定する：

技術的差異：出願された発明が引用された発明と区別できることをうまく主張すること。発明の場合、出願人はその発明における特定の技術的差異または革新的な側面を正確に指摘する必要があります。発明。これ必要ある深い理解のどうやってのテクノロジーは現在適用済みでの業界そして、応用発明がそれらの既存の慣行からどのように逸脱するか。これらについて分かりやすく説明すると、違い意思強化するの場合のために特許性。

非自明性: 特許を付与するための重要な基準の 1 つは、発明が非自明性でなければならないということです。明らかにある人熟練したでの関連する分野。による比較するの和のの個人テクニカル効果のそれぞれテクニカル解決ののメーカーでの関連する業界とのテクニカル効果達成によるのグループののテクニカル特徴のの発明、の申請者できる決定するかどうかの発明は単にある組み合わせまたは凝集の知られているデバイスまたはプロセスに関数で彼らのいつもの方法、または、既知の技術的ソリューションを明確ではない方法で組み合わせたものです。この原則に基づいて業界の慣行を理解するとともに、申請者が兆候を見つける方法を理解するのに役立ちます。それを証明するそれの発明革新的なステップ超えてすでに何ですか知られています。

特許請求の範囲: 特許請求の範囲は、発明に与えられる保護の範囲を定義します。深みを得ることで、業界の製造プロセスと技術応用を理解することで、応募者は次のことが可能になります。より正確な特許請求の範囲を作成し、考えられる最も広い範囲を確立するための戦略を考案する保護。これにより、他の確立された技術ソリューションと重複するリスクが軽減されるだけでなく、特許侵害の可能性を最小限に抑えながら保護を確保する可能性を高めます。しかし、もし、その間の評価プロセス、それは決定したそれの特許応用欠けている目新しさそして独創的なステップいつ比較したに参照書類、の申請者もっているのオプションに調整するの範囲の保護である適切なマナーに住所懸念事項上げたによるの参照文書。

証拠の裏付け: 必要に応じて、申請者は追加の裏付けを集めることができます。彼らの主張を裏付ける証拠。これには、テスト結果、実験、シミュレーション、または専門家が含まれる場合があります。意見、どれのできるなれ使用済みに強化するの口論それの発明探しています登録整列するとの必須の標準のために保護。

市場への影響: 出願された発明の商業的重要性を特許庁に納得させるために、出願人は、自分の発明が業界や市場にどのようなプラスの影響をもたらすかを示す必要があります。これには、応用発明の新規な機能がどのようにしてコスト削減、改善につながるかについての説明が含まれます。効率、パフォーマンスの向上、またはその他の利点。業界の慣行を明確に理解することが役立ちますの申請者明確に言うこれら効果的にメリットをもたらします。

専門家の意見: 場合によっては、次の議論を裏付けるために専門家の意見が必要になる場合があります。特許性。業界の製造および技術情勢に関する知識を持つ専門家は、提供するについての洞察の意義のの適用済み発明の違いからの引用された発明。

2. 修正するの請求そして提出する正当実証する引数

IP VIETNAM が発明に関する懸念を理由に発明の登録を拒否した場合新規性があるため、出願人はこの障害を克服するための戦略的解決策を模索する必要があります。の場合、前述の特許出願では、技術的特徴を組み込むことが推奨されるアプローチです。からの依存請求それ持っているされた認識されたとして小説の中への独立した請求。で多くの他のシナリオ、さまざまな技術的な導入によるクレームセットの絞り込みや変更などのオプション特徴できるまたなれ考慮された。

しかし、それは重要なに注記それいつ作る修正にある特許応用、の変化しなければならない特定の基本原則を遵守します。修正により、以下の範囲や範囲が拡大されるべきではありません。当初の説明（仕様）で開示された内容を超えて保護され、仕様を変更してはなりませんの基本的の性質の主題案件提示されたの中に応用。

でシナリオどこの特許応用満足するの目新しさ要件しかし落ちる短いのミーティングの独創的なステップ基準、の申請者できる乗り越えるの進歩性拒絶による実演するそれある発明内の一連の基本的な技術的特徴は、創造的なイノベーションから生じたものであり、代表する一般知識での関連するテクニカル分野。ベトナム採用するの「相乗効果のある効果” のために発明の非自明性の評価。具体的には、請求項に係る発明は、通常、全体として考えられます。クレームが特徴の組み合わせで構成されている場合、次のような議論は正しくありませんそれの別特徴のの組み合わせ取られた彼ら自身は知られているまたは明らかそしてそれしたがって主張されている主題全体は明らかです。ただし、クレームが単なる集合体である場合、または並置の特徴そしてないある真実組み合わせ、それはない十分に見せるそれの個人特徴特徴の集合体が進歩性を含まないことを証明することは明らかである。一連の技術的特徴は、機能間の相互作用がある場合、特徴の組み合わせとみなされます。特徴達成するある組み合わせたテクニカル効果どれのは違うから、例えば、より大きなよりも、の和のの個々の特徴。言い換えれば、個々の機能の相互作用が相乗効果を生み出す場合、効果、それは 5月なれ結論付けたそれの発明含まれるの独創的なステップ。

実際、特許出願を進める過程で、求められる主題の評価は、保護はその新規性の評価から始まります。主題が新しいと判断された場合、次考慮はかどうかそれ展示品の独創的なステップ。逆に、もしの主題案件は見つかったない新規性があるとしても、結果的に進歩性を欠くとみなされることになります。したがって、次のような問題に直面したとき、新規性と進歩性の両方に関連する拒絶の場合、出願人は新規性の克服を優先すべきである最初は拒否。新規性の問題が解決され、主題が確立されると、小説、の申請者できるそれから進むに住所の独創的なステップ側面のの発明それ必要登録。この一連のアプローチにより、特許出願が体系的に処理されることが保証されます。それぞれとハードルいる取り組んだの中に適切な注文。

最後の考え

一歩下がって特許出願の拒絶を受け入れ、勧告に従うことに同意する IP VIETNAM が発行した実体審査通知に概要が記載されていますが、何らの調整も行われていません。クライアントの発明がそのまま保護されるための実現可能な解決策を見つける努力をすると、特許所有者に正当に属する利点および権利の損失（没収）。特許所有者すべき持っている楽しんだ。しかし、これ努力必要 IP 弁護士、で追加に詳しい IP の知識、豊富な実務経験、ベトナムの IP 法の完全な理解も必要です。技術的な複雑さ、テクノロジー、製造プロセス、および発明に固有の独自性。を覆すことに成功し、上記の場合の特許出願の拒絶通知は、新たなビジネスへの道を開くだけではありません見通ししかしまた保証しますの安全性そして効率の投資そして商品化のの特許オーナーの発明ベトナムにおいて不可欠な法的基盤を確立すると同時に、予防とアドレッシング行為の特許侵害ベトナム。

QUAN, Nguyen Vu | パートナー、知的財産弁護士

NGA, Dao Thi Thuy | シニア弁理士

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実用的 レッスン

1. 気をつけて レビュー 参照 書類

2. 修正する の 請求 そして 提出する 正当 実証する 引数

最後の 考え