越南商标转让：为何被驳回以及如何应对？

越南的商标转让需遵守严格的法律规定，并由越南知识产权局（IPVN）进行实质审查。实践中，商标转让常因可能造成混淆或不符合强制性规定而被驳回。如果转让人拥有彼此高度近似的商标，或在更严重的情况下，转让人的商号本身就是商标名称，那么挑战会变得更加严峻。

KENFOX IP & Law Office 凭借在越南知识产权保护领域超过15年的实践经验和专业知识，对商标转让所涉及的风险进行了深入分析，并提供了预防驳回和在驳回发生时克服挑战的策略性解决方案。

1. 受让商标与转让人商号近似或相同

当受让商标与转让人的商号“相同”或“近似”时，越南知识产权局（“IPVN”）很可能依据《知识产权法》第139.4条拒绝办理转让备案，理由是该转让可能导致相关公众对商品/服务的商业来源或特性产生混淆。

根据法律规定，商号被视为工业产权客体。若公司名称或营业名称在越南境内合法商业活动中使用，即可作为商号受到保护。为防止消费者混淆，若商标与已受保护的商号相同或近似，则该商标可能被拒绝保护。

基于该原则，若商标包含与转让人商号相同或近似的要素，则该转让可能误导公众对商品或服务的性质或商业来源产生错误认知。这类情况属于《知识产权法》所规定的禁止情形。

因此，若您与某商标所有人签订商标转让协议，而该商标构成其商号或公司名称的一部分，我们强烈建议谨慎行事。《知识产权法》第139.4条明确规定：“商标权的转让不得导致对商品或服务的特性或来源产生混淆。”

案例： 在涉及“MARCO POLO”商标的案件中，若该商标被转让给Wharf Hotels Management Limited以提供与Marco Polo Hotels Management Limited相似的服务，而后者仍以其商号在越南运营，则公众可能会误以为“MARCO POLO”商标下的服务来源于Marco Polo Hotels Management Limited。这种混淆正是因商标与商号在市场中的并存而引发的。因此，IPVN拒绝将“MARCO POLO”商标转让登记至Wharf Hotels Management Limited，具有充分的法律依据。

建议措施： 若因受让商标与转让人商号近似而遭遇拒绝，您可提交以下任一文件或证据作为救济：

• 转让全部商业业务的证据: 转让人已将以该商号开展的全部商业及经营活动一并转让给受让人。若商标包含与转让人商号相同或近似的要素，转让人必须将该商号下的所有业务一并转让给受让人。
• 营业登记变更的证据: 转让人已在营业登记证中删除与该商标商品/服务相关的经营范围，确保其不再从事与受让商标相关的经营活动。
• 转让人解散的证据: 转让人在商标转让协议履行后已被解散且不复存在。
• 商号变更的证据: 转让人在转让后已变更其商号，使其不再包含与受让商标相同或近似的要素，并在营业登记证中得到正式记录。

上述文件旨在证明不存在商号与受让商标的冲突，或原有冲突已被消除。

此外，您还可提交证据表明转让人从未在越南以该商号从事商业活动，或已在转让后终止该等商业活动。在此情形下，转让人已不再在越南商业活动中使用该商号，因此不太可能引发《知识产权法》第139.4条所述的混淆。

转让人出具的正式声明，确认上述事实，可作为有力证据支持您的立场，并促使知识产权局同意办理商标转让备案。此举能够证明转让人对该商号的权利未曾建立或已消灭，从而消除任何冲突，确保受让商标不会对商品或服务的性质或来源误导公众。

2. 受让商标与受让人其他商标近似

当受让商标被认定与另一在越南尚处于申请中或已获商标注册证保护、且仍归转让人所有的商标近似时，越南知识产权局（“IPVN”）可能会拒绝办理该商标转让备案。

若您在受让商标时，未对转让人的全部商标组合进行全面审查——尤其是其在越南已申请或已注册的商标，则您的商标转让协议可能会因受让商标与转让人仍持有的其他商标近似而被拒绝。

案例： A公司从B公司受让“ZACOPE”商标。知识产权局随后发出拒绝转让备案的通知，理由是该转让可能会引起公众对商品/服务的性质或来源产生混淆。这是因为除“ZACOPE”外，B公司仍为“ZACOP”和“JACOPE”等相似商标的注册所有人。

建议措施： 为解决该问题，您必须：

• 提交申请，将转让人所持有的所有相似商标一并转让予您； 或
• 请求终止转让人仍持有的相似商标注册证的效力。

若在签署初步转让协议后、并在IPVN已作出拒绝决定后，才尝试协商转让所有相似商标，则您将处于被动与不利地位。转让人可能会因此提出额外的经济要求作为配合的条件。

最优策略： 在签署任何商标转让协议之前，您应当：

• 全面审查转让人的商标组合； 并
• 就所有与拟受让商标相同或近似的商标进行整体转让的谈判。

采取此种主动策略，可最大限度降低知识产权局拒绝的风险，并确保受让商标不与转让人仍持有的其他商标发生冲突。

3.受让商标包含可能误导消费者的要素（涉及来源、特性、用途、质量或价值）

若受让商标包含的要素（例如地理名称）可能使消费者对所转让商品或服务的来源、特性、用途、质量或价值产生误导，越南知识产权局（“IPVN”）有权拒绝办理该商标转让备案。

案例说明： 若某商标为“MASSANO Milan”，而受让人位于威尼斯而非米兰，则该转让可能被拒绝。因为商标中包含地理标志，但受让人并未在该地点具有相应的商业存在，此情形可能被认定为误导公众。

建议措施： 为克服此类异议，并在适用于您的商业背景的情况下，您可提交支持性文件以证明：

• 转让人与受让人之间具有隶属关系（例如，双方同属一个企业集团，或一方为另一方的子公司）；以及
• 双方的生产经营战略及商标使用方式已被合理安排，不会导致公众对商品或服务的来源产生误导。

若无法提供上述证明文件，您可考虑向知识产权局提交申请，通过删除商标标样中的地理要素来修改注册信息。此类修改须通过正式的《商标注册证》变更申请程序办理。

4. 商标权部分转让与商业来源混淆风险

当转让范围仅涉及注册商标所列商品/服务中的一部分时，存在被转让的商品/服务与转让人保留的商品/服务之间产生混淆的风险。此类风险尤为突出于被转让的商品/服务与保留的商品/服务之间不易区分的情况下。

根据越南法律，商标的部分转让是允许的。这意味着商标权人可以请求仅对注册证中某一类中的部分商品/服务，或对一个或多个类别中的商品/服务进行转让。

然而，在仅转让部分商品/服务的情况下，被转让的商品/服务必须具有明确的独立性，且不得与转让人仍持有的商标所涵盖的其他商品/服务造成混淆。

案例: A公司拥有“ZACOPE”商标，涵盖商品及服务范围包括“未经加工和加工的食品、含酒精及不含酒精饮料、餐厅服务和咖啡馆服务”，涉及第29、30、31、32、33和43类。B公司希望仅受让“ZACOPE”商标用于第33类“含酒精饮料”。这属于部分转让请求，即转让人和受让人仅希望转让该商标注册所涵盖的一个类别的商品/服务。

然而，IPVN驳回了该请求，理由是该转让可能导致对商品的商业来源产生混淆，尤其是在被转让商品/服务与保留商品/服务密切相关或存在重叠的情况下。

注意事项： 部分转让仅适用于注册商标所列商品/服务范围中的部分转让，并不适用于仅转让商标图样中的部分元素。

5. 受让人缺乏生产或经营受让商标所涵盖商品/服务的法律主体资格

根据越南《知识产权法》第139.5条之规定：“商标权仅可转让给符合同类商标注册条件的组织或个人。” 同法第87.1条进一步规定：“组织和个人有权就其生产的商品或提供的服务申请商标注册。”

在实践中，于审查商标转让申请过程中，越南知识产权局（“IPVN”）并不会常规性地审查受让人是否具备生产或经营与受让商标相关商品/服务的法律主体资格。然而，如有充分理由认定受让人缺乏该等主体资格，IPVN可发出审查结果通知，要求受让人提交证明文件，以证明其具备生产或经营相关商品/服务的法律主体资格。

6. 商标转让协议中的转让价款

转让价款是越南法律规定商标转让协议必须具备的四个核心要素之一。在以下情况下，您的商标转让协议可能会被拒绝：

• 转让价款不明确：协议必须对所转让的知识产权权利明确载明具体价款。若价款以美元表示，则必须明确标注货币种类（如：SGD、新加坡元；USD、美元；NZD、新西兰元等）。若转让人无偿将知识产权权利转让给受让人，协议中必须明确载明“无对价”或“免费转让”。
• 无偿转让声明与付款义务不一致：若协议中声明该转让为无偿，但同时又包含有关付款义务或财务责任的条款，则该等矛盾可能导致协议无效或被拒绝备案。

7. 在商标已存在许可协议情况下的转让

若拟转让的商标当前已在一份或多份知识产权许可协议项下授权给其他组织或个人使用，越南知识产权局（“IPVN”）可能会拒绝办理该商标转让备案。

补救措施： 为解决该问题，您必须提交能够证明以下事项的文件：

• 被许可人（即当前获授权使用该商标的各方）已收到转让人关于拟进行商标转让的正式书面通知；
• 被许可人已出具书面同意或确认意见，承认该转让。

提交上述文件旨在确保商标转让不会与现有许可安排发生冲突，并保证所有相关方已被正式告知并表示认可。

8. 商标转让协议未遵循形式要件

商标转让协议必须符合相关法规所规定的形式要件。具体包括：

• 多页协议的签署要求：若协议由多页组成，每一页均须由转让人和受让人签署，或在页边加盖骑缝章，以确保协议的完整性与真实性。
• 签署日期和签名要求：协议必须明确载明签署日期（年月日），并须由双方签署（如适用，还应加盖印章）。
• 签署主体资格要求：签署人必须是各方的法定代表人。