특허 명세서 – 단 하나의 연결어가 특허의 ‘생사(生死)’를 결정할 수 있는가?

특허 명세서에서 “at least one of A, B, and C”라는 표현이 항상 “A 또는 B 또는 C”를 의미한다고 믿고 있다면, 이제 그 생각을 다시 고려할 때일 수 있다. 미국 특허 실무에서는, 겉보기에는 단순해 보이는 이 표현의 해석을 둘러싸고 20년이 넘는 논쟁이 계속되어 왔으며, 오늘날까지도 완전히 결론이 나지 않은 상태다.

이 논쟁은 미국 연방순회항소법원이 2004년 SuperGuide Corp. v. DirecTV Enters., Inc. 사건에서 내린 중대한 판결에서 비롯되었다. SuperGuide 판결에서 법원은 단지 문법적 구조와 작은 접속사 “and” 하나 때문에 이 표현을 “최소 하나의 A, 그리고 최소 하나의 B, 그리고 최소 하나의 C”라는 의미로 해석하였다. 이러한 해석은 대부분의 사람들이 직관적으로 기대하는 것과 극명하게 대비된다.

베트남의 특허 명세서 작성자와 번역가에게 이것은 단순한 “문체상의 표현 문제”가 아니다. 이는 특허 권리 범위의 존속 여부 자체를 좌우할 수 있다. 접속사 하나 또는 잘못 배열된 나열 구조만으로도 청구범위를 의도치 않게 좁히거나, 침해 판단을 복잡하게 만들거나, 심지어 유효성 공격의 빌미를 제공할 수 있다.

본 기사에서 KENFOX IP & Law Office의 전문가들은 “영문법을 가르치려는 것”이 아니라, 겉보기에는 무해해 보이는 문구가 어떻게 특허 명세서에서 법적 허점이 될 수 있는지, 그리고 더 중요한 점으로서 특허 명세서 작성자와 번역가인 우리가 단 하나의 단어 “and” 때문에 소송에서 패하는 일이 없도록 무엇을 해야 하는지를 설명하고자 한다.

1. SuperGuide가 남긴 교훈: “At Least One Of”가 더 이상 “Or”을 의미하지 않을 때

이 판례를 이해하기 위해서는 2004년 SuperGuide 사건으로 돌아가야 한다. 이 분쟁은 전자 프로그램 가이드 시스템 관련 특허를 둘러싸고 발생한 것이다. SuperGuide v. DirecTV에서 핵심 청구항 제한은 다음과 같았다:

“… first means for storing at least one of a desired program start time, a desired program end time, a desired program service, and a desired program type”.

각 당사자의 입장은 극명하게 대립했다:

• 특허권자(SuperGuide)는 이 문구가 네 가지 정보 범주 중 어느 하나 또는 그 일부만 저장하면 충분하다고 주장했다. 이는 대부분의 작성자가 직관적으로 상정하는 “or” 논리와 일치한다.
• 침해 혐의자(DirecTV)는 이 조항이 네 가지 범주(시작 시간, 종료 시간, 서비스, 유형) 각각에 대해 최소한 하나의 값을 저장해야 한다고 주장했다. 즉 “and” 논리이다:
  “at least one of A, and at least one of B, and at least one of C…”

다시 말해:

• SuperGuide: 네 가지 범주 중 하나만 충족하면 충분하다(분리적 논리).
• DirecTV: 각 범주마다 최소 하나의 값이 필요하다(결합적 논리).

결국 미국 연방순회항소법원(CAFC)은 DirecTV가 주장한 좁은 해석을 채택했다. 중요한 점은 법원이 기술적 목적이나 발명의 개념에 의존하지 않았다는 것이다. 해석은 전적으로 문법에 근거했다.

CAFC는 “at least one of”라는 수식어가 접속사 “and”로 연결된 나열 구조에서 각 항목에 개별적으로 적용된다고 판단했다.

법원은 『The Elements of Style』의 문법 규칙까지 인용하며 다음과 같은 예시를 들었다:
• “in spring, summer, or winter”는 “in spring, in summer, or in winter”로 해석된다는 것이다.

동일한 문법 논리에 따라, 법원은 “at least one of A, B, and C”를 “at least one of A, at least one of B, and at least one of C”로 읽어야 한다고 판단했다.

이 판결은 오늘날 “SuperGuide 원칙”으로 알려진 해석 규칙을 공식적으로 확립했다: 수식어(예: “at least one of”)가 “and”로 연결된 나열 앞에 오면, 그 수식어는 나열된 각 요소에 독립적으로 적용된다는 것이다.

결과:

• 청구항 범위는 특허권자가 의도했던 것보다 훨씬 좁아졌다.
• DirecTV의 시스템은 모든 요구 요소를 충족하지 않았으므로, 그 해석에 따르면 침해가 성립하지 않았다.

이렇게 해서 “SuperGuide 룰”이 탄생했다: 수식구(예: “at least one of”)가 “and”로 연결된 나열 앞에 오면, 그 수식구는 나열된 각 항목을 개별적으로 수식하는 것으로 추정된다.

이후 사건들에서 SuperGuide 원칙을 매우 제한된 상황에서 구분하거나 제한하려는 시도가 있었지만, 이 판례가 주는 경고는 여전히 명확하다: 접속사 하나가 특허 전체의 범위를 뒤집을 수 있다.

2. 왜 미국 판례가 베트남에 출원한 특허에까지 중요한가?

많은 실무자들은 이렇게 생각할 수 있다: “나는 베트남 특허청에 출원하고 있는데, 미국 판례가 무슨 상관이 있나?” 그러나 실제로 특허 세계에서는 법적 리스크가 국경을 가리지 않는다. SuperGuide와 같은 유명 판례는 당신의 명세서에 예상치 못한 ‘양날의 검’이 될 수 있다.

미국 판례가 베트남에 출원된 특허의 운명에 조용히 영향을 미칠 수 있는 이유는 적어도 다음 네 가지다:

[i] 영문이 특허 문서의 ‘진짜 얼굴’이 되는 경우가 많다: 베트남에 출원되는 대부분의 특허는 미국·EU·중국 등에서 출원된 PCT 또는 우선권 문서에서 시작된다. 최초 작성자는 영어로 작업한다. 베트남어 버전은 단순한 번역일 뿐이다. 그러나 분쟁이 발생하거나 사건이 국제적 맥락에서 검토될 때, 베트남 집행기관—특히 상대방—은 비록 심사 단계에서는 베트남어 번역이 공식 문서라 하더라도 영문 원문을 면밀히 검토한다. 바로 이 지점에서 SuperGuide식 함정이 숨어 있다.

[ii] 오류는 기계 번역 또는 ‘직감적 번역’에서 발생한다: 겉보기에는 무해한 문장 구조가 실제로는 매우 위험할 수 있다. 예를 들어 “at least one of A, B, and C”는 베트남어로 일반적으로 “ít nhất một trong số A, B và C”라고 번역된다. 단순하고 innocuous해 보이지만, 이것이 바로 SuperGuide 판례에서 문제의 핵심이 된 구조를 그대로 재현한다. 미국 법원은 이 표현을 매우 좁고 엄격하게 해석했고, 그 결과 청구범위는 극도로 축소되었다.

[iii] 소송에서는 어떤 논리든 ‘무기’가 된다: 특허소송에서는 양측이 가능한 모든 논리를 동원한다. 상대방은 청구범위를 좁히거나 청구항이 불명확하고 집행 불가능하다고 주장하기 위해 SuperGuide식 논리를 쉽게 끌어올 수 있다. 베트남 법원이 미국 판례를 적용하는 것은 아니지만, 언어학적 논리, 비교법적 추론, 외국의 해석 권위는 침해 분쟁, 무효심판, 전문기관 의견, 법정 변론에서 강력한 설득 도구가 될 수 있다.

[iv] 명세서가 모호할수록 집행력은 약해진다: 명세서가 모호하면 모호할수록 특허를 공격하기 쉬워진다. 집행기관, 법원, 감정기관은 청구항을 해석하기 위해 ‘문언을 구부릴’ 수밖에 없다. 표현이 난잡할수록 논쟁의 여지는 더 커지고, 비용·불확실성·소송 리스크는 기하급수적으로 증가한다.

3. 발명자를 위한 권고: 다른 사람이 당신 머릿속의 “아이디어를 추측하도록” 만들지 마라

특허 세계에서 단어는 권리의 경계를 정의한다. 그러나 발명자는 종종 기술적 해결책에 집중하느라 표현 방식에는 주의를 기울이지 못하고, 특허를 무너뜨릴 수 있는 언어적 “함정”을 잘 알아차리지 못한다. 하지만 몇 가지 간단한 습관만으로도 보호 과정 전반의 리스크를 크게 줄일 수 있다:

[i] 당신이 의미하는 것이 “OR”인지 “AND”인지 명확히 하라: “A, B, C를 보호하고 싶다”와 같은 모호한 표현은 피하라. 이러한 표현은 특허 변리사에게는 방향을 모르는 채 사거리 한복판에 서 있는 것과 같다. 명확히 해야 한다:

• “The product may include only A, or only B, or only C, or any combination thereof”. → 분리적 구조(OR);

넓고 유연한 범위.

또는:

• “The system requires A, B, and C in order to function”. → 결합적 구조(AND); 좁고 엄격한 범위.

AND와 OR의 단 하나의 차이만으로도 청구범위 전체가 재구성될 수 있으며, 보호 범위가 넓어질지 좁아질지를 좌우한다.

[ii] 당신의 기술적 의도가 오해되지 않도록 구체적 예시를 제공하라: 발명자가 기술을 가장 잘 이해하고 있지만, 청구항을 작성하는 사람은 당신의 머릿속을 읽을 수 없다.

예를 들어: “실제로 우리는 모듈 A만 포함한 버전, 모듈 B만 포함한 버전, 또는 A+B 버전을 판매할 수 있습니다. 그러나 시스템이 작동하려면 세 모듈 중 적어도 하나는 포함해야 합니다.”

이러한 구체적 설명은 청구항 작성자가 다음을 명확히 이해하는 데 도움을 준다:

• 무엇이 선택 사항인지,
• 무엇이 필수인지,
• 무엇이 범위를 넓히는지,
• SuperGuide 함정을 어떻게 피할 수 있는지.

예시가 명확할수록, 문언도 정밀해진다.

[iii] 절대 확신이 없다면 영어 청구항을 ‘직접(DIY)’ 만들지 말라: 청구항은 영어 문법을 실험하는 공간이 아니다. “and/or”, “at least one of”, “one or more of”와 같은 표현을 잘못 사용하면 청구범위가 왜곡되거나, 더 나쁜 경우 상대방에게 강력한 공격 수단을 쥐여줄 수 있다. 확신이 없다면:

• 기술적 특징을 자연스럽고 일상적인 문장으로 설명하라.
• 법적언어적 구조는 절대적 정밀성을 요구하므로 전문 청구항 작성자에게 맡겨라.

요약하자면, 발명자가 언어학자가 될 필요는 없다. 그러나 조금 더 명확하게 설명하고, 한두 개의 실용적 예시를 제시하며, 임의로 영어 청구항을 만들지 않는 것만으로도 특허 출원은 훨씬 강력해지고—훨씬 더 안전해질 수 있다.

4. 특허 전문가를 위한 권고: ‘논쟁의 여지’를 남기지 않는 언어를 설계하라

특허 작성에서 언어는 단순한 설명을 넘어 독점권의 경계를 규정한다. 단 하나의 모호한 문구가 상대방에게 전체 청구항 세트를 무효화할 수 있는 치명적 약점이 될 수 있다. 따라서 IP 실무자는 단어를 단순한 작성 도구가 아니라 전략적 무기로 다루어야 한다.

[i] 영문으로 작성할 때(PCT/우선권 출원용): SuperGuide 분쟁을 쉽게 유발하는 민감한 표현 “at least one of A, B, and C”는 가능한 한 피하라.

분리적 의미(“OR”)를 의도할 경우:

• “… comprising at least one of A, B, or C;”
• 또는 다음의 전통적이고 안전한 구조: “… comprising one or more selected from the group consisting of A, B, and C.”

결합적 의미(“AND”)를 의도할 경우:

• “… comprising at least one A, at least one B, and at least one C;”

역사적 사유로 인해 모호한 표현을 반드시 유지해야 한다면 Definitions 항목을 추가하라:

• “As used herein, the phrase ‘at least one of A, B, and C’ means at least one of A and/or at least one of B and/or at least one of C, unless the context clearly requires otherwise.”

이 한 문장만으로도 전체 청구항 세트가 오해되는 것을 막을 수 있다.

[ii] 베트남 출원을 위한 번역 시: 기계적으로 번역하지 마라. 특허 번역은 사전식 치환이 아니라 논리 구조를 재구성하는 작업이다.

영문이 명확히 OR을 표현하는 경우:

• “… comprising at least one of A, B, or C” → “… A, B 또는 C 중 적어도 하나를 포함하는 …”;

또는:
“… A, B, C로 구성된 군에서 선택된 하나 이상의 성분을 포함하는 …”.

영문이 AND를 표현하는 경우:

• 축약 없이 그대로 번역: “… 적어도 하나의 A, 적어도 하나의 B 및 적어도 하나의 C를 포함하는 …”.

원문 자체에 SuperGuide식 모호함이 있는 경우:

• 즉시 고객에게 문의하라: 의도가 OR인가, AND인가?
• 문구를 수정할 수 없다면:
• “A, B 및 C 중 적어도 하나를 포함한다”로 번역
• 명세서에 안전장치 문구 추가: “여기에서 설명된 기능을 충족하는 한, 구성요소 A, B, C는 단독으로 또는 임의의 조합으로 사용될 수 있다.”
• 이 구조는 해석 분쟁 위험이 높음을 내부적으로 표시

[iii] 청구항이 나중에 축소되더라도 위험을 최소화하도록 명세서를 설계하라: 강한 명세서는 심사에서만 중요한 것이 아니라, 상대방이 청구범위를 좁히거나 공격할 때 중요한 방어막이 된다. 효과적인 보강 기법은 다음과 같다:

• 실시예에서 가능한 모든 변형을 나열하라: A만; B만; C만; A+B; A+C; B+C; A+B+C (기술적으로 타당한 범위 내).
• 다음과 같은 ‘보험 문장’을 사용하라: “본 실시예에서 설명된 구성요소들은, 별도의 명시가 없는 한, 단독으로 또는 어떠한 조합으로도 사용될 수 있다.”

이렇게 해두면 집행기관이 나중에 좁은 해석을 채택하더라도 명세서 내부에 최소한의 보호범위를 유지할 수 있는 언어적 ‘완충 장치’를 확보하게 된다.

5. 번역가를 위한 권고: 당신은 단순한 ‘단어 변환기’가 아니다

특허 번역은 고도로 전문화된 분야이며, 계약서 작성만큼 정밀하고 과학 논문만큼 섬세하다. 명세서와 청구항을 번역하는 일은 단어를 치환하는 작업이 아니라 법적 위험을 관리하는 작업이다. 번역가가 선택하는 모든 용어—겉보기에는 사소해 보이는 표현 하나하나—가 수백만 달러의 법적 결과를 초래할 수 있다.

다음은 생존을 위한 필수 원칙들이다:

[i] 항상 스스로에게 물어라: 이것은 “OR”인가, “AND”인가, “AND/OR”인가? 의도된 논리를 확신할 수 없다면—질문하라. 확신이 부족하다면—또 질문하라. 맥락이 모호하다면—변리사 또는 의뢰인에게 확인하라. 짧은 질문 하나가 대규모 소송을 막을 수 있다. 5초의 문의가 5년짜리 분쟁을 예방할 수 있다.

[ii] “and”가 항상 “그리고”를 의미한다고, “or”가 항상 “또는”을 의미한다고 단정하지 마라

• “and/or”는 영어 구조를 Korean “그리고/또는”으로 항상 깔끔하게 대응시키기 어렵다.
• “at least one of A, B, and C”는 절대 기계 번역해서는 안 된다—특허 언어에서 가장 위험한 표현 중 하나다.

이 표현들은 단순해 보이지만, 특히 SuperGuide식 논리를 사용하는 국가에서는 해석 리스크가 매우 높다.

[iii] 문서 전체에서 엄격한 용어 일관성을 유지하라: 같은 논리 구조에 대해 한 부분에서는 “또는”, 다른 부분에서는 “그리고/또는”을 사용하는 것은 내부 모순을 만드는 것과 같다.

예: 3.1절에서는 “또는”, 5.2절에서는 동일한 논리 구조에 “그리고/또는” 사용. 일관성 부족은 단순히 명확성을 떨어뜨리는 것이 아니라—상대방에게 특허를 공격할 탄약을 제공하는 것이다.

[iv] 위험한 언어 구조를 내부적으로 표시하고 경고하라:

• SuperGuide식 모호함을 유발할 수 있는 문구를 발견하면 주석을 달고 법무팀에 알리라.
• 유능한 번역가는 단순히 “정확히 번역하는 사람”이 아니다—언어적 리스크가 법적 취약점이 되기 전에 이를 식별하고 보고하는 사람이다.

특허 프로세스에서 번역가는 최전선 방어자다.

당신은 특허가 강력하고, 집행 가능하며, 언어적 함정으로부터 안전하도록 만드는 첫 번째 보호막이다.

6. 베트남에 특허 출원하기 전 체크해야 할 빠른 점검 목록

출원서를 최종 확정하기 전에(특히 번역본을 제출하기 전) 다음 사항을 반드시 점검하라:

[i] 청구항 전체를 다시 스캔하라

• “at least one of…”, “one or more…”, “and/or…”와 같은 표현을 모두 확인하라.
• 각 표현이 습관적 사용이나 기계적 작성의 결과가 아닌, 의도적으로 사용된 것인지 반드시 점검하라.

[ii] 베트남어 버전을 영어 원문(가능한 경우)과 비교하라

• 베트남어 번역이 원문보다 논리를 의도치 않게 넓히거나 좁히는 상황을 피하라.
• 이러한 불일치는 “원래 기재를 벗어난 추가사항(added matter)” 또는 “초기 공지 범위를 벗어난 기재(beyond the original disclosure)” 위험을 쉽게 초래한다.

[iii] 명세서를 다시 읽되… 피고의 시각에서 읽어보라

스스로에게 물어보라: 만약 내가 피고라면, 다음과 같은 주장을 펼치기 위해 어떤 구조를 악용할 수 있을까?

• 청구항의 범위가 너무 좁아 나는 침해하지 않는다; 또는
• 청구항이 모호하고 불명확하며, 집행 불가능하다.

만약 피고의 시각에서 읽을 때 약점이 보인다면, 즉시 작성·번역 단계에서 수정하라.
분쟁이 법정까지 가기를 기다리지 마라.

결론: 접속사를 절대 과소평가하지 마라

접속사 하나가 전체 보호범위를 결정할 수 있다. SuperGuide 사례는 겉보기에는 단순하지만 본질적으로 매우 중요한 진실을 다시 일깨워준다: 특허 작성에서 “and/or”는 문법 문제가 아니라—자산의 경계, 즉 지식재산권의 외곽선을 규정하는 요소다.

베트남의 발명자, 실무자, 변호사, 번역가에게 주는 실질적 교훈은 명확하다:

• “at least one of A, B, and C”처럼 판례에서 본질적으로 분쟁을 야기한다고 입증된 구조는 피하라.
• 최대한 명확하게 작성번역하여, 상대방이 청구범위를 좁게 해석하거나 유효성을 공격할 여지를 최소화하라.
• 특허 문서를 작성하고 번역하는 일은 단순히 “아이디어를 영어 또는 베트남어로 다시 쓰는 작업”이 아니라, 고도의 법률적 전문성이 요구되는 작업임을 기억하라.

접속사 하나가 보호범위를 넓히거나 좁힐 수 있다.

특허 명세서의 모든 단어를 혁신의 가치를 온전히 보호하기 위해 정교하게 설계된 법적 도구로 다루어야 한다.

QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney

PHAN, Do Thi | Special Counsel

NGA, Dao Thi Thuy | Senior Patent Attorney

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