Laos에서의 악의적 상표등록 취소: PINDUODUO 사건

동남아시아의 다수 관할권은 상표 보호와 관련하여 선출원주의를 채택하고 있습니다. Laos에서는 일반적으로 상표를 실제로 사용하였는지 여부와 관계없이, 상표출원을 먼저 한 자가 우선권을 확보하게 됩니다. 이러한 제도는 진정한 권리자가 해당 시장에 진입하기 전에 기회주의적 출원인이 국제적으로 알려진 브랜드에 대하여 현지 상표등록을 선점하는 경우 취약성을 초래할 수 있습니다.

그러나 Lao Department of Intellectual Property (DIP)의 최근 중요한 결정은 선출원주의가 기회주의적 행위에 대한 절대적인 방패가 될 수 없음을 보여줍니다. KENFOX (LAO) IP Service CO., LTD의 대리 하에, 글로벌 전자상거래 기업의 진정한 권리자인 Shanghai Xunmeng Information Technology Co., Ltd.는 “PIN DUO DUO” 및 도형상표에 대한 부정 등록 상표의 취소를 성공적으로 이끌어냈습니다. 이는 Laos가 악의적 상표등록에 대하여 국제적 기준을 적극적으로 집행하고 있음을 보여주는 강력한 메시지라 할 수 있습니다.

사건의 배경

본 사건은 Laos에서의 다음 상표등록에 관한 것입니다.

상표:
등록번호: 53071, 2022년 3월 9일 등록

출원번호: 46059, 2021년 7월 19일 출원

류: 제35류, 제42류

출원인: LI GAIXIANG (Address: Xinjiang Province, China)

글로벌 전자상거래 회사이자 Pinduoduo platform의 운영자인 Shanghai Xunmeng Information Technology Co., Ltd.는 해당 Lao 등록상표가 허락 없이 출원되었으며, 자사의 상표가 가진 식별력 있는 요소들을 복제한 것이라고 판단하였습니다. 따라서 해당 등록은 Laos 및 보다 넓은 Southeast Asian region에서 회사의 상표 보호와 사업상 이익에 잠재적인 장애가 될 수 있었습니다.

증거 및 주장

취소를 인정받기 위해, 신청인은 쟁점 상표가 적법하고 독립적으로 창작된 표장이 아니라, 저명 브랜드를 의도적으로 복제한 것임을 입증하여야 했습니다( ). 제출된 증거자료는 주로 다음 사항에 중점을 둔 것으로 보입니다.

첫째, Shanghai Xunmeng은 PIN DUO DUO 상표에 대하여 선행 권리 및 정당한 이해관계를 보유하고 있었습니다. 선행 등록, 선행 사용, 상업적 활동, 대중적 인지도 및 브랜드 노출에 관한 증거는, 쟁점 Lao 등록상표의 출원일 이전에 해당 상표가 Shanghai Xunmeng과 관련되어 있었음을 입증하기 위하여 제출되었습니다.
둘째, 쟁점 상표는 Shanghai Xunmeng 상표의 핵심적인 시각적 요소를 복제하였습니다. 유사성은 단순히 공통된 문자 요소에 한정되지 않았습니다. 쟁점 등록상표는 동일하거나 실질적으로 동일한 문자, 배열, 도형 요소 및 전체적인 표현방식을 포함하고 있었습니다. 이러한 정도의 모방은 해당 등록이 우연에 의한 것이 아니라는 주장을 뒷받침하였습니다.
셋째, 쟁점 상표의 사용 또는 등록은 소비자를 오인하게 하거나 허위의 관련성을 형성할 가능성이 있었습니다. 양 상표가 동일하거나 실질적으로 동일하다는 점에 비추어, 소비자는 등록권자가 Shanghai Xunmeng과 상업적으로 연결되어 있거나, Shanghai Xunmeng으로부터 허락을 받았거나, 또는 그 밖의 방식으로 Shanghai Xunmeng과 관계가 있는 것으로 합리적으로 오인할 수 있었습니다.
넷째, 출원 경위는 악의의 추정을 뒷받침하였습니다. 허락의 부재와 신청인 상표의 식별력 있는 요소를 복제한 사실이 결합되어, 쟁점 등록상표가 타인에게 귀속되는 영업상 신용을 편취하기 위한 목적으로 출원되었다고 판단할 근거가 되었습니다.

Shanghai Xunmeng은 정확한 시각적 동일성을 복제한 행위는 PINDUODUO 브랜드의 기존 영업상 신용을 이용하려는 의도로만 설명될 수 있다고 주장하였습니다. 이러한 행위는 악의적 출원에 해당하며, 소비자 보호의 목적을 훼손하는 것입니다.

DIP의 결정 및 판단 이유

2026년 3월 6일, Lao DIP는 Decision No. 579/DIP를 발행하여 취소신청을 인용하였습니다. 동 결정은 다음과 같이 판단하였습니다.

신청인은 PINDUODUO 상표의 저명성 및 선행 권리에 관한 충분한 증거를 제출하였습니다.
쟁점 상표는 신청인의 상표와 동일한 문자, 배열 및 도안을 포함하고 있어, 공중의 혼동을 피할 수 없게 하였습니다.
이러한 상표를 출원한 행위는 IP Law 제23조 및 제44조에 따른 악의에 해당하며, 이에 따라 해당 등록의 취소가 정당화됩니다.

해당 등록을 무효로 함으로써, DIP는 선출원에 따른 우선권이 저명상표를 고의로 복제한 등록권자를 보호하지 않는다는 점을 확인하였습니다.

국제 브랜드 권리자를 위한 시사점

조기 출원은 여전히 가장 효과적인 예방 전략입니다. Laos는 선출원주의 관할권이므로, 브랜드 권리자는 악의적 등록권자에 의해 선점되는 것을 방지하기 위하여 신속하게 상표출원을 진행하여야 합니다. 취소절차가 가능하기는 하나, 이는 증거, 시간 및 비용을 필요로 합니다. 따라서 가장 효과적인 전략은 여전히 Laos에서의 조기 상표출원이며, 특히 제품 출시, 유통업체와의 거래 개시, 프랜차이즈 협상, 마케팅 캠페인 또는 현지 시장 진출 전에 출원하는 것이 중요합니다.
실질적 동일성은 악의 판단을 뒷받침할 수 있습니다. 쟁점 상표가 타인의 상표에서 문자 요소뿐만 아니라 도형, 배열, 스타일화 및 전체적인 상업적 인상을 함께 복제한 경우, 이러한 모방은 악의에 관한 강력한 증거가 될 수 있습니다. 이러한 경우 문제는 단순히 양 상표가 유사한지 여부에 그치지 않고, 쟁점 등록상표가 정당한 권리자의 상표로부터 유래한 것으로 보이는지 여부입니다. 본 사건은 Siam Kubota 취소 사건과 같은 선례와 함께, DIP가 신청을 심사함에 있어 악의 및 소비자 혼동에 관한 증거를 고려한다는 점을 보여줍니다.
명성 및 선행 인지도에 관한 증거는 여전히 중요합니다. 외국 브랜드 권리자는 국제적 명성만으로 현지 등록상표를 당연히 배척할 수 있다고 가정해서는 안 됩니다. 그러나 선행 등록, 상업적 사용, 온라인 존재, 광고, 언론 노출, 소비자 인지도 및 사업 확장에 관한 증거는 등록권자가 선행 상표를 알고 있었거나 알았어야 했음을 입증하는 데 매우 중요한 자료가 될 수 있습니다.
악의적 출원은 취소될 수 있습니다. Lao IP Law는 악의로 취득된 상표의 취소를 명시적으로 허용하고 있습니다.
불사용은 별도의 취소사유가 될 수 있습니다. Laos에서 5년 동안 사용되지 않은 등록상표 역시 불사용을 이유로 취소될 수 있습니다. 현지 등록상표를 지속적으로 모니터링하고 신속하게 조치를 취하는 것은 상표 브로커가 시장 진입을 방해하는 것을 예방하는 데 도움이 될 수 있습니다.

결론

“PIN DUO DUO” 및 도형상표에 관한 Trademark Registration Certificate No. 53071의 취소는, 모방 및 혼동 가능성을 인정할 수 있는 증거가 존재하는 경우 Lao DIP가 악의적 상표등록 문제에 적극적으로 대응할 의사가 있음을 보여줍니다.

또한 본 결정은 중요한 원칙을 재확인합니다. 즉, Laos가 상표등록에 상당한 비중을 두고 있다 하더라도, 선출원주의 제도는 타인의 상표 또는 영업상 신용을 부정하게 이용하여 취득한 등록을 보호하지 않는다는 점입니다.

국제 브랜드 권리자들에게 본 사건은 경고이자 실무상 중요한 교훈을 제공합니다. 조기 출원은 여전히 필수적입니다. 그러나 관련 없는 제3자가 이미 악의적 등록을 확보한 경우에도, 설득력 있는 증거에 의해 뒷받침되는 면밀히 준비된 취소절차는 여전히 효과적인 구제수단이 될 수 있습니다.

QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney

PHAN, Do Thi | Special Counsel

HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney

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