Nộp đơn/đăng ký nhãn hiệu không trung thực tại Việt Nam

Hành vi có “dụng ý xấu” thường phát sinh trong bối cảnh một nhãn hiệu được sử dụng ở một hoặc nhiều khu vực pháp lý, nhưng không được đăng ký ở những khu vực pháp lý đó và một người nào đó (không phải chủ sở hữu nhãn hiệu) đăng ký một nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn ở một khu vực tài phán mà nhãn hiệu không được đăng ký. Điều này nhằm mục đích ngăn cản chủ sở hữu nhãn hiệu tham gia thị trường, với ý định chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu cho chủ sở hữu nhãn hiệu khi chủ sở hữu cố gắng tham gia thị trường đó hoặc chỉ đơn giản là muốn kiếm lợi từ danh tiếng của chủ sở hữu nhãn hiệu. Các đơn đăng ký như vậy có thể bị từ chối vì lý do có “dụng ý xấu”.

Điểm chung của đăng ký nhãn hiệu có “dụng ý xấu” hầu như liên quan đến một số hành vi không trung thực, lạm dụng hoặc không phù hợp của người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Do đó, việc xác nhận liệu chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký một nhãn hiệu gần giống hoặc giống hệt nhãn hiệu khác hay chỉ là đăng ký “nhãn hiệu dự phòng” có thể dẫn đến hành vi đăng ký với “dụng ý xấu ” hay không vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi. (tức là nhãn hiệu đó không được sử dụng nhưng vẫn cản trở việc sử dụng và/hoặc việc đăng ký nhãn hiệu của bên thứ ba).

Luôn rất khó dự đoán về những gì cấu thành hành vi đăng ký nhãn hiệu có “dụng ý xấu” vì khái niệm này sẽ được quy định khác nhau trong từng khu vực pháp lý. Điều này có nghĩa là cả chủ sở hữu nhãn hiệu và người nộp đơn đăng ký có thể tiếp cận các cách khác nhau ở các khu vực pháp lý khác nhau.

Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (Công ước Paris) có hai lần đề cập đến hành vi có “dụng ý xấu”, nhưng trong cả hai trường hợp đều không định nghĩa hoặc mô tả thế nào là hành vi có “dụng ý xấu”. Điều 6bis (3) quy định không được phép quy định thời hạn yêu cầu huỷ bỏ hoặc ngăn cấm việc sử dụng những nhãn hiệu được đăng ký hoặc được sử dụng với dụng ý xấu. Điều 6ter (7) quy định các quyền cụ thể liên quan đến trường hợp có “dụng ý xấu” liên quan đến các nhãn hiệu có chứa biểu tượng, dấu hiệu và dấu xác nhận quốc gia. Đối với hiệp định TRIPS, không có hướng dẫn về những gì cấu thành hành vi “dụng ý xấu”. Điều 24(7) của TRIPS có đề cập đến hành vi “dụng ý xấu”, nhưng điều này chỉ giới hạn trong các vấn đề cụ thể liên quan đến sự giao thoa giữa chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu.

Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam năm 2005, sửa đổi năm 2009 (“Luật SHTT 2005”) không quy định hành vi nào được coi là có “dụng ý xấu” trong việc đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, do đó, việc lấy “dụng ý xấu”/ không trung thực làm căn cứ để hủy bỏ tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (“Cục SHTT”). Tuy nhiên, bằng chứng về việc nộp/đăng ký nhãn hiệu có “dụng ý xấu” thường được Cục SHTT chấp nhận khi chủ sở hữu nhãn hiệu thực sự có thể cung cấp bằng chứng để chứng minh rằng “người đăng ký (có“dụng ý xấu”) biết về nhãn hiệu của chủ sở hữu” thông qua “mối quan hệ” giữa người đăng ký và chủ sở hữu nhãn hiệu thực sự thể hiện bằng quan hệ đầu tư, giấy phép hoặc hợp đồng, hoặc tương tự.

Bên cạnh những điều đã đề cập ở trên, trong trường hợp không có bằng chứng “dụng ý xấu” được xác định, chủ sở hữu nhãn hiệu thực sự có thể căn cứ vào Điều 96.1(b) của Luật SHTT 2005 quy định rằng [“1. Văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ hoàn toàn trong các trường hợp sau:… (b) Đối tượng sở hữu công nghiệp không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ”] để tiến hành thủ tục hủy bỏ nhãn hiệu. Để đạt được mục đích này, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể cung cấp bằng chứng để chứng minh quyền sử dụng của họ đối với nhãn hiệu chưa đăng ký theo một trong hai và/hoặc cả hai cơ sở sau (tức là cơ sở nổi tiếng và/hoặc cơ sở được sử dụng rộng rãi):

• Nhãn hiệu chưa đăng ký là một nhãn hiệu nổi tiếng theo Điều 74.2(i) và Điều 75 của Luật SHTT 2005 (cơ sở nổi tiếng). Tham khảo văn bản dưới đây làm cơ sở cho luật liên quan:
• Điều 74.2(i), Luật SHTT 2005 (Nền nổi tiếng): “[Dấu hiệu bị từ chối bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam nếu đó là] Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng”.
• Điều 75, Luật SHTT 2005: [Các tiêu chí sau đây sẽ xem xét khi đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng:
• Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo;
• Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành;
• Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp;
• Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;
• Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;
• Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;
• Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng;
• Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu.
• Nhãn hiệu chưa đăng ký là nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi trước ngày nộp đơn của nhãn hiệu có dụng ý xấu theo Điều 74.2(g) Luật SHTT 2005 (cơ sở sử dụng rộng rãi). Tham khảo văn bản dưới đây làm cơ sở cho luật liên quan:

Điều 74.2g Luật SHTT 2005 (cơ sở sử dụng rộng rãi):” [Dấu hiệu bị từ chối bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam nếu đó là] Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên”.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.