Dụng ý xấu (động cơ không trung thực) – một cơ sở pháp lý để phản đối hoặc hủy bỏ nhãn hiệu

“Dụng ý xấu” (bad faith) là thuật ngữ pháp lý lần đầu tiên được bổ sung vào Điều 96 và 117 của Luật SHTT sửa đổi năm 2022 của Việt Nam nhằm giải quyết hai vấn đề, (i) khắc phục lỗ hổng pháp lý từ quy định “first-to-file” (nộp đơn đầu tiên) – một cơ chế cho phép cấp văn bằng bảo hộ cho người nộp đơn sớm nhất, kể cả người đó có dụng ý xấu/động cơ không trung thực và (ii) chế ngự một cách hiệu quả nạn đầu cơ nhãn hiệu – một xu hướng đang gia tăng tại các nền kinh tế mới nổi như Việt Nam. Với quy định về “dụng ý xấu”, chủ nhãn hiệu đích thực có thêm một cơ sở pháp lý quan trọng để thách thức hiệu lực của nhãn hiệu do bên thứ ba đã nộp đơn hoặc đăng ký trên cơ sở không trung thực (dụng ý xấu) để giành lại quyền nhãn hiệu của mình theo thủ tục phản đối hoặc hủy bỏ nhãn hiệu.

Định nghĩa hay quy định chung về “dụng ý xấu”, các yếu tố cấu thành, các tiêu chí, điều kiện cần phải thỏa mãn để xác định một nhãn hiệu đã được nộp đơn/đăng ký với “dụng ý xấu”/trên cơ sở không trung thực… sẽ được chi tiết hóa trong các văn bản pháp luật như nghị định và/hoặc thông tư hướng dẫn của Việt Nam. Trên thực tế, “dụng ý xấu” được xem là một cơ sở pháp lý quan trọng trong pháp luật của nhiều khu vực pháp lý trên thế giới nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng nguyên tắc “first-to-file” (nguyên tắc nộp đơn đầu tiên) đề đầu cơ nhãn hiệu hoặc chiếm đoạt nhãn hiệu, đánh cắp tài sản trí tuệ, đặc biệt những nhãn hiệu có uy tín, danh tiếng.

Tham chiếu đến pháp luật về SHTT của một số khu vực pháp lý trên thế giới, trong các trường hợp sau đây, chủ đơn bị coi là đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu/trên cơ sở không trung thực:

Sao chép, bắt chước hoặc dịch nhãn hiệu nổi tiếng của một bên khác;

Đăng ký với dụng ý xấu đối với một nhãn hiệu đã được một bên khác sử dụng và có sức ảnh hưởng/danh tiếng nhất định;

Đăng ký nhãn hiệu vi phạm các quyền có trước của bên khác;

Tổ chức, cá nhân đại diện thay mặt chủ sở hữu nhãn hiệu tự ý nộp đơn đăng ký dưới tên riêng của mình;

Mọi thể nhân, pháp nhân hoặc tổ chức khác muốn được độc quyền sử dụng nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ của mình trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với cơ quan nhãn hiệu. Đơn đăng ký nhãn hiệu với mục đích xấu được nộp với mục đích không được sử dụng sẽ không được chấp nhận bảo hộ.

Trước đây, pháp luật SHTT của Việt Nam không thiết lập các quy định về “dụng ý xấu” của chủ đơn như một căn cứ pháp lý để từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu hay hủy bỏ nhãn hiệu. Do vậy, không có căn cứ để xử lý những đơn đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu (lợi dụng danh tiếng, cạnh tranh không lành mạnh v.v.) Các phán quyết trong các vụ phản đối hay hủy bỏ nhãn hiệu của Cục SHTT trở nên khiên cưỡng do thiếu các chế định cụ thể về “dụng ý xấu”. Trong hầu hết các vụ việc, chứng cứ chứng mịnh “dụng ý xấu” chỉ được chấp nhận khi có bằng chứng rõ ràng chứng minh rằng chủ đơn đã biết rõ về nhãn hiệu của chủ nhãn hiệu đích thực thông qua mối quan hệ hợp tác kinh doanh (như hợp đồng mua bán, hợp đồng đại lý…). Sự thiếu vắng các quy định về dụng ý xấu/không trung thực của chủ đơn đã là nguyên nhân làm bùng phát nạn đầu cơ nhãn hiệu (trademark squatting) để trục lợi bất chính. Điền hình, một cá nhân trú tại thành phố Hồ Chí Minh nộp gần 200 đơn đăng ký nhãn hiệu, trong số đó, đa số là các nhãn hiệu nổi tiếng lâu đời của các chủ nhãn hiệu nước ngoài ở nhiều nước trên thế giới và nhiều trong số các nhãn hiệu xin đăng ký đã được cấp bảo hộ cho người này. Rõ ràng, nguyên tắc “first-to-file” (nguyên tắc nộp đơn đầu tiên) đã và đang bị bên thứ ba lợi dụng để đăng ký chiếm giữ nhãn hiệu của chủ nhãn hiệu đích thực, đặc biệt, những nhãn hiệu có danh tiếng hoặc nổi tiếng. Hệ quả là, nhiều chủ nhãn hiệu đã hoặc mất nhãn hiệu hoặc phải mua lại nhãn hiệu của chính mình hoặc buộc phải rời bỏ thị trường Việt Nam.

Bởi Nguyễn Vũ Quân

Partner & IP Attorney

Đọc thêm: