在越南商标被抢注后该怎么办？
“申请在先原则”已成为越南恶意商标申请人滥用的一种“高明”手段，用以“抢注商标”并“侵占”合法权利人的商标权。针对外国企业的商标抢注或知识产权盗用，已成为越南一个令人不安且危险的趋势。越来越多的商标权人发现其商标在越南已被他人申请甚至成功注册，并对此倍感失望和愤怒。在许多案件中，商标投机者成功注册竞争对手的商标后，便以此为“武器”，提起法律行动，要求越南执法机构查封贴有该商标的商品，并对真正的商标权人进行处罚。
当商标权人发现其商标被第三方恶意抢注时，会面临哪些挑战？有哪些方法可以收回商标权？在越南，夺回商标需要哪些法律依据？在本文中，KENFOX IP & Law Office 将对这些问题进行详细解答，以帮助知识产权权利人在当前越南商标抢注问题日益专业化、手段日益高明且层出不穷的背景下，有效保护自身在越南的合法权利。
1. 挑战：真正的商标权人在越南面临哪些障碍？
在越南，合法的品牌所有者通常面临以下几项重大挑战：
- 商标权利未注册 (Unregistered IP rights): 许多合法商标权人虽已在越南将其产品商业化，但尚未注册以确立其知识产权。这就为第三方利用“申请在先原则”进行投机性注册和侵占商标创造了可乘之机。
- 缺乏直接证据 (Lack of direct evidence): 在证明“恶意”商标申请人与真正商标权人之间存在商业往来关系方面，往往缺乏“直接”证据，这使得相关主张难以被证实。尽管可以提供间接证据来证明申请人“明知”或“应知”真正商标的存在，但这类证据的说服力通常不够强。
- “申请在先”原则的主导地位 (Dominance of the “First to file” principle): 尽管并非一项绝对、唯一且不可改变的原则，但在越南的商标确权机制中，“申请在先”原则较之“使用在先”原则被优先适用。这有时会使那些已使用但尚未注册其商标的真正权利人处于不利地位。
- 商标广泛使用的证明难题 (Difficulty in proving widespread use): 即便合法权利人能够提供其商标在越南被广泛使用的证据，但除非案情极其严重，否则越南国家知识产权局（IP VIETNAM）的审查员在异议/无效宣告程序中，对于支持未注册商标一方的态度通常非常审慎（即不情愿采纳）。
2. 应对策略：在越南如何收回商标权？
一旦发现恶意商标，越南《知识产权法》及相关配套法规为合法权利人提供了一系列法律工具，用以对恶意注册的商标提出异议或请求撤销。从法律及实践角度看，在越南有四种典型策略可以应对商标抢注：
[1] 提出异议 (Opposition): 在商标申请公布日后的5个月内提起异议申请；或者，如果5个月的异议期已过，则可在越南国家知识产权局（IP VIETNAM）就商标申请作出授权/驳回决定之前，通过“第三方意见”的方式提交书面意见，请求IP VIETNAM驳回该恶意商标的注册申请。
[2] 无效宣告 (Invalidation): 向越南国家知识产权局的执行与申诉处 (Enforcement and Appeal Division, EAD) 提交无效宣告请求。根据越南《知识产权法》第96.4条，基于恶意注册理由对商标提出无效宣告申请的时限，贯穿于该商标的整个保护期。
[3] 基于不使用的撤销 (Non-use cancellation): 如果被抢注的商标注册已满5年但未被使用，可向IP VIETNAM提起不使用撤销申请。《知识产权法》第95.1(d)条允许撤销连续五年未使用的注册商标。这通常被称为“连续五年不使用撤销”规则。
[4] 谈判购买商标 (Negotiation to purchase the trademark): 与在先注册人进行谈判，以购买其商标。
3. 法律依据：可以依赖哪些法律基础？
我们对经2005年、2009年、2019年及2022年修订的越南《知识产权法》进行梳理后，概述了如下旨在清除抢注商标的法律框架。权利人可通过向越南国家知识产权局（IP VIETNAM）提起异议或无效宣告/撤销程序来实现此目标。
以下是可以清除已申请或已注册商标的典型情形：
- 恶意 (Bad faith) （越南《知识产权法》第117.1(b)条及第23/2023/TT-BKHCN号通知第34.2条）
- 商标注册资格 (Entitlement to register trademarks) （《知识产权法》第87.2条及第117.1(b)条）
- 驰名商标 (Well-known trademarks) （《知识产权法》第74.2(k)条及第75条）
- 经广泛使用的商标 (Widely used trademarks) （《知识产权法》第74.2(g)条）
- 商号 (Trade name) （《知识产权法》第74.2(k)条）
- 在先著作权 (Prior copyrights) （《知识产权法》第74.2(p)条）。具体而言，与他人在先著作权保护范围内的作品中的角色或形象的名称或图像相同或近似，且在申请日之前已为公众所熟知的标志，应被视为不具有显著性，其注册将被驳回。
- 在先著作权 (Prior copyrights) （《知识产权法》第73.7条）。具体而言，包含对他人作品复制内容的标志不具备商标注册资格。
[1] 以“恶意”为由采取的行动 (Actions on the ground of “bad faith”)
“恶意”作为一项法律依据，首次在2022年修订的越南《知识产权法》中被明确承认，具体规定于第117.1(b)条及第96.1(a)条。
据此，任何组织或个人，如有理由主张申请人系恶意申请商标（第117.1(b)条），即有权通过“异议”或“第三方意见”程序，请求越南国家知识产权局（IP VIETNAM）不予颁发专利、工业品外观设计、商标及地理标志的注册证。即便上述工业产权客体的注册证已被颁发，真正的商标权人仍有机会通过“无效宣告”程序（第96.1(a)条）对其有效性提出质疑。
为证明“恶意”，真正的商标权人需提供第23/2023/TT-BKHCN号通知第34.2条所规定的文件及证据。具体而言，在异议或无效宣告程序中，需提交以下文件和信息：
(a) 证明在提交申请时，申请人**“明知”或“应知”**其所注册的标志与他人在越南已广泛使用的商标、或在其他国家的驰名商标（用于相同或类似商品/服务）相同或构成混淆性近似的文件；以及
(b) 证明该注册行为旨在利用上述商标的声誉和信誉以牟取不正当利益；或主要目的在于向(a)项所述商标的权利人转售、许可或转让注册权；或旨在阻止(a)项所述商标的权利人进入市场以限制竞争；或其他违背公平贸易惯例的行为的证据。
因此，只有在同时满足第23/2023/TT-BKHCN号通知第34.2条所规定的主观知晓和恶意动机这两个条件时，才有充分依据认定申请人系“恶意”注册商标。
[2] 以“商标注册资格”为由采取的行动 (Actions on the ground of “entitlement to register trademarks”)
越南《知识产权法》第87.2条规定：“组织和个人（如分销商、零售商或其他商业实体）可为其经销但由他人生产的产品注册商标，但前提是生产者未使用该商标于其产品，且不反对该注册行为”。对于合法权利人而言，第87.2条提供了具体的法律依据，以防止对方当事人滥用权利，为并非其生产的产品注册商标，同时也使得真正的权利人在其权利受到侵犯时，能够对该商标提出异议或宣告其无效。
通常而言，实践表明，若要依据第87.2条的“商标注册资格”理由在异议或无效宣告程序中取得成功，合法商标权人必须收集强有力的证据来支持其主张。这些证据应满足以下要求：
(i) 证明第三方（商标注册申请人）确系经销或销售由真正商标权人所生产的产品的书面证据。
(ii) 证明生产商在越南已在先使用该商标于其产品的证据（如：销售发票、合同、广告、营销材料、产品认证等）。
(iii) 证明生产商反对第三方注册该商标的文件或书面意见。
(iv) 证明申请人与生产商之间关系的证据。
[3] 以“驰名商标”为由采取的行动 (Actions on the ground of “well-known marks”)
对于驰名商标的权利人而言，越南《知识产权法》第74.2(i)条为其确立了明确的法律依据，使其可对已公布的商标申请提出异议，或对已注册并侵犯其权利的商标宣告无效。该条款提供的法律基础可用于主张一项新的或已有的注册淡化了其驰名商标的显著性，或不正当利用了其声誉。与普通商标相比，驰名商标享有特殊保护，即便第三方商标注册或使用于不相同或不相类似的商品/服务上，驰名商标权利人亦有权对其提出异议或申请撤销/宣告无效。该规定旨在防止第三方企图通过注册商标来不正当利用驰名商标声誉的不诚实行为。
若要依据“驰名商标”理由在异议或无效宣告程序中成功对抗第三方商标，则必须根据《知识产权法》第75条的规定提供证据。值得注意的是，根据第75条的规定，一件商标并非必须满足全部考量标准才能被认定为驰名商标。满足部分特定标准可能足以被认定为驰名。这使得审查过程更为灵活，并能够“一案一议”。越南国家知识产权局（IP VIETNAM）有权依据第75条明确列出的部分或全部标准，行使其自由裁量权来判定一件商标是否构成驰名商标。
[4] 以“经广泛使用的商标”为由采取的行动
(根据越南《知识产权法》第74.2(g)条，一件未注册商标如果已在越南“被广泛使用”并“获得认可”，仍可作为对另一商标提出异议或申请撤销/宣告无效的依据.)
该条款允许经广泛使用（但尚未注册）的商标的真正权利人，在潜在侵权商标的注册程序早期进行干预，以阻止其获得法律保护并进入市场。为此，权利人必须证明，其商标通过广泛使用，在被质疑商标的申请日之前，已在类似商品或服务上获得了广泛使用和认可，并在相关公众中取得了显著的知名度和认可度。
[5] 以“商号权”为由采取的行动 (Actions on the ground of “trade name” rights)
在合法商标权人尚未在越南确立其商标权的情况下，基于“商号权”的主张可作为对第三方商标提出异议或申请撤销/宣告无效的有效手段。
在越南，商号权的权利确立制度是通过在商业活动中的合法使用来建立的，而非像商标一样通过注册程序。授予商号的工业产权是基于其合法使用而产生的。越南《知识产权法》第74.2(k)条规定，如果商标“与他人在先使用的商号相同或近似”，则应被驳回保护。因此，如果合法权利人的商标是由其商号演变而来，但其商标权尚未确立，则该权利人可依据其商号权，对第三方的商标注册提出异议或宣告其无效。在越南，主张一项已确立的商号权，其先决条件是该商号已在该国实际的商业活动中使用。
[6] 以“在先著作权”为由采取的行动 (Actions on the ground of “prior copyrights”)
在特定情况下，著作权可成为商标权人寻求收回其商标权的关键维权工具。事实上，一个商业标志可同时满足以下一项或多项注册要求：(i) 商标，(ii) 工业品外观设计，及/或 (iii) 著作权。
越南《知识产权法》第73.7条允许著作权人保护其知识产权，并阻止他人注册侵犯其受著作权保护作品的商标。该条款规定，包含受著作权保护作品复制品的标志，除非获得该作品权利人的许可，否则不具备商标注册资格。
著作权通常先于商标权产生，并天然带有创作属性。Musidor B.V.公司的商标异议案便是典型例证。具体而言，在先存在的著作权是帮助该公司击败侵权方的主要依据，并辅以其他证据证明该商标同时也是Musidor B.V.公司广为人知的“嘴唇与舌头”艺术作品，这为强化其著作权主张提供了有力的参考基础。
此外，根据第74.2(p)条，如果一件申请中的商标包含了与他人受著作权保护作品中的角色或形象的名称或图像相同或构成混淆性近似的标志，且这些标志（名称、图像、形象）在商标申请日之前已为公众所熟知，则这种近似性可作为在越南对该商标注册提出异议或宣告其无效的依据。
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QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney
HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney
NIEM, Hoang Thi | Associate