仅供出口的制造行为：是否构成商标侵权？——中国司法判例与越南实务

在知识产权（IP）领域，生产贴附与他人商标相同或近似标识的商品用于出口，一直是一个颇具争议的问题。在中国和越南，采用OEM（原始设备制造商）模式生产并出口贴附外国商标的商品现象日益普遍。境外委托方与境内制造商签订加工合同，由境内制造商生产贴附其商标的商品并出口。然而，在诸多情形下，出口商品所使用的商标在境内市场已与他人在先注册的商标相同或混淆近似。由此引发的核心问题是：在出口生产过程中使用与他人在先商标相同或近似的标识，是否构成商标侵权，尤其是在相关商品并未进入境内市场流通的情况下？

中国法院的裁判以及越南的法律实务，为该问题提供了多角度、复杂且值得关注的见解，尤其对权利人而言更具参考价值。

KENFOX 知识产权与法律事务所将对相关法律问题进行深入分析，并提供有益信息，以协助知识产权权利人更好地理解潜在风险及应对措施，从而在全球化背景下有效保护其合法权益。

IN CHINA

1.“Predator” 案例

福州亚马机电有限公司（以下简称“亚马公司”）系第10886272号“Predator”商标的权利人，该商标注册于第7类商品，包括发电机及应急电源发电机。该商标于2012年5月提出申请，并于2013年9月14日获准注册。

美国 Harbor Freight Tools 公司系美国“Predator”商标的权利人，该商标注册于第7类商品（发电机）。据美国专利商标局（USPTO）网站信息显示，该商标于2012年2月1日首次投入商业使用，申请日为2012年10月12日，并于2013年6月18日获准注册。

2021年3月20日，重庆申驰进出口贸易有限公司（以下简称“申驰公司”）向上海海关申报出口一批汽油发电机至美国，该批产品上附有“Predator”商标，境外收货人为 Harbor Freight Tools 公司。2021年3月22日，海关向亚马公司送达《知识产权侵权通知书》。2021年3月25日，亚马公司向海关提出申请，要求扣留涉嫌侵权的货物。2021年6月24日，海关签发《扣留涉嫌侵犯知识产权货物通知书》，上述由申驰公司出口的发电机组被扣留。2021年8月4日，海关发出通知称其无法认定该批货物是否侵犯亚马公司相关的知识产权。亚马公司随后向法院提起诉讼。

在审理过程中，申驰公司陈述称，其自2020年底起即与 Harbor Freight Tools 公司就该商标发电机产品进行洽谈，并于2021年3月20日首次向 Harbor Freight Tools 发送样品以供检验。

根据 Harbor Freight Tools 公司提供的与商标许可相关的文件，其授权申驰公司仅为生产 Harbor Freight Tools 公司的产品而使用“Predator”商标，且相关产品仅可向 Harbor Freight Tools 公司进行分销。

判决结果/Judgement：

一审：上海市浦东新区人民法院 / First Instance: Pudong New Area People’s Court, Shanghai

浦东法院认为，本案所涉被诉侵权行为涉及境外商标许可的处理，处理商标许可的行为应认定为商标使用行为。法院指出，尽管我国法律并未将“混淆可能性”作为商标侵权的构成要件，但并不意味着混淆问题无需考量。原因在于，是否可能导致相关消费者对商品或服务来源产生混淆，是认定商标侵权的必要条件。

本案涉案产品系寄送至美国实验室的样品，并未进入中国市场。从产品性质来看，该样品产品回流至中国市场的可能性极小，且不会对亚马公司在国内市场的注册商标产生影响。因此，本案被诉行为不会导致相关消费者对商品或服务来源产生混淆，不会对亚马公司商标在中国的识别功能造成实质性影响，故不构成商标侵权。

二审：上海知识产权法院 / Second Instance: Shanghai Intellectual Property Court

[i] 上海知识产权法院认为，受托制造商品的一方使用商标的行为，是否构成我国法律意义上的“商标使用”，在理论与实务中均存在争议。然而，法院指出，认定被诉行为是否构成“商标使用”，仅是考量商标侵权的因素之一。若商标侵权的其他构成要件不成立，则无必要再行判断该行为是否属于“商标使用”。因此，如有充分证据证明被告行为不符合商标侵权的其他构成要件，即可认定其不构成商标侵权，而无论其是否构成“商标使用”。

[ii] 对注册商标专用权的损害，是认定商标侵权的构成要件之一。虽然《商标法》第57条第1款并未明确规定“混淆可能性”的要求，但并不意味着在相同商品上使用与注册商标相同的商标、即便未造成混淆的情形下，就不构成侵权。

因此，即使未引起混淆，使用与注册商标相同的标识，仍然损害了法律赋予注册商标权人的专有权利，包括禁止他人使用该商标的权利。故该行为依然可以依法认定为侵犯知识产权的行为。

[iii] 根据商标法的属地原则，判断涉外许可使用行为是否损害在中国注册的商标专用权，应当依据属地原则进行评估。商标法的属地原则依然应予以尊重：商标专用权仅在其注册的国家或地区范围内发生效力，在本案中即限于中国境内。

然而，该原则的适用需要更加灵活：在全球化贸易背景下，若机械适用属地原则，可能限制商标权人的权利，亦与国际商业实践不符。

评判标准：最重要的考量因素在于，涉案商标的使用是否影响其识别与区分功能。若商标在境外的使用并未削弱其在中国消费者中的识别、区分能力，则该使用可被视为正当。

目的：商标的主要功能在于使消费者能够识别商品来源。若中国消费者仍能将该公司的商品与他人商品相区分，则商标权人的权利仍然受到保护。

属地原则的扩展适用：法院指出，在某些情形下，僵化适用属地原则可能损害商标权人。例如：

境外驰名商标：若某商标已在境外享有较高声誉，境外制造及销售该商标产品有助于提升该品牌的国际形象，从而反向促进其在中国的商业利益。

综上，法院在解释时力求在保护商标权人权益与促进国际贸易之间寻求平衡，强调商标法的适用应当灵活，并与经济现实相契合。

[iv] 法院进一步指出，在全球化时代，理论上所有出口商品均可能回流至原产国。问题在于，该类回流是否构成对知识产权的侵犯。法院认为，应当在两种利益间权衡：若过于严格适用商标法，将使企业对加工制造业的投资顾虑重重，不利于行业发展；若过于宽松，则会侵害商标权人的合法权益。

在本案中，涉案商品系样品，且无证据证明申驰公司在中国境内销售相关商品。样品回流的可能性极低，不会对商标权人在中国的注册商标专用权造成损害。故该行为不构成商标侵权。相反，若认定该行为构成商标侵权，将导致双方利益失衡，并阻碍加工行业的正常发展。

若法院裁定在样品产品上使用商标构成侵权，可能引发以下不利后果：

妨碍加工活动：大量企业从事为境外公司加工制造业务，如其使用合作方商标受到限制，企业正常经营将受到影响。
削弱经济竞争力：对知识产权的过度保护，可能导致经济整体竞争力下降。

2. 若干与“为出口目的制造”相关的早期案例 / Several older cases concerning manufacturing for export purposes

[i] 耐克诉 Cidesport 案（2001 年）/ Nike v. Cidesport case (2001):

2001 年，耐克公司在一起诉讼中胜诉，被告为西班牙公司 Cidesport 及其中国 OEM 制造商。该案涉及对耐克在中国注册的 “NIKE” 商标的侵权。法院认为，商标权是一种具有属地性的知识产权。根据法院的认定，原告对 “NIKE” 商标享有注册商标专用权，而被告未经原告许可，不得以任何方式侵犯原告的注册商标专用权。

[ii] Jolida 案 / Jolida case:

在加工活动中于出口商品上使用他人商标是否构成知识产权侵权？

2008 年，上海海关以涉嫌侵犯上海申达公司在中国注册的 “JOLIDA” 商标为由，查扣了一批拟出口的 JOLIDA 品牌产品。该批被扣货物由中国一家 OEM 制造商受美国电子音响设备制造商 Jolida Inc. 的委托生产。Jolida Inc. 系美国 “JOLIDA” 商标的权利人，所有使用该商标的商品均出口至美国。

根据上海市第一中级人民法院（〔2008〕沪一中民五（知）初字第317号）判决，Jolida 公司使用 “JOLIDA” 商标的行为不构成违法。法院作出该结论的理由在于：涉案商品均系在加工贸易框架下为出口而生产，并未在中国境内销售，而是专供美国市场。因此，中国国内消费者不会对商品来源产生混淆，从而不具备知识产权侵权的构成要件。

根据上海市高级人民法院（〔2009〕沪高民三（知）终字第65号）判决，商标的基本功能在于区分商品或服务的来源，商标侵权的实质在于破坏商标的识别功能，致使消费者产生混淆或对商品来源产生误认。

在本案中，中国境内的 Jolida 公司受美国 Jolida Inc. 委托制造涉案产品。该等产品全部出口美国，未在中国市场销售，中国消费者在国内无法接触到相关商品，因此不会对相关公众造成混淆或误认。此外，尽管在产品上加贴商标的行为发生在中国境内，但商标的实际使用主体仍系境外的委托方。涉案商品上所附商标仅用于表明境外市场的商品来源，而并未在中国境内市场发挥识别商品来源的作用。

[iii] Pretul 案 / Pretul Case:

中国最高人民法院裁定，浙江亚环锁业有限公司（以下简称“亚环公司”）在与墨西哥楚博公司（以下简称“楚博公司”）签订加工贸易合同项下生产的锁具上使用“PRETUL”标识的行为，不构成商标法意义上的违法行为。据此，最高人民法院认定亚环公司未侵犯设立于香港的 Focker Security International Co., Ltd.（以下简称“Focker 公司”）的注册商标专用权，撤销一审及二审判决，驳回 Focker 公司的诉讼请求。

法院认为，商标是用于区分不同组织或个人商品与服务的标志，其核心功能在于识别商品和服务的来源。本案中，亚环公司在按照楚博公司订单生产的 OEM 产品上使用“Pretul”商标，仅是为履行订单需求，而非用于在中国市场识别商品来源。

该行为仅为商标的物理性附着，并未在中国市场建立“Pretul”商标与商品来源之间的联系。法院认定，亚环公司在本案中的商标使用行为，不符合知识产权法规定的商标使用构成要件，具体表现为：
[i] 缺乏识别商品来源的要素：该商标使用行为未在中国市场建立商标与商品来源的对应关系；
[ii] 缺乏造成混淆的要素：该商标使用行为不可能导致相关消费者对商品来源产生混淆。

因此，法院最终认定，亚环公司的行为不构成对“Pretul”商标权利人知识产权的侵害。

[iv] Hondakit 案 / Hondakit Case:

中国最高人民法院确认，商标使用系一项复杂行为，由多种相互关联的因素构成，而非单纯的物理性贴标行为。认定某一行为是否构成商标使用，应当依据《商标法》规定并结合司法实践进行综合判断。据此，若在商品上通过贴标或其他方式使用商标，足以使公众对商品来源产生混淆，即应认定为商标使用。

关于受影响主体范围：商标争议中的相关公众，并不限于侵权商品的直接消费者，还包括分销商、零售商及可能接触该商品的其他相关主体。
关于法律责任原则：法院认定，商标侵权案件适用严格责任原则，即使侵权人不存在主观过错，亦应承担法律责任。造成实际损害并非认定侵权的前提条件。
关于例外情形：法院否定了“在境外许可下加工产品属于商标侵权例外”的观点。知识产权，包括商标权，具有属地性。某商标在境外注册，并不当然赋予其权利人在中国境内享有该商标的专用权。若双方签订的商标许可合同违反中国法律规定，该合同不具备法律效力。
关于商标保护目的：商标保护的最终目标在于维护消费者利益、防止不正当竞争并保护品牌价值。

Stahlwerk 案 / Stahlwerk case:

德国公司 Stahlwerk 系 “STAHLWERK” 商标的合法权利人，并已在德国完成注册。Stahlwerk 授权老施顿公司以 OEM 模式生产带有 “STAHLWERK” 商标的商品，并出口至德国。曾与 Stahlwerk 发生过交易的中间商 Weike 随后在中国注册了 “STAHLWERK” 商标，并以此为由起诉老施顿公司，主张其侵犯了自身商标权。

经审理，法院认定如下：

关于 Weike 的商标注册：Weike 明知德国已存在同名 “STAHLWERK” 商标，且与该公司有过合作关系，却仍在中国注册该商标，其行为构成恶意注册，违反商业活动中的诚信原则。
关于 OEM 加工行为的性质：老施顿公司的 OEM 加工活动系在德国 “STAHLWERK” 商标合法权利人 Stahlwerk 授权下实施。涉案商标的使用目的是为了区分出口至德国市场的商品来源，而非在中国市场制造消费者混淆。
关于是否构成侵权：老施顿公司的行为未侵犯 Weike 在中国注册的 “STAHLWERK” 商标专用权。理由在于，两者并未在同一市场共存，亦不会导致相关消费者混淆。

IN VIETNAM

关于使用他人商标仅为出口目的而制造商品是否构成侵权的问题，仍存在争议。这一不确定性可能阻碍外国对越南的投资。

案例一：2015 年，一家法国公司对位于富寿省、河南省、兴安省和海阳省工业园区的 OEM 制造商发起了一系列行政执法行动。地方执法机关在检查中发现大量带有与该法国公司注册商标相同标识的服装产品。OEM 制造商出示了与一家韩国公司签订的加工合同。根据合同，所有在越南生产的产品均出口至韩国，并不在越南境内销售。地方执法机关随后征求上级主管部门意见。在权利人代表、越南 OEM 制造商代表与地方执法机关的联合会议后，该案未进一步处理，并依据《知识产权法》第 211 条第 1 款 (a) 项的规定，认定出口行为不适用侵权的行政处罚。
案例二：2016 年，海关反走私局下设的第四缉私与知识产权保护队对一票出口申报编号为 300678893930/B11 的货物进行实物检查（申报日期：2016 年 1 月 13 日）。经查明，越南 Pham Nguyen 糖果食品加工有限公司生产的带有 “Choco Pie” 标识的糖果产品，侵犯了 **好丽友株式会社（ORION CORPORATION）**的 “Choco Pie” 注册商标专用权。执法机关遂查扣并销毁了共计 1,200 箱涉案糖果，重量近 4 吨，货值约 2 亿越南盾。

若干发现 / SOME FINDINGS

1. 中国与越南在委托加工活动中对“商标使用”行为认定的复杂性

中国与越南的司法实践表明，在委托加工关系中，受托方在产品上加贴商标的行为是否构成“商标使用”，仍是一个存在争议的问题。两国的判决均显示出司法态度随时间的演变：从早期不将受托方的加贴商标行为视为“商标使用”，逐步转向更为客观和全面的考量，包括使用目的、混淆可能性以及市场影响等因素。

认定“商标使用”行为，并非仅在于是否在商品上加贴商标，还应综合考量使用目的、是否可能导致混淆以及对市场的影响等多重因素。

为降低出口加工活动中涉及知识产权的风险，委托方应当：(i) 审慎审查加工委托合同：确保合同中对商标使用、使用范围及各相关方责任有明确约定；(ii) 主动检索、申请并对潜在冲突商标提起异议或无效宣告；(iii) 及时掌握法律动态：关注相关法律变动，以最大程度保障自身利益。

2. 商标侵权是否必须以损害结果为构成要件？/ Must there be damage to constitute trademark infringement?

在中国与越南的司法实践中，损害是否为商标侵权的构成要件仍属悬而未决的问题，并引发较大争议，导致法律适用上的不一致与不公平。现阶段既不能绝对认定商标侵权不以实际损害为要件，也不能断言损害必然是构成商标侵权的必备要素。可以看出，损害是否为商标侵权的构成要件，应当结合具体案件逐案审查，特别需要考量侵权行为的类型以及由此造成的损害程度。

显然，为提高维权行动的成功率，知识产权权利人应尽可能收集和提交能够证明因商标侵权而遭受实际损害的证据。

3. 为出口目的而在商品制造中使用商标是否构成对国内注册商标专用权的侵害？

原则上，基于许可而使用商标以制造出口商品，并不会损害国内注册商标的专用权。支持该观点的理由如下：

商标法的属地原则：商标专用权仅在其注册的国家或地区范围内产生效力。因此，商标在境外的使用原则上不影响其在国内的专用权。
对商标识别功能的损害：在出口商品上使用商标，并不会导致国内消费者对商品来源产生混淆，因而不会损害商标的识别功能。
对禁止权的损害：在出口商品上使用商标，并不妨碍该注册商标在未来使用中继续有效发挥识别功能，因此不会对禁止权造成损害。

然而，该原则亦存在例外情形：/ However, there are exceptions to this principle:

关于驰名商标 (For well-known trademarks:)：在全球化贸易背景下，属地原则需要作出灵活调整。若国内商标权利人的商标已在境外享有声誉，则该商标在境外的使用可能对其在国内的注册商标声誉产生影响。若境外使用该商标足以导致国内消费者对商品来源产生混淆，即可认定对国内注册商标专用权造成损害。在此类情况下，为保护商标权利人的合法权益，有必要通过法律政策作出相应调整。

结论/Conclusion:

尽管 OEM 出口加工活动带来了诸多经济利益，但同时也潜藏着侵犯知识产权的法律“陷阱”，尤其是在出口产品所使用的商标与国内已注册商标相同或近似的情况下。该问题并非单纯的“贴标”行为，而是涉及使用目的、混淆可能性以及市场影响等多重复杂因素。

因此，商标权利人必须高度谨慎并保持主动。深入理解并掌握知识产权法律，密切关注法律动态，采取预防性措施，例如在出口市场注册商标、对 OEM 合同进行严格审查，以及寻求专业法律意见，均是保护企业在全球经济日益深化融合背景下合法权益的重要“盾牌”。

QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney

HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorne

LY, Dinh Trang | Associate

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