KENFOX IP & Law Office > Uncategorized  > 走出地域性陷阱:FUMARI 如何在未进行当地注册的情况下阻止老挝的恶意商标申请  

走出地域性陷阱:FUMARI 如何在未进行当地注册的情况下阻止老挝的恶意商标申请  

**在本次诉讼中,KENFOX 知识产权及律师事务所(KENFOX IP & Law Office)代表 Fumari 公司对对方当事人的商标申请发起了代理维权与抗辩。**老挝知识产权局(“Laos DIP”)近日发布了一份通知,决定支持该异议,成功拦截了由 Xuanfeng Biotechnology Sole Co., Ltd. 在第 34 类商品上提出的第 50354 号“FUMARI”商标申请。

Laos DIP 在通知中确认,在对基于相关理由和提交的证据提出的异议进行审议后,该异议获得了支持。因此,被异议的商标申请将不会进入实质审查阶段

对于国际品牌方而言,这是一个具有重要意义的结果。它表明,尽管商标权具有地域性且老挝实行的是注册制,但缺乏当地的商标注册并不总是采取维权行动的绝对障碍。当外国品牌方能够确立其在先商业身份、全球声誉、商号权以及对方存在恶意的迹象时,一份精心准备的异议申请仍有可能取得成功。

核心挑战:未在老挝进行在先商标注册

该案涉及到一个经典的地域性问题

Fumari 公司(Fumari, Inc.)成立于 1997 年,在水烟行业因其优质的水烟烟草产品而闻名。该公司在全球多个司法管辖区拥有“FUMARI”的商标注册,其中包括美国、欧盟、中国、巴西、日本等主要市场。

然而,在提出异议时,Fumari 公司在老挝并未拥有注册商标

这在法律和实际应对上面临着重大劣势。在许多实行“申请在先”(first-to-file)原则的司法管辖区中,缺乏当地的在先注册会严重限制品牌方对第三方申请提出质疑的能力。在这种情况下,仅凭在先注册商标权提出常规的异议申请是行不通的。

因此,核心问题在于:Fumari 公司是否能够依靠其他法律认可的权益(包括其商号权、全球范围内的使用、品牌声誉以及申请人显而易见的恶意),来阻止这一相同商标在老挝获得注册。

法律策略:超越单一的商标优先权

为了弥补在老挝缺乏商标注册的劣势,此次异议行动不能被简单地框定为常规的在先权利纠纷。相反,诉讼策略需要将法律焦点从当地的商标优先权,转移到商号保护、混淆可能性、虚假关联以及恶意申请上。

根据2023年修订的《老挝知识产权法》,本案的异议主要建立在以下法律依据之上:

  • 第一,老挝法律承认对商号(Trade Names)的保护。 根据第 12 条,商号不需要注册即可受到知识产权法的保护。第 62 条进一步规定,商号的保护期限是无限的,直至所有人停止使用为止。这一点至关重要,因为“FUMARI”不仅是一个产品商标,它还是 Fumari 公司(Fumari, Inc.)公司名称中具有显著性的核心部分,且该公司多年来一直在商业活动中将其与水烟烟草产品相关联并持续使用。
  • 第二,第 23 规定,如果申请商标与提供相同、类似或相关商品/务的企业的商号相同或近似,则该商标可能不具备注册资格。 该条还禁止那些可能导致商品或服务来源产生混淆,或者虚假地表明其与已注册商标、驰名商标或商号存在关联的商标。
  • 第三,第 44 规定,如果属于虚假注册或恶意申请,工业贸易部可以撤销该注册或宣告其无效。

通过将这些条款相结合,异议方成功化解了本案的核心劣势。辩论的焦点不再仅仅是 Fumari 在海外拥有注册商标,而是强调:申请人在第 34 类商品上申请完全相同的“FUMARI”标识,会导致公众误认为其与 Fumari 公司长期存在的商业身份有关,并且明显是在不当利用 Fumari 历经近三十年所积累的商誉。

举证责任:为什么本案不能仅靠形式上的抗辩

这类案件通常对证据高度敏感

海外的商标注册虽然能提供帮助,但并不能自动转化为在老挝可直接执行的权利。同样,仅凭对品牌声誉或对方恶意的空泛指控,往往也是远远不够的。

因此,该异议申请需要一套结构化的举证策略,以清晰证明以下几点:

  • 商号与商业身份:“FUMARI”已被长期用作 Fumari 公司具有显著性的商号和商业标识;
  • 业资历:Fumari 公司自 1997 年起便深耕于水烟行业;
  • 全球认可度:该品牌已在多个国家和地区获得了商标注册与市场认可;
  • 商品关联性:被异议的商标申请涵盖第 34 类商品,与 Fumari 的核心业务领域直接对口;
  • 无合法关:申请人与 Fumari 公司之间不存在任何显而易见的合法合作或授权关系;以及
  • 潜在危害:如果允许被异议商标注册,极有可能误导消费者、造成虚假关联,并阻碍正当品牌方在老挝的合法市场利益。

核心启示:此次异议的成功,充分证明了将证据串联成一条连贯且严密的事实链条有多么重要。在品牌方缺乏当地注册的案件中,代理律师的角色显得尤为关键—案件的论证绝不能只停留在刻板的法律条文上,还必须紧密结合业逻辑、市场背景以及恶意的客观指标来通盘构建。

挝知识产权局的裁决:申请在实质审查前被成功阻止

老挝知识产权局(Laos DIP)支持了该异议,并确认 50354 号商标申请将不会进入实质审查阶段

这在程序上具有极其重要的意义。该申请在注册前被及时拦截,防止了申请人取得正式的商标权。否则,一旦对方获得该权利,日后极有可能被用来干扰 Fumari 在老挝的市场准入、商业扩张、海关清关、渠道分销或维权策略。

从务实的角度来看,这一结果未雨绸缪,避免了日后需要进行成本更高、耗时更长的注册后宣告无效程序或防御性维权行动。

裁决的意义:注册前维权的巨大威力

该裁决凸显了老挝商标异议程序的战略价值。

及时提出异议,可以让正当的品牌方在有问题的申请变成正式的注册权利之前对其提出质疑。这在恶意抢注案件中尤为关键,因为任何拖延都可能显著增加法律和商业风险。

一旦恶意商标获得注册,正当权利人将面临远为复杂的局面:

  • 耗时费力的无效宣告程序
  • 来自抢注人的反向维权威胁
  • 分销商的动摇与不确定性;
  • 海关清关及电商平台投诉等层层障碍;
  • 甚至面临被迫出资买回自身品牌的商业压力。

相比之下,注册前异议能够从源头上扼杀问题。因此,FUMARI 案生动地证明了:尽早开展商标监控并及时提起异议,依然是在老挝保护品牌最具成本效益的利器。

场与法律维权启示

  1. 缺乏当地注册虽是劣势,但并非绝路: 本案并未削弱在老挝申请商标注册的重要性。相反,它进一步强调了尽早在当地提交申请的必要性。然而,它也表明,即使外国品牌在老挝尚未获得注册,也并非毫无胜算。商号保护、全球声誉、在先使用、关联商品以及恶意申请等因素交织在一起,可以共同为异议申请提供切实可行的法律基础。
  1. 挝提供了行之有效的注册前救济渠道: 老挝知识产权局(Laos DIP)的裁决释放了积极的品牌保护信号。它表明,当第三方企图恶意强占外国品牌时,异议机制是完全可以行之有效的—尤其是在申请人的商标与原商标完全相同,且涵盖商品与正当权利人的业务紧密相关的情况下。
  1. 证据在恶意抢注案件中起决定性作用: 恶意不能仅作为空洞的指控提出,而必须通过客观事实加以证明。极具说服力的有用证据包括:
  • 海外各国的商标注册证明
  • 历史使用材料与公司档案记录
  • 产品信息、官方网站及多媒体资料
  • 分销商协议、发票及广告宣传材料
  • 媒体报道、行业认可及所获奖项
  • 能够证明申请人缺乏合法权益的客观证据

外国品牌的市场声誉与申请人的抢注行为之间的证据链越强,胜诉的几率就越大

  1. 商号保护具有重要的战略意义: 当被抄袭的标识与品牌方的公司名称(字号)或核心商业身份高度重合时,商号保可以成为异议申请中极为强有力的补充依据。这在外国公司尚未在当地注册商标、但长期将该争议标识作为其商业身份核心组成部分的案件中,战略价值尤为凸显。
  2. 本地专业经验至关重要: 当品牌方缺乏当地的在先注册时,套用常规的异议模板往往无济于事。整个案件必须围绕现有的法定理由、品牌的商业现实以及申请人的可疑行为进行极为精细的定制化构建。FUMARI 案生动地证明了在老挝知识产权确权诉讼中,实务经验如何起到决定性作用:找准法律切入点、筛选最硬核的证据,并以最精准的方式呈现事实,从而让主管机关一眼看穿—这绝非一桩普通的商标申请,而是一起企图不劳而获、全盘强占他人成熟商业身份的恶意行为。

结语

在老挝针对第 50354 号“FUMARI”商标申请的成功异议,为国际品牌方提供了一个极为有益的启示:标的地域性固然重要,但这并不意味着这就是终局。

在老挝尽早注册商标依然是品牌不可或缺的第一道防线。然而,如果在正当品牌方尚未在当地完成注册之前,第三方抢先申请了相同或高度近似的商标,及时发起一场以扎实证据为核心的异议行动,依然能够成为扭转局面的有效救济手段。

对于外国企业而言,本案的启示非常明确:

  • 保持监控:密切关注老挝的商标动态;
  • 尽早布局:在条件允许时尽早提交当地申请;
  • 果断出:一旦检测到可疑的抢注迹象,立即迅速采取行动。

对于知识产权从业者来说,本案也充分彰显了将当地法定维权工具与跨境商号使用、品牌声誉及恶意证据有机结合的实务价值。

在 FUMARI 案中,这一整套策略得到了完美的印证。被异议的商标申请在进入实质审查前被成功拦截,不仅稳固了正当品牌方的市场地位,也向外界释放了一个极其清晰的信号:在老挝,恶意强占海外品牌的企图完全是可以被成功击碎的

QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney

PHAN, Do Thi | Special Counsel

HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney

Related Articles: