RULE ONE – Buộc VIPRI đảo ngược kết luận, khẳng định hành vi xâm phạm nhãn hiệu và chấm dứt hoạt động bán hàng trực tuyến trái phép

in Bài viết nổi bật, Nhãn hiệu, Việt Nam

1. Tóm tắt vụ việc

KENFOX IP & Law Office đại diện cho RULE ONE PROTEINS LLC (RULE ONE), doanh nghiệp Hoa Kỳ là chủ sở hữu đã đăng ký nhãn hiệu “RULE 1 PROTEINS” () tại Việt Nam (Giấy chứng nhận đăng ký số 408163), trong vụ việc chống lại Công ty Cổ phần Muscle Up, một đơn vị kinh doanh tại Việt Nam quảng cáo, chào bán và tiếp thị thực phẩm bổ sung dinh dưỡng tại Việt Nam dưới các dấu hiệu “RULE 1 PROTEINS”, “RULE 1 R1 PROTEIN” và “RULE ONE” trên website và các trang Facebook mà không được phép.

Chúng tôi trước tiên đã thực hiện Vi bằng để thu thập và xác lập chứng cứ không thể phủ nhận về hành vi xâm phạm trên các kênh trực tuyến của Muscle Up. Sau đó, chúng tôi yêu cầu Kết luận giám định chuyên môn từ Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ (NIIP), trước đây là Viện Nghiên cứu SHTT Việt Nam (VIPRI), về khả năng xâm phạm nhãn hiệu. Trong kết luận đầu tiên, NIIP/VIPRI đưa ra ý kiến mang tính điều kiện, cho rằng hành vi có thể không vi phạm nếu Muscle Up kinh doanh “hàng thật”. Chúng tôi đã phản đối chính thức lập luận đó, viện dẫn Điều 123.1 và Điều 124.5 Luật SHTT, trong đó quy định việc quảng cáo, chào bán sản phẩm dưới nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam đã được coi là hành vi “sử dụng” nhãn hiệu và phải có sự cho phép của chủ sở hữu. Đồng thời, chúng tôi lập luận rằng Điều 125.2(b) liên quan tới việc bán lại hàng thật không trao cho người bán quyền tự ý sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu cho mục tiêu quảng cáo/hệ thống nhận diện riêng.

Sau nhiều buổi làm việc, NIIP/VIPRI đã ban hành Kết luận giám định sửa đổi, khẳng định rằng việc Muscle Up sử dụng dấu hiệu “RULE 1 R1 PROTEIN” tại Việt Nam là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đã đăng ký của RULE ONE.

Dựa trên Kết luận giám định điều chỉnh này, chúng tôi phát hành Thư yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm (Cease & Desist Letter) cho Muscle Up. Đối tượng vi phạm, nhận thức được rủi ro pháp lý và đối mặt với Kết luận Giám định được NIIP/VIPRI xác nhận, đã tự nguyện chấm dứt toàn bộ việc sử dụng trái phép và gỡ bỏ mọi dấu hiệu vi phạm khỏi các kênh kinh doanh trực tuyến.

Vụ việc này thể hiện năng lực của KENFOX trong việc: (i) Thu thập và bảo toàn chứng cứ số;
(ii) Buộc VIPRI đảo ngược Kết luận Giám định bất lợi – điều rất hiếm xảy ra trong thực tiễn; và
(iii) Buộc đối tượng vi phạm phải nhanh chóng dừng bán hàng trái phép trực tuyến, bảo vệ chiến lược nhãn hiệu và phân phối của khách hàng tại Việt Nam.

Khách hàng: RULE ONE PROTEINS LLC (“RULE ONE”) – nhà sản xuất thực phẩm bổ sung dinh dưỡng thể thao / sản phẩm dinh dưỡng sức khỏe tại Hoa Kỳ.

Quyền liên quan: RULE ONE là chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký tại Việt Nam cho dấu hiệu “RULE 1 PROTEINS” (Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 408163 ( )). Cục SHTT Việt Nam đã công nhận nhãn hiệu này và quyền bảo hộ của RULE ONE tại Việt Nam.

Bên vi phạm: Công ty Cổ phần Muscle Up (“Muscle Up”), doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm bổ sung / thực phẩm chức năng tại Việt Nam, đã:

Sử dụng các dấu hiệu “RULE 1 PROTEINS” / “RULE 1 R1 PROTEIN” và “RULE ONE”;
Quảng cáo và chào bán sản phẩm dinh dưỡng trên nhiều kênh thương mại (website, trang Facebook, trang thương mại điện tử, v.v.);
Thực hiện hành vi này mà không có bất kỳ sự cho phép, giấy phép hay thỏa thuận phân phối nào từ RULE ONE.

Chứng cứ: Muscle Up công khai quảng bá các sản phẩm được giới thiệu là “RULE 1” / “RULE ONE / RULE 1 R1 PROTEIN” tại:

Website: https://muscleup.vn/;
Website: https://www.vnsupp.com/collections/proteins;
Facebook Page: https://www.facebook.com/muscleupvietnam/photos/5024472390949434, và
Facebook Page: https://www.facebook.com/Supplementforall11/photos/2371406656324304

Nhãn hiệu “RULE1 R1 PROTEIN” được bảo hộ theo Đăng ký Nhãn hiệu số 408163 của RULE ONE	Dấu hiệu “RULE1 R1 PROTEIN, device” được sử dụng bởi Công ty Muscle Up

Kết quả:

Chúng tôi đã buộc NIIP/VIPRI đảo ngược Kết luận giám định ban đầu mang tính điều kiện và ban hành Kết luận cuối cùng xác định việc Muscle Up sử dụng dấu hiệu “RULE 1 R1 PROTEIN” tại Việt Nam xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đã đăng ký của RULE ONE.
Sau đó, chúng tôi gửi Thư Yêu Cầu Chấm Dứt Vi Phạm đến Muscle Up, kèm theo Kết luận giám định đã được điều chỉnh.
Đối mặt với kết luận xâm phạm rõ ràng được xác nhận bởi NIIP/VIPRI, Muscle Up tự nguyện chấm dứt hành vi, gỡ bỏ dấu hiệu vi phạm và xóa nội dung vi phạm khỏi các kênh bán hàng trực tuyến.

Ý nghĩa đối với khách hàng: Ở Việt Nam, Kết luận giám định của VIPRI thường được cơ quan thực thi và tòa án coi như “kết luận kỹ thuật cuối cùng”. Việc buộc VIPRI thay đổi kết luận là một điều cực kỳ hiếm. Chúng tôi đã làm được điều đó. Đây là minh chứng cho năng lực pháp lý chuyên sâu và sự kiên định của chúng tôi – không chỉ là thực thi mạnh mẽ, mà là thực thi có chiều sâu pháp lý.

2. Tại sao vụ việc có tính thách thức pháp lý cao?

(1) Đây không phải một vụ “đột kích hàng giả” thông thường

Chúng tôi không bắt quả tang ai đó đang in bao bì giả trong nhà kho. Trường hợp này liên quan đến:

Quảng cáo và bán hàng trực tuyến,
Bởi một công ty Việt Nam tự cho thấy (trực tiếp hoặc gián tiếp) rằng họ đang cung cấp sản phẩm dinh dưỡng mang thương hiệu “RULE 1”,
Mà không được cấp phép,
Trên nhiều nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội.

Đây là bài toán xâm phạm thương hiệu trong thương mại điện tử hiện đại, chứ không phải kiểu hàng giả ngoài chợ.

(2) Bên vi phạm có thể lập luận: “Nhưng hàng là hàng chính hãng nhập về mà”

Trong lĩnh vực thực phẩm bổ sung, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân, luôn tồn tại “vùng xám”:

“Có thể đây là hàng RULE ONE chính hãng do chúng tôi nhập khẩu hoặc mua từ nước ngoài. Vậy chúng tôi không vi phạm – chúng tôi chỉ bán lại hàng thật”.

Đó chính là lập luận mà Muscle Up tìm cách dựa vào – và VIPRI ban đầu có xu hướng nghiêng theo cách suy nghĩ đó.

(3) Kết luận giám định đầu tiên không hoàn toàn có lợi cho chúng tôi

Chúng tôi đề nghị NIIP/VIPRI giám định: Việc Muscle Up sử dụng “RULE 1 R1 PROTEIN” có xâm phạm nhãn hiệu “RULE 1 PROTEINS” đã đăng ký tại Việt Nam không?

Kết luận ban đầu của NIIP/VIPRI ghi nhận:

Có dấu hiệu xâm phạm nếu Muscle Up không chứng minh được sản phẩm họ rao bán là hàng RULE ONE chính hãng hoặc được ủy quyền;
Nhưng cũng nói thêm: “Hiện chưa có cơ sở xác định hàng hóa quảng cáo có thực sự là sản phẩm của RULE ONE hoặc được cung cấp từ nguồn được ủy quyền hay không”.

Cách kết luận “có điều kiện” như vậy làm suy yếu hiệu lực thực thi. Muscle Up có thể lập luận: “Chúng tôi không vi phạm – VIPRI chưa khẳng định nếu sản phẩm là hàng thật thì chúng tôi sai”.

Trong thực tiễn Việt Nam, kẻ vi phạm rất dễ lợi dụng vùng mờ này để kéo dài thời gian, gây áp lực lên nhà phân phối của chủ sở hữu nhãn hiệu, và tiếp tục kinh doanh.

(4) Đa số Công ty luật sẽ dừng lại tại đây

Phần lớn các đơn vị sẽ nhận Kết luận Giám định đó, đính kèm vào Thư Cảnh Báo và chờ đối phương dừng lại. Nhưng nếu kết luận mang tính “nước đôi”, bên vi phạm thường không dừng.

Chúng tôi không chấp nhận sự mập mờ đó – và đó chính là điểm khác biệt.

3. Chiến lược và Hành động của KENFOX

Cách chúng tôi biến một Kết luận giám định yếu/mang tính điều kiện thành kết luận dứt khoát, buộc người bán dừng hành vi và bảo vệ quyền kiểm soát của RULE ONE đối với hiện diện thương hiệu tại Việt Nam.

(i) Lập và bảo toàn chứng cứ bằng Vi bằng Thừa phát lại

Trước khi tranh luận về mặt pháp lý, chúng tôi khóa chặt phần chứng cứ. Chúng tôi thực hiện Vi bằng Thừa phát lại ghi nhận:

Cách Muscle Up sử dụng các dấu hiệu “RULE 1 PROTEINS” / “RULE 1 R1 PROTEIN” và “RULE ONE” trong hoạt động thương mại;
Nội dung quảng cáo cụ thể;
Địa điểm đăng tải (URL cụ thể / các trang Facebook);
Hình thức thể hiện (chào bán, tuyên bố quảng cáo).

Theo pháp luật Việt Nam, Vi bằng có giá trị cao: Đó là ghi nhận khách quan, đồng thời về sự kiện, được tòa án và cơ quan chức năng coi như “ảnh chụp chứng cứ” tại thời điểm xảy ra. Cách này vô hiệu hóa chiêu thức quen thuộc là bên vi phạm xóa dấu vết rồi phủ nhận: “chưa từng xảy ra”. Nói cách khác, chúng tôi khóa hành vi xâm phạm trực tuyến bằng chứng cứ Vi bằng để họ không thể xóa sạch và chối bỏ trách nhiệm sau này.

(ii) Yêu cầu giám định kỹ thuật từ NIIP/VIPRI

Chúng tôi đề nghị NIIP/VIPRI ban hành Kết luận giám định về khả năng xâm phạm nhãn hiệu. Đây là bước tiêu chuẩn nhưng thiết yếu, vì:

Cơ quan thực thi (Thanh tra, Quản lý thị trường, v.v.) thường dựa vào giám định của NIIP/VIPRI như cơ sở chuyên môn để xác định dấu hiệu xâm phạm;
Tòa án cũng thường coi VIPRI là chuyên gia giám định.

Kết luận đầu tiên của VIPRI nêu:

Nếu Muscle Up không chứng minh được hàng hóa là RULE ONE chính hãng/được ủy quyền, thì việc sử dụng “RULE 1 R1 PROTEIN” là xâm phạm;
Nhưng nếu Muscle Up bán hàng RULE ONE chính hãng, thì việc quảng cáo trực tuyến với dấu hiệu “RULE 1 R1 PROTEIN” là chấp nhận được.

Phần kết luận thứ hai này không phù hợp về mặt pháp lý.

(iii) Chúng tôi phản biện lập luận của VIPRI – và làm điều đó bằng viện dẫn luật

Chúng tôi không chấp nhận kết luận giám định mang tính điều kiện của VIPRI. Thay vào đó, chúng tôi gửi phản hồi chính thức với lập luận dựa trực tiếp vào Luật SHTT Việt Nam. Đây là điểm mấu chốt của vụ việc. Chúng tôi lập luận:

123. Quyền độc quyền sử dụng và cho phép sử dụng (Điều 123.1)

Điều 123.1 Luật SHTT quy định chủ sở hữu nhãn hiệu có độc quyền:

Sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu;
Ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu.

Việc “sử dụng” không chỉ là gắn nhãn lên bao bì – mà còn bao gồm các hành vi tại Điều 124.5.

124. Quảng cáo để bán hàng là “sử dụng” nhãn hiệu (Điều 124.5)

Điều 124.5 định nghĩa hành vi “sử dụng” nhãn hiệu bao gồm:

Gắn nhãn hiệu lên hàng hóa/bao bì/phương tiện kinh doanh;
Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán hàng hoặc lưu kho để bán hàng mang nhãn hiệu được bảo hộ;
Nhập khẩu hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ.

Nói đơn giản: Dù hàng có là hàng thật, thì việc đưa dấu hiệu “RULE 1 PROTEINS” lên website/Facebook để quảng cáo bán hàng tại Việt Nam là hành vi sử dụng nhãn hiệu. Và chỉ được phép thực hiện khi được RULE ONE cho phép.

Chúng tôi nêu rõ với VIPRI: Kết luận điều kiện ban đầu mâu thuẫn với Điều 123.1 + 124.5. Bởi vì cách VIPRI diễn giải cho phép ai đó ở Việt Nam quảng cáo công khai dưới nhãn hiệu đã đăng ký “RULE 1 PROTEINS” mà không có phép, miễn là họ cho rằng hàng thật, điều đó sai pháp luật.

125. Điều 125.2(b) về “lưu thông hàng thật” không trao quyền sử dụng nhãn hiệu để quảng cáo nhãn hiệu

Điều 125.2(b) chỉ cho phép: “Người bán bán lại hàng chính hãng đã được đưa ra thị trường hợp pháp”. NHƯNG, điều này không cho phép:

Sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu làm nội dung quảng bá, nhận diện thương mại hay công cụ thu hút khách hàng.
Có sự khác biệt giữa “bán lại hàng thật” và “tự gắn mình vào thương hiệu RULE ONE để kinh doanh trái phép”.

Do đó, ngay cả khi các sản phẩm mà Công ty Muscle Up đăng tải là hàng “RULE ONE” thật, họ vẫn xâm phạm nếu quảng cáo bằng các dấu hiệu “RULE 1 PROTEINS” / “RULE 1 R1 PROTEIN” / “RULE ONE” mà không xin phép – vì đó là hành vi sử dụng trái phép theo Điều 123.1 và 124.5, và Điều 125.2(b) không bảo vệ họ.

Chúng tôi viện dẫn luật rõ ràng, lập luận theo đúng văn bản luật, và phản biện trực tiếp với VIPRI.

Không than phiền – chúng tôi viện dẫn Điều 123, 124.5, 125.2(b) và chỉ ra rằng cách hiểu ban đầu của VIPRI sẽ triệt tiêu quyền kiểm soát quảng cáo của chủ sở hữu nhãn hiệu tại Việt Nam.

(iv) Thuyết phục VIPRI thay đổi kết luận

Sau nhiều buổi làm việc và đơn đề nghị xem xét lại, VIPRI ban hành Kết luận giám định sửa đổi, khẳng định rằng:

Xác định việc Muscle Up sử dụng trực tuyến các dấu hiệu “RULE 1 R1 PROTEIN” / “RULE 1 PROTEINS” tại Việt Nam là hành vi xâm phạm;
Không còn “vùng an toàn” cho bên vi phạm nếu họ nói “hàng thật”

Đây là thắng lợi lớn. Việc buộc VIPRI đổi kết luận là hiếm thấy trong thực tiễn Việt Nam.

(v) Sử dụng Kết luận giám định mới như “vũ khí pháp lý”

Sau khi có Kết luận Giám định có lợi, chúng tôi gửi thư Thư Khuyến Cáo cho Công ty Muscle Up:

Xác định rõ hành vi xâm phạm nhãn hiệu đã đăng ký (số 408163);
Đính kèm Kết luận mới của VIPRI khẳng định hành vi xâm phạm;
Đính kèm chứng cứ Vi bằng – đảm bảo bên vi phạm không thể phủ nhận.

Tại thời điểm đó, Công ty Muscle Up hiểu rằng:

Chúng tôi đã “đóng băng” chứng cứ bằng Vi bằng;
VIPRI – cơ quan chuyên môn – đã khẳng định đây là xâm phạm;
Chúng tôi có cơ sở pháp lý rõ ràng để yêu cầu xử lý hoặc kiện.

Họ không có con đường nào khác ngoài việc buộc phải dừng lại.

(vi) Chấm dứt hành vi tự nguyện

Công ty Muscle Up đã ngay lập tức:

Gỡ bỏ toàn bộ dấu hiệu “RULE 1 PROTEINS” / “RULE 1 R1 PROTEIN” / “RULE ONE” khỏi website và Facebook;
Ngừng quảng cáo trái phép sản phẩm mang thương hiệu RULE ONE tại Việt Nam.

Không kiện tụng kéo dài. Không phải đợi “2 năm để ra tòa”.

Kết quả thị trường đạt được ngay.

Kết luận: Chúng tôi biến một vụ xâm phạm dựa trên nền tảng số có vẻ “mập mờ” thành: (i) Chứng cứ được ghi nhận hợp pháp; (ii) VIPRI đổi kết luận và công nhận xâm phạm, và (iii) Bên vi phạm dừng ngay hành vi. Thực thi quyền hiệu quả, có chiến lược và kết quả ngay lập tức

4. Kết quả / Tác động

Khôi phục quyền kiểm soát câu chuyện thương hiệu: Công ty Muscle Up không còn có thể xuất hiện trực tuyến tại Việt Nam như thể họ là RULE ONE hoặc kênh phân phối chính thức của RULE ONE.
Vô hiệu hóa nhà phân phối trái phép – nhanh chóng: Hành vi vi phạm bị chấm dứt mà không cần chờ xử lý hành chính toàn diện hoặc phán quyết dân sự kéo dài. Điều này bảo vệ vị thế thị trường và tránh gây xáo trộn cho các đối tác phân phối được ủy quyền.
Tạo tiền lệ / công cụ răn đe từ VIPRI: Chúng tôi đạt được Kết luận giám định của VIPRI khẳng định rõ ràng rằng việc quảng cáo trực tuyến trái phép bằng dấu hiệu “RULE 1 PROTEINS” là hành vi xâm phạm. Điều này trở thành “đòn bẩy” pháp lý có thể tái sử dụng trong các vụ việc tương tự với các bên bán hàng trái phép khác.
Làm rõ pháp lý về nhập khẩu song song / “hàng thật”: Chúng tôi buộc phải thừa nhận rằng pháp luật Việt Nam không cho phép bất kỳ ai xây dựng mô hình kinh doanh trực tuyến dựa trên nhãn hiệu đã đăng ký của RULE ONE, ngay cả khi sản phẩm vật lý là hàng thật. Điều này bảo vệ quyền kiểm soát thương hiệu và chiến lược tiếp thị của RULE ONE tại Việt Nam.

Nói cách khác: Chúng tôi không chỉ “Gửi một lá thư”. Chúng tôi định hình lại cách áp dụng pháp luật với người bán hàng trực tuyến không được ủy quyền – và sau đó buộc một bên phải dừng ngay hoạt động.

5. Vụ việc này chứng minh điều gì về KENFOX?

Chúng tôi có thể đảo ngược kết luận giám định tại Việt Nam: Việc yêu cầu VIPRI xem xét lại – chưa nói đến việc đảo ngược – Kết luận Giám định là vô cùng hiếm. Chúng tôi làm được điều đó bằng cách xây dựng lập luận dựa trên Điều 123.1, 124.5 và 125.2(b) Luật SHTT.
Chúng tôi bảo vệ quyền kiểm soát hoạt động tiếp thị, không chỉ quyền gắn logo lên sản phẩm: Chúng tôi thiết lập rằng hành vi “quảng cáo để bán” tại Việt Nam với dấu hiệu “RULE 1 PROTEINS” là hành vi sử dụng nhãn hiệu và phải có sự cho phép của RULE ONE. Điều này bảo vệ chủ sở hữu thương hiệu khỏi việc người bán online trái phép lợi dụng thương hiệu để hưởng lợi.
Chúng tôi chốt chặn chứng cứ trước khi bên vi phạm kịp xóa dấu vết: Thông qua vi bằng thừa phát lại, chúng tôi “đóng băng” chứng cứ xâm phạm (website, bài đăng Facebook, chào bán sản phẩm). Kể cả khi bên vi phạm xóa toàn bộ dữ liệu, chúng tôi vẫn có thể xử lý.
Chúng tôi kết hợp Giám định kỹ thuật + Lập luận pháp lý + Áp lực thực thi: Ngay sau khi VIPRI điều chỉnh kết luận, chúng tôi lập tức gửi thư yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm. Sự phối hợp (chứng cứ + VIPRI + rủi ro pháp lý) khiến bên vi phạm buộc phải tự nguyện tuân thủ.
Chúng tôi đem lại kết quả thực tế, nhanh chóng trong tình huống xâm phạm kỹ thuật số: Không phải nhiều năm kiện tụng; bên bán trái phép đã dừng sử dụng nhãn hiệu của khách hàng ngay lập tức. Điều này bảo vệ vị thế thương hiệu, hệ thống phân phối được ủy quyền và chính sách giá.
Chúng tôi tự tin phản biện pháp lý với cơ quan Việt Nam: Chúng tôi không chấp nhận kết luận đầu tiên – chúng tôi chỉ ra bằng lập luận pháp luật rằng “kết luận điều kiện làm suy yếu Điều 123 và Điều 124.5”. Và VIPRI đã thay đổi lập trường. Điều đó chứng minh chúng tôi không thụ động – chúng tôi định hình môi trường thực thi.

Nguyễn Vũ Quân | Partner, IP Attorney

Đỗ Thị Phấn |Special Counsel

Hoàng Thị Tuyết Hồng | Senior Trademark Attorney

Đọc thêm: