仅供出口的制造行为：是否构成商标侵权？——中国司法判例与越南实务
[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] 在知识产权（IP）领域，生产贴附与他人商标相同或近似标识的商品用于出口，一直是一个颇具争议的问题。在中国和越南，采用OEM（原始设备制造商）模式生产并出口贴附外国商标的商品现象日益普遍。境外委托方与境内制造商签订加工合同，由境内制造商生产贴附其商标的商品并出口。然而，在诸多情形下，出口商品所使用的商标在境内市场已与他人在先注册的商标相同或混淆近似。由此引发的核心问题是：在出口生产过程中使用与他人在先商标相同或近似的标识，是否构成商标侵权，尤其是在相关商品并未进入境内市场流通的情况下？ 中国法院的裁判以及越南的法律实务，为该问题提供了多角度、复杂且值得关注的见解，尤其对权利人而言更具参考价值。 KENFOX 知识产权与法律事务所将对相关法律问题进行深入分析，并提供有益信息，以协助知识产权权利人更好地理解潜在风险及应对措施，从而在全球化背景下有效保护其合法权益。 IN CHINA 1.“Predator” 案例 福州亚马机电有限公司（以下简称“亚马公司”）系第10886272号“Predator”商标的权利人，该商标注册于第7类商品，包括发电机及应急电源发电机。该商标于2012年5月提出申请，并于2013年9月14日获准注册。 美国 Harbor Freight Tools 公司系美国“Predator”商标的权利人，该商标注册于第7类商品（发电机）。据美国专利商标局（USPTO）网站信息显示，该商标于2012年2月1日首次投入商业使用，申请日为2012年10月12日，并于2013年6月18日获准注册。 2021年3月20日，重庆申驰进出口贸易有限公司（以下简称“申驰公司”）向上海海关申报出口一批汽油发电机至美国，该批产品上附有“Predator”商标，境外收货人为 Harbor Freight Tools 公司。2021年3月22日，海关向亚马公司送达《知识产权侵权通知书》。2021年3月25日，亚马公司向海关提出申请，要求扣留涉嫌侵权的货物。2021年6月24日，海关签发《扣留涉嫌侵犯知识产权货物通知书》，上述由申驰公司出口的发电机组被扣留。2021年8月4日，海关发出通知称其无法认定该批货物是否侵犯亚马公司相关的知识产权。亚马公司随后向法院提起诉讼。 在审理过程中，申驰公司陈述称，其自2020年底起即与 Harbor Freight Tools 公司就该商标发电机产品进行洽谈，并于2021年3月20日首次向 Harbor Freight Tools 发送样品以供检验。 根据 Harbor Freight Tools 公司提供的与商标许可相关的文件，其授权申驰公司仅为生产 Harbor Freight Tools 公司的产品而使用“Predator”商标，且相关产品仅可向 Harbor Freight Tools 公司进行分销。 判决结果/Judgement： 一审：上海市浦东新区人民法院 / First Instance: Pudong New Area People’s Court, Shanghai 浦东法院认为，本案所涉被诉侵权行为涉及境外商标许可的处理，处理商标许可的行为应认定为商标使用行为。法院指出，尽管我国法律并未将“混淆可能性”作为商标侵权的构成要件，但并不意味着混淆问题无需考量。原因在于，是否可能导致相关消费者对商品或服务来源产生混淆，是认定商标侵权的必要条件。 本案涉案产品系寄送至美国实验室的样品，并未进入中国市场。从产品性质来看，该样品产品回流至中国市场的可能性极小，且不会对亚马公司在国内市场的注册商标产生影响。因此，本案被诉行为不会导致相关消费者对商品或服务来源产生混淆，不会对亚马公司商标在中国的识别功能造成实质性影响，故不构成商标侵权。 二审：上海知识产权法院 / Second Instance: Shanghai Intellectual Property Court [i] 上海知识产权法院认为，受托制造商品的一方使用商标的行为，是否构成我国法律意义上的“商标使用”，在理论与实务中均存在争议。然而，法院指出，认定被诉行为是否构成“商标使用”，仅是考量商标侵权的因素之一。若商标侵权的其他构成要件不成立，则无必要再行判断该行为是否属于“商标使用”。因此，如有充分证据证明被告行为不符合商标侵权的其他构成要件，即可认定其不构成商标侵权，而无论其是否构成“商标使用”。 [ii] 对注册商标专用权的损害，是认定商标侵权的构成要件之一。虽然《商标法》第57条第1款并未明确规定“混淆可能性”的要求，但并不意味着在相同商品上使用与注册商标相同的商标、即便未造成混淆的情形下，就不构成侵权。 因此，即使未引起混淆，使用与注册商标相同的标识，仍然损害了法律赋予注册商标权人的专有权利，包括禁止他人使用该商标的权利。故该行为依然可以依法认定为侵犯知识产权的行为。 [iii] 根据商标法的属地原则，判断涉外许可使用行为是否损害在中国注册的商标专用权，应当依据属地原则进行评估。商标法的属地原则依然应予以尊重：商标专用权仅在其注册的国家或地区范围内发生效力，在本案中即限于中国境内。 然而，该原则的适用需要更加灵活：在全球化贸易背景下，若机械适用属地原则，可能限制商标权人的权利，亦与国际商业实践不符。 评判标准：最重要的考量因素在于，涉案商标的使用是否影响其识别与区分功能。若商标在境外的使用并未削弱其在中国消费者中的识别、区分能力，则该使用可被视为正当。 目的：商标的主要功能在于使消费者能够识别商品来源。若中国消费者仍能将该公司的商品与他人商品相区分，则商标权人的权利仍然受到保护。 属地原则的扩展适用：法院指出，在某些情形下，僵化适用属地原则可能损害商标权人。例如： 境外驰名商标：若某商标已在境外享有较高声誉，境外制造及销售该商标产品有助于提升该品牌的国际形象，从而反向促进其在中国的商业利益。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 综上，法院在解释时力求在保护商标权人权益与促进国际贸易之间寻求平衡，强调商标法的适用应当灵活，并与经济现实相契合。 [iv] 法院进一步指出，在全球化时代，理论上所有出口商品均可能回流至原产国。问题在于，该类回流是否构成对知识产权的侵犯。法院认为，应当在两种利益间权衡：若过于严格适用商标法，将使企业对加工制造业的投资顾虑重重，不利于行业发展；若过于宽松，则会侵害商标权人的合法权益。 在本案中，涉案商品系样品，且无证据证明申驰公司在中国境内销售相关商品。样品回流的可能性极低，不会对商标权人在中国的注册商标专用权造成损害。故该行为不构成商标侵权。相反，若认定该行为构成商标侵权，将导致双方利益失衡，并阻碍加工行业的正常发展。 若法院裁定在样品产品上使用商标构成侵权，可能引发以下不利后果： 妨碍加工活动：大量企业从事为境外公司加工制造业务，如其使用合作方商标受到限制，企业正常经营将受到影响。 削弱经济竞争力：对知识产权的过度保护，可能导致经济整体竞争力下降。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 2. 若干与“为出口目的制造”相关的早期案例 / Several older cases concerning manufacturing for export purposes [i] 耐克诉 Cidesport 案（2001 年）/ Nike v. Cidesport case (2001): 2001 年，耐克公司在一起诉讼中胜诉，被告为西班牙公司 Cidesport 及其中国 OEM 制造商。该案涉及对耐克在中国注册的 “NIKE” 商标的侵权。法院认为，商标权是一种具有属地性的知识产权。根据法院的认定，原告对 “NIKE” 商标享有注册商标专用权，而被告未经原告许可，不得以任何方式侵犯原告的注册商标专用权。 [ii] Jolida 案 / Jolida case: 在加工活动中于出口商品上使用他人商标是否构成知识产权侵权？ 2008 年，上海海关以涉嫌侵犯上海申达公司在中国注册的 “JOLIDA” 商标为由，查扣了一批拟出口的 JOLIDA 品牌产品。该批被扣货物由中国一家 OEM 制造商受美国电子音响设备制造商 Jolida Inc....
Continue reading