25 8月

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越南商标不使用撤销：可以汲取哪些宝贵经验？

针对第103943号商标注册证书（“DD DANTI，图形”）提出并由KENFOX知识产权与法律事务所长期追诉的商标撤销请求，持续了整整十年，最终成为越南知识产权（IP）领域的里程碑案件。原本看似只是一个因不使用而撤销商标的简单案件，却演变成企业之间为捍卫和巩固其知识产权而展开的复杂法律争斗。本案有助于更加明确《越南知识产权法》第124.5条关于“商标使用”的规定，限制了对该条款的模糊解释，并防止当事人滥用该规定以不当维持其在越南的商标权利。背景 2015年，中国广州白云联佳精细化工厂通过本所——KENFOX知识产权与法律事务所，向越南知识产权局（IPVN）提出请求，要求撤销第103943号商标注册证书所保护的商标 “ ”（“DD DANTI，图形”），该商标指定用于第03类化妆品和香水产品。请求人主张，被申请人丹提有限责任公司在越南已连续五年未使用该商标。为支持其主张，请求人提交了《市场与价格》杂志（隶属越南财政部）出具的官方函件，该函件确认自2010年至2015年间，该商标未被使用。作为抗辩，商标权人丹提有限责任公司辩称，该商标仍在其大部分注册商品上使用，对于剩余商品，公司正在全国各大商场“准备必要的使用条件”。商标权人同时还提交了其商标注册续展申请。 2025年8月8日，越南知识产权局作出决定，撤销“DD DANTI，图形”商标的有效性，全面驳回了丹提有限责任公司提出的抗辩理由。重要启示关于撤销“DD DANTI，图形”商标有效性的决定，不仅仅是一项普通的行政裁定，还提供了若干重要启示，进一步阐明了越南知识产权局（IPVN）如何理解和适用《越南知识产权法》第124.5条关于“商标使用”的相关规定。 1.“商业准备”不构成法律意义上的“商标使用” “DD DANTI，图形”商标权人丹提有限责任公司在我方提出撤销请求时进行抗辩，理由是其已在大部分注册商品上持续使用“DD DANTI及图形”商标，同时对于剩余商品，公司正在以下地点“准备必要的使用条件”：(i) 胡志明市第一郡黎自 trọng街160号；(ii) 胡志明市第一郡黎自 trọng街176号；(iii) 胡志明市第一郡勒 Duẩn街34号钻石广场；(iv) 胡志明市第一郡黎圣宗街72号Vincom中心；(v) 岘港市海州郡白藤街74号Riverside大厦；以及(vi) 头顿市水云街159–163号帝国广场。此外，商标权人还提交了续展该商标注册证书的申请。然而，越南知识产权局（IPVN）在解释《越南知识产权法》第124条第5款关于“商标使用”的规定时认为，只有诸如将商标附加于商品或包装上、流通、销售要约、销售广告、为销售而储存、或者进口带有商标的商品/服务等行为，才被认定为使用。筹备行为、预期的商业计划，或行政手续（如商标注册续展申请）均不构成法律意义上的商标使用。越南知识产权局的这一决定确立了明确的先例：单纯的使用意图不具备法律效力，唯有实际使用才被认可。任何商标，不论其商业潜力如何，若未在实际商业活动中加以真实使用，仍将面临被撤销有效性的风险。 2. 提交续展申请不构成使用证据除就其在越南“为剩余商品准备必要的使用条件”提出抗辩外，商标权人丹提有限责任公司进一步辩称，其已提交“DD DANTI，图形”商标的续展申请，并以此为依据，请求越南知识产权局（IPVN）驳回由我所——KENFOX知识产权与法律事务所提出的不使用撤销请求。然而，该抗辩理由最终被IPVN否定。续展商标注册仅能表明商标权人维持其权利的意图，并不能证明该商标在市场中的实际存在。在现行法律框架下，IPVN明确区分了“维持所有权意图”与“真实使用行为”。续展从性质上而言，仅是一项行政程序，完全独立于商业上的实际利用，不能替代证明商标在商业中使用的证据。根据《知识产权法》的规定，商标权的有效性不能仅凭履行定期的行政手续来维持。商标权人必须证明其在前五年内通过广告、分销、商品或服务的流通等行为，持续并真实地使用该商标。在本案中，IPVN的决定明确否认了“续展申请”可作为“使用证据”的观点，而是再次强调了商标保护的核心原则：仅保护那些在商业中被积极利用的标志，而非仅停留在纸面上、处于“冻结状态”的权利。 3. 支持撤销请求的“商标不使用”证据在越南的认定提出撤销请求的一方必须提供足够有说服力的证据，证明涉案商标已连续五年未被使用。在越南，由国家机关出具的关于商标使用或不使用状况的报告，被越南知识产权局（IPVN）视为客观且独立的初步证据，可用于审查撤销请求。相反，由请求人自行从互联网收集并提交的证据或文件，不会被接受为支持撤销有效性请求的可采证据。结论知识产权并非绝对或永久享有的权利。即使商标已获得注册证书，若未在商业中得到真实且持续的使用，仍可能被撤销。“DD DANTI，图形”案件正是这一原则的明证：唯有通过在越南对商标的实际商业利用，方能维持商标权利的有效性。越南知识产权局（IPVN）的决定不仅重申了对《越南知识产权法》第124.5条和第95.1(d)条的严格适用，而且确立了一个重要先例：使用意图、行政手续或商业准备均不能替代真实使用。这一裁定向商标权人传递了明确的信息：商标权天然伴随“积极且持续商业利用”的义务。不使用撤销机制不仅维护了法律体系的透明性，还为其他企业创造了机会，以获取并发展具有真正商业价值的商标。通过这种方式，法律促进了公平竞争，排除了仅形式上的所有权主张，并确保保护仅授予那些“活跃”的商标——即在市场中被积极使用的标志，而非停留在纸面上处于“休眠”状态的商标。 QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney PHAN, Do Thi | Special Counsel HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney 相关文章： Trademark Assignment Recordal in Vietnam Why Can’t A Trademark Owner in Vietnam Address Infringement Issues? VIPRI opinion for IPR enforcement in Vietnam. What important points you need to know? The brand legal representative of Charles & Keith discusses authentic and counterfeit products Trademarks and trade names: What lessons can be learned from the recent pharmaceutical trademark lawsuit in Vietnam? How...

22 8月

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越南专利与工业品外观设计的临时权利——您需要了解的要点

Posted by Dương Thúy

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[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] 随着越南逐渐成为创新与投资的主要目的地，专利及工业品外观设计申请数量显著增长。越南知识产权制度的一项重要特色在于：专利与工业品外观设计享有临时权利。临时权利能够在申请尚未完成实质审查与授权之前，为专利或外观设计权利人提供重要利益。本文将探讨临时权利的法律内涵、运作机制、适用条件及限制，并阐明专利及外观设计权利人如何在越南最大限度地利用该项权利、实现商业利益，同时避免在行使过程中可能产生的法律风险。 1. 专利与工业品外观设计的临时权利：何谓及其意义专利与工业品外观设计的临时权利是一项法律概念，旨在为发明人和设计人在其专利或外观设计尚未由主管机关正式授权期间提供有限的法律保护。这些权利赋予发明人和设计人法律工具，以便在等待授权过程中对其发明或设计遭受未经许可使用的情形予以制止。一般而言，临时权利允许发明人和设计人在其专利或外观设计申请公告后、但尚未获得实际授权之前，对未经许可而商业性利用其发明或设计的侵权行为采取行动。例如，已提交专利申请的发明人有权阻止他人在专利申请公告与专利授权之间的期间内对该发明标的进行商业性利用。同样，提交了工业品外观设计申请的设计人，可以向在未享有先用权的情况下商业性使用该外观设计的第三人发出通知，告知其外观设计申请的申请日与公告日。如被指控的侵权人经通知后仍继续使用该外观设计或专利，一旦专利获得授权，外观设计或专利权人即可要求对该期间的使用行为给予补偿。立法者之所以规定专利与工业品外观设计的临时权利，系为应对发明人和设计人在专利或外观设计注册过程中所面临的挑战。在许多国家，专利或外观设计的注册过程可能长达数年，在此期间，发明人和设计人的成果极易遭遇未经许可的使用或侵权。临时权利为发明人和设计人在此阶段提供了一种法律保障，使其能够对在申请公告后、但尚未授权之前的商业性利用行为提起法律救济。临时权利有助于激励创新，因为其为发明人和设计人在等待申请授权期间提供了一定程度的法律保护。若无此类权利，发明人和设计人可能因担忧在注册过程中遭遇侵权或未经许可使用，而缺乏投入新构思或新设计开发的积极性。通过赋予临时权利，立法者在一定程度上确保发明人和设计人的创新成果能够在注册过程中获得保护，从而鼓励其不断探索与实施新的创意与设计。 2. 越南专利与工业品外观设计的临时权利：适用方式在越南，《知识产权法》对已注册的工业品外观设计提供法律保护，赋予权利人对该外观设计的专有权。任何未经权利人许可而使用受保护外观设计的行为，均构成对其知识产权的侵害。因此，只有经正式授权的外观设计，方能享有与该外观设计相关的合法权利，任何未经许可的使用行为均被视为侵权。值得注意的是，外观设计权利的取得系基于越南国家知识产权局（IP VIETNAM）就外观设计申请所作出的授予决定。然而，与越南专利法的规定相似，《知识产权法》亦针对“临时权利”作出了例外规定。根据该法第130条与第131条之规定，自专利或工业品外观设计申请在《工业产权公报》上公告之日起，申请人即享有权利，得以通知任何未经许可而为商业目的使用该发明或外观设计的第三方。通知须明确载明申请的提交日期及公告日期。如被通知人于专利或外观设计获得授权后仍继续使用该发明或外观设计，申请人有权要求其支付相当于在相关范围和期间内许可该发明或外观设计使用的许可费作为补偿。这意味着，即便在专利或工业品外观设计尚未获得授权之前，申请人亦可通过临时权利来主张其权利，阻止他人未经许可使用其发明或外观设计。但需要强调的是，临时权利的主张必须以合理、正当方式行使，否则可能被视为权利滥用。同时应注意，临时权利在适用范围与期限上均存在严格限制，并受若干条件与例外的制约。例如，该项权利仅适用于商业性利用，不适用于非商业用途。临时权利亦不赋予专利或外观设计申请人请求越南执法机关介入或采取执法措施的权利。唯有在发明专利或工业品外观设计获得正式授权后，权利人方可要求使用者支付与该发明、外观设计或集成电路布图设计许可使用价格等值的补偿，且补偿范围与期限须与实际使用相对应。 3. 专利与工业品外观设计的临时权利：缺陷与限制尽管临时权利能够在一定程度上为专利或工业品外观设计申请人提供保护，但其亦存在若干潜在的缺陷与限制，需要予以谨慎考量：保护范围有限: 临时权利仅适用于申请中已经公告的设计特征，任何未披露或未注册的特征均不受保护。这可能导致权利人对于未注册内容的侵权行为处于脆弱地位。此外，临时权利仅赋予申请人向第三人发出涉嫌侵权通知的权利，而不赋予其请求越南执法机关直接处理该涉嫌侵权行为的权利。存在不确定性: 外观设计或专利能否最终获得授权并无保证，因此，若申请最终被驳回，临时权利将无法实现。这种不确定性增加了申请人在申请期间行使权利的难度。举证责任沉重: 在侵权与损害赔偿的认定上，举证责任由权利人承担。这一过程往往复杂且成本高昂，尤其是在临时权利期间，专利或外观设计权利的保护范围尚未最终确定，更加剧了举证难度。滥用知识产权的风险: 若权利人过早或过度地主张第三方侵犯其专利或外观设计权，而该专利或外观设计申请在后续被驳回，则该行为存在被认定为滥用知识产权的风险。过度行使临时权利，超越合理合法的范围，可能被视为反竞争、强制性或过度行为，从而构成权利滥用。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 通常而言，滥用知识产权是指通过不当适用知识产权法律，非法限制竞争或损害其他主体的行为。例如，滥用专利或商标权阻止竞争者进入市场或使用特定技术与产品；提起毫无依据的侵权诉讼或发送恐吓信函，以获取不当竞争优势；对专利或版权授权设置不合理条件；从事“专利流氓”行为，即单纯以专利谋取许可费或赔偿金，而不实际生产或销售产品；或利用知识产权形成卡特尔、垄断某些市场等行为，均可能被认定为权利滥用。根据越南《知识产权法》第198条，若在发送停止侵权函件时，权利主张“故意超出自我保护权的范围或目的”，则该行为可能被视为“滥用知识产权保护程序”。如该滥用行为“造成其他组织或个人的损害”，则受害方有权请求法院裁定滥用方承担损害赔偿责任，其中包括合理的律师费。因此，在行使临时权利时，申请人必须确保主张行为合理且与所指控的侵权行为相称，否则可能面临被诉“滥用知识产权”的法律风险。 4. 基于临时权利处理涉嫌侵权并避免法律风险：应如何应对？在越南主张专利与工业品外观设计的临时权利，需要谨慎考量相关法律框架及潜在风险。以下步骤可帮助企业在越南合理行使临时权利：了解法律框架: 在主张临时权利之前，必须全面了解越南的法律框架，包括《知识产权法》的相关条款，以及临时权利适用范围的限制。监测侵权行为: 企业应当持续监测市场，识别可能使用其专利或外观设计产品/工艺的潜在侵权人。一旦发现可疑行为，应开展调查，确认是否存在侵权，并收集相关证据。发出通知: 在确认存在侵权后，企业可向涉嫌侵权方发出通知（例如“停止侵权函”）。该通知应包含临时权利的相关细节，包括申请的提交日期以及专利或外观设计在《工业产权公报》上的公告日期。协商和解: 在多数情况下，涉嫌侵权方可能愿意通过和解解决争议，而不愿意卷入正式法律程序。企业可考虑与对方协商许可协议，以允许其在支付合理许可费的情况下继续使用相关专利或外观设计。考虑法律行动: 如协商失败，或侵权行为性质严重，企业可考虑提起法律诉讼。但在采取法律行动前，必须确保该行为不会被越南法律认定为滥用知识产权。避免滥用知识产权: 在主张临时权利时，需特别注意避免过度行使权利。尤其要避免过于激烈地主张临时权利，或提出故意超出自我保护权范围或目的的主张。此类行为可能被认定为“滥用知识产权保护程序”，并可能导致企业需向受害方赔偿损失，包括合理的律师费。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 结论正确理解并合理行使临时权利，对于在越南有效保护工业品外观设计权至关重要。尽管临时权利在一定程度上为权利人提供了防止侵权的法律保障，但在行使过程中，必须严格遵循法律框架并注意相关限制，以避免潜在风险。在越南主张专利或工业品外观设计的临时权利，是一项复杂的法律程序。为确保在行使过程中不超越自我保护权的范围与目的，亦避免因不当或滥用行为而使自身从原告转变为被告，建议企业在采取行动之前寻求专业法律意见。 By Nguyen Vu QUAN Partner & IP Attorney Related Articles: 越南民事途径解决的一起工业品外观设计权侵权案件要么注册，要么败诉，越南典型工业品外观设计纠纷的惨重教训在越南注册工业品外观设计：6个要避免的错误和成功注册的秘诀版权——打击越南商标和工业设计侵权的有力武器? 关于工业设计的简介 5 questions to assess whether your product infringes patents in Vietnam How to use US patents to expedite Cambodian patent examination: A step-by-step guide Main takeaways for seeking protection for industrial designs in Vietnam Industrial design protection for products under the Hague System – Key to business success in Vietnam New product launch: How to keep your product...

22 8月

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在越南寻求外观设计保护的主要启示

Posted by Dương Thúy

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[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]外观设计对于任何依赖产品外观以吸引消费者、诱导潜在买家在众多竞争产品中选择其产品的制造商而言，都是一项极具价值的工具。因此，可受外观设计保护的特征既可以单纯作为一种美学上的吸引手段使用，也可以作为区分产品的方式，帮助其在大量同类商品中脱颖而出。打击外观设计侵权从来都不是一件容易的事情。外观设计注册可防止他人生产相同产品，或生产在“有见识的普通消费者”看来未能产生不同整体视觉印象的产品。因此，将外观设计纳入您的知识产权组合，可立即对抗那些往往仅复制模仿产品的“低智”仿冒者。 1. 可授予专利权与不可授予专利权的外观设计外观设计专利保护的是产品的特定外观，包括其三维形状、线条、色彩，或这些要素的组合。但在越南，并非所有的外观均可获得外观设计专利保护。以下外观不具备专利性：由产品的技术特征所决定的外观；民用或工业建筑物的外观，但可单独使用或组装成建筑物（如商店、售货亭、移动房屋或类似产品）的独立部分或模块的外观除外；在产品使用过程中不可见的外观（指通过普通方式由任何消费者使用产品时不可见的外观，但不包括维修或修理过程中的情况）；违反社会公德或公共秩序的外观。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13 px"][vc_column_text]在越南，如何界定外观设计相关的“产品”？ “产品”是指通过工业或手工方法制造的物品、装置、设备、交通工具，或其用于组装或集成的零部件，该等产品应当具有明确的结构和功能，并可单独流通。因此，图形用户界面、字体、图标不属于“产品”的定义范围。同样，不能单独流通的“图案”亦不具备专利性。但需要注意的是，包含某一图案的产品，可以作为外观设计获得保护。基于上述“产品”的定义，那些属于整体产品的一部分、无法与整体产品分离，或仅能通过破坏整体产品才能分离的部分，并不具备专利性，因为该“部分”无法单独流通。然而，在实践中，越南国家知识产权局（“IP Vietnam”）仍接受外观设计申请（优先权主张），其可基于在外国提交的部分外观设计申请的优先权，申请整体产品的外观设计。越南法律并未对二维外观设计作出明确界定。但只要符合“产品”的标准，二维设计即可获得外观设计专利。例如标签、丝带、花边、织物或非常薄的“片材”等形式，均可视为二维外观设计。 2. 外观设计的主要造型特征理解外观设计的主要造型特征，对于判断外观设计是否存在侵权可能性至关重要。凡是显著/易于记忆、且对识别某一外观设计并将其与同类产品的另一外观设计相区分具有必要性和充分性的特征，均被视为主要造型特征。 “同类产品”是指用途或功能相同或相似的产品。一个完整产品与用于组装或构成该完整产品的零部件，被视为不同类型的产品。若两个外观设计用于同类产品，并且其主要造型特征的集合相同，则被认为“不具显著区别”。主要或非主要？颜色是否构成外观设计的主要造型特征？其答案因情况而异。对于三维设计，颜色一般不被视为主要造型特征。但对于包装或二维设计而言，表面装饰性特征是重要吸引力时，某种颜色的装饰组合能够向消费者传达审美印象，则可被认定为主要造型特征。尺寸方面，对于二维设计（如织物、纸张上的装饰线条间距），该间距被视为外观设计的主要造型特征。但对于包含该设计的产品而言，仅通过放大或缩小比例所引起的整体尺寸变化，并不被视为主要造型特征。材质方面，制造体现该外观设计的产品所使用的材料，不被视为外观设计的主要造型特征。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13 px"][vc_column_text] 3. 外观设计的一致性要求未能满足一致性要求（即统一性要求），将导致外观设计申请被拒绝授予保护。外观设计注册申请在以下三种情形下，被视为符合一致性要求：申请请求保护某一产品的外观设计；申请请求保护一组产品的外观设计，其中该组产品的每一件产品均具有相应的外观设计；申请请求保护某一产品的外观设计及其一项或数项变体，该等变体必须以第一项变体作为基本变体。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13 px"][vc_column_text]外观设计的各项变体之间不得与基本变体或彼此存在显著差异。根据上述规定，在同一份外观设计申请中提交的各实施例必须具备单一的总体构思，且不得存在显著差异。在实践中，外观设计申请的一致性认定通常依具体情况而定，并取决于审查员的判断。审查员可能要求申请人将若干设计拆分为分案申请；与此同时，也存在审查员要求将原本分开提交的设计合并为一件申请的情况。 4. 外观设计申请中若干重要文件的要求 [i] 外观设计说明书（设计说明）: 外观设计说明书必须符合《2023年第23号通告》（23/2023/TT-BKHCN）的规定。基本内容应包括：外观设计名称、产品使用领域、最接近的现有设计（如有）、照片/图样目录、外观设计的造型特征以揭示该设计的实质、新颖特征的说明，以及权利要求。 [ii] 外观设计的照片或图样: 申请人通常须提交外观设计的 4 套照片或 4 套图样。一套完整的照片/图样通常应包括透视图及六个基本视图（正视图、后视图、右视图、左视图、俯视图和仰视图），且须保持比例一致、方向一致，并按照规定的顺序排列。对于包装类外观设计，仅提交一个视图即可被接受；二维外观设计同理。越南国家知识产权局要求提交的照片/图样必须清晰、界限明确；图样必须使用连续不断的实线表示；照片或图样的背景应为单一色调，并与所涉外观设计形成对比。 [iii] 外观设计中使用的商标: 若外观设计中包含商标，越南国家知识产权局可要求申请人提供合法使用该商标的证明。如存在缺乏合法使用的证据，申请人将被要求删除该商标。 5. 外观设计申请被驳回的理由外观设计申请可能基于以下理由被拒绝保护：不符合外观设计保护条件：该设计未满足外观设计的定义。部分外观设计（partial design）可能会因该理由而被质疑。图样/照片的问题：主要理由包括设计图样质量较差；比例不一致，例如直接拍摄完成品的照片与所提交图样的比例不符。其他理由：外观设计未满足专利性要求：包括新颖性、创造性及工业适用性；优先权外观设计申请缺少申请人的地址；外观设计申请未满足设计一致性要求；外观设计申请未遵循“先申请”原则；外观设计违反社会公德或公共秩序。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13 px"][vc_column_text] 6. 在越南对外观设计权的保护与执行 [i] 授予待审外观设计申请的临时权利在越南，若外观设计申请人发现其所申请的外观设计正被他人未经合法在先使用权而用于商业目的，该申请人可书面通知该使用人，告知其已提交外观设计申请。通知书应明确列明申请日及该申请在《工业产权公报》上的公布日，以便使用人决定终止或继续使用。若被通知人仍继续使用该外观设计，则一旦外观设计专利被授予，该外观设计权人有权要求该使用人支付相当于该外观设计在相关使用范围和期间的许可使用费的赔偿。 [ii] 针对外观设计侵权的执法途径在越南，外观设计权遭受侵害时，权利人可通过两种主要途径寻求救济：(i) 行政执法措施；(ii) 民事诉讼程序。需要特别指出的是，刑事救济并不适用于外观设计权侵权案件。 QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney PHAN, Do Thi | Special Counsel NGA, Dao Thi Thuy | Senior Patent Attorney Related Articles: 在越南注册工业品外观设计：6个要避免的错误和成功注册的秘诀新品发布：如何防止产品设计被“盗窃”？在越南对外观设计申请提出异议：成功异议的关键要点 New product launch: How to keep your product design from being “stolen”? Industrial Design Related Matters in Vietnam Industrial design protection for products under the Hague System –...

22 8月

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在越南执行外观设计侵权案件的五大启示

Posted by Dương Thúy

in 案例研究

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]消费者总是倾向于选择具有精致且美观设计的产品，因为外观设计能够与消费者建立情感联系，并为产品增加附加价值。因此，在越南的许多领域中，抄袭和模仿他人外观设计的现象已相当普遍。此外，对产品设计进行知识产权（“IP”）保护对于所有企业而言都至关重要，因为这不仅能提升其品牌独特性在消费者眼中的价值感，而且在近年来假冒伪劣产品激增的背景下显得尤为关键。基于以下案例，我们总结出五大关键启示，供权利人在决定是否对外观设计侵权行为提起诉讼时参考。案情背景 2018年，PIAGGIO公司以其在越南获得保护的“摩托车”外观设计专利号第20652号为依据，向越南“DETECH科技发展支持股份公司”（以下简称“DETECH”）提起侵权诉讼。原告发现，被告在越南市场制造并销售电动车辆，并在其官方网站（http://detechmotor.com.vn/vn-vi/san-pham/chi-tiet/espero-vs-do/2045.html）上对该电动车进行广告宣传。经比对，被告销售的电动车外观设计与专利号第20652号所保护的“摩托车”外观设计仅存在微小差异。为支持侵权指控，原告购买了涉案电动车样品，并通过公证处出具保全证据文件。随后，PIAGGIO向越南知识产权研究院（“VIPRI”）申请出具外观设计侵权鉴定意见书。VIPRI最终作出有利于PIAGGIO的鉴定结论。 2018年，PIAGGIO向河内市人民法院提起诉讼，请求法院判令：被告立即停止侵权行为；销毁侵权因素；赔偿损失5亿越盾（约合21,700美元）；支付聘请律师费用2亿越盾（约合8,700美元）；在当地报纸公开赔礼道歉。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 法院判决经审理，法院作出如下判决：判令DETECH停止实施涉案外观设计侵权行为；判令DETECH向PIAGGIO支付律师费2亿越盾（约合8,700美元），并补偿其他费用，包括购买电动车样品用于VIPRI鉴定的费用7,227,000越盾（约合315美元），以及向PIAGGIO支付的费用6,397,500越盾（约合280美元）； PIAGGIO撤回对DETECH提出的5亿越盾（约合21,700美元）的赔偿请求，撤回原因不明。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 核心要点 1. 越南外观设计侵权的救济途径在发生知识产权侵权时，权利人可根据侵权的性质与严重程度，选择行政、民事或刑事途径维权。若侵权产品或假冒产品系经进口进入越南，权利人亦可考虑采取边境控制措施，对入境货物进行监管，并在发现假冒产品时由海关予以扣押。在越南，外观设计权可通过行政程序（例如：向市场管理局、公安机关、科技部监察局、海关等行政执法机构投诉）或民事程序（向有管辖权的法院提起诉讼）加以执行。但应注意，刑事途径在法律上并不适用于外观设计侵权。在实践中，民事诉讼尚未被广泛使用，主要因权利人普遍认为法院在相关案件审理中缺乏经验。然而，民事诉讼的重要性日益上升，因为其可提供行政途径无法获得的独特救济措施，如损害赔偿、公开赔礼道歉、恢复名誉及合理律师费补偿等。 2. 公证人证据文书在诉讼中的作用若缺乏公证人证据文书（Bailiff’s Witness document），原告所购买的涉案电动车样品可能被法院拒绝采纳为合法证据，从而导致PIAGGIO的侵权诉讼主张缺乏事实基础。在越南的民事诉讼中，通过公证服务固定侵权证据至关重要，唯有如此，调查所收集的侵权证据才能被法院认定为合法且可采。所谓“证据标题”（Title of Evidence）或“公证人证据文书”，系载明事实的文件，可作为支持当事人主张的证据提交法院，亦可用于证明交易行为的合法进行，或作为法律关系存在的证据。其内容通常涵盖与案件相关的任何事实。 3. 越南知识产权研究院（VIPRI）的专家意见越南知识产权研究院（VIPRI）隶属科学与技术部，是被认可的工业产权侵权鉴定机构，具备出具涉及专利、外观设计、半导体布图设计、商业秘密、商标、商号、地理标志等领域专家意见的资质。权利人可向VIPRI申请：（i）确定工业产权的保护范围；（ii）评估相似性；（iii）认定侵权要素；（iv）认定损害数额。但目前受制于人力资源，VIPRI仅接受专利、外观设计、地理标志与商标的鉴定申请，并不对不正当竞争、商号或著作权问题出具意见。 VIPRI的鉴定意见系原告提交的证据之一，由法院在审理过程中进行审查。若VIPRI意见支持权利人，则该意见亦可提交至行政执法机关（如科技部监察局、市场监管局、海关等），成为行政执法机构是否采取行动（如实施突击检查、罚款、没收并销毁侵权产品等）的重要参考。虽然该意见并非具有法律约束力，但在法院审理案件时往往具有高度说服力。 4. 越南民事诉讼中的损害赔偿请求在诉状中，原告曾请求法院判令被告支付损害赔偿金5亿越盾（约合21,700美元），但在庭审过程中，原告选择撤回该项请求。在越南法院主张知识产权侵权损害赔偿存在较大难度。要获赔，原告必须向法院提交证据，证明因被告侵权行为而实际且直接遭受损害，如财产损失、收入或利润减少、商业机会丧失，或为防止和补救损害所支付的合理费用。该等证据必须清楚、合法，能够证明侵权行为与损害之间存在直接因果关系。实践表明，大多数权利人的损害赔偿请求因未能证明属于侵权直接造成的实际损失而遭法院驳回。因此，法院判令被告支付的赔偿金额通常有限。 5. 律师费补偿根据《越南知识产权法》第205条第3款之规定，除损害赔偿外，工业产权权利人有权请求法院判令侵权人支付合理的律师代理费用。因此，在涉及知识产权侵权的民事案件中，原告依法有权要求法院裁定由被告承担其聘请律师的费用。 QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney PHAN, Do Thi | Special Counsel NGA, Dao Thi Thuy | Senior Patent Attorney Related Articles: 越南民事途径解决的一起工业品外观设计权侵权案件要么注册，要么败诉，越南典型工业品外观设计纠纷的惨重教训老挝商标执法：高风险地区的明智策略 “Balizam”商标争议——国际合作中对国内企业的沉重代价与严峻警示在越南如何认定故意侵犯商标权行为？成功突袭打击“LACTOMASON”商标侵权行为：KENFOX与市场监管一号队的重要胜利柬埔寨商标驳回案例分享：看KENFOX 如何成功应对包含国际组织名称商标的驳回决定 Measures To Deal With Industrial Design Infringement In Vietnam Rules of evidence to win IP infringement cases in Vietnam Registering Industrial Designs in Vietnam: 6 Mistakes to Avoid and Secrets to Successful Registration Opposing an Industrial Design Application in Vietnam: What secrets to Successful Opposition? What are Key Considerations for Industrial Design...

22 8月

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仅供出口的制造行为：是否构成商标侵权？——中国司法判例与越南实务

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[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] 在知识产权（IP）领域，生产贴附与他人商标相同或近似标识的商品用于出口，一直是一个颇具争议的问题。在中国和越南，采用OEM（原始设备制造商）模式生产并出口贴附外国商标的商品现象日益普遍。境外委托方与境内制造商签订加工合同，由境内制造商生产贴附其商标的商品并出口。然而，在诸多情形下，出口商品所使用的商标在境内市场已与他人在先注册的商标相同或混淆近似。由此引发的核心问题是：在出口生产过程中使用与他人在先商标相同或近似的标识，是否构成商标侵权，尤其是在相关商品并未进入境内市场流通的情况下？中国法院的裁判以及越南的法律实务，为该问题提供了多角度、复杂且值得关注的见解，尤其对权利人而言更具参考价值。 KENFOX 知识产权与法律事务所将对相关法律问题进行深入分析，并提供有益信息，以协助知识产权权利人更好地理解潜在风险及应对措施，从而在全球化背景下有效保护其合法权益。 IN CHINA 1.“Predator” 案例福州亚马机电有限公司（以下简称“亚马公司”）系第10886272号“Predator”商标的权利人，该商标注册于第7类商品，包括发电机及应急电源发电机。该商标于2012年5月提出申请，并于2013年9月14日获准注册。美国 Harbor Freight Tools 公司系美国“Predator”商标的权利人，该商标注册于第7类商品（发电机）。据美国专利商标局（USPTO）网站信息显示，该商标于2012年2月1日首次投入商业使用，申请日为2012年10月12日，并于2013年6月18日获准注册。 2021年3月20日，重庆申驰进出口贸易有限公司（以下简称“申驰公司”）向上海海关申报出口一批汽油发电机至美国，该批产品上附有“Predator”商标，境外收货人为 Harbor Freight Tools 公司。2021年3月22日，海关向亚马公司送达《知识产权侵权通知书》。2021年3月25日，亚马公司向海关提出申请，要求扣留涉嫌侵权的货物。2021年6月24日，海关签发《扣留涉嫌侵犯知识产权货物通知书》，上述由申驰公司出口的发电机组被扣留。2021年8月4日，海关发出通知称其无法认定该批货物是否侵犯亚马公司相关的知识产权。亚马公司随后向法院提起诉讼。在审理过程中，申驰公司陈述称，其自2020年底起即与 Harbor Freight Tools 公司就该商标发电机产品进行洽谈，并于2021年3月20日首次向 Harbor Freight Tools 发送样品以供检验。根据 Harbor Freight Tools 公司提供的与商标许可相关的文件，其授权申驰公司仅为生产 Harbor Freight Tools 公司的产品而使用“Predator”商标，且相关产品仅可向 Harbor Freight Tools 公司进行分销。判决结果/Judgement：一审：上海市浦东新区人民法院 / First Instance: Pudong New Area People’s Court, Shanghai 浦东法院认为，本案所涉被诉侵权行为涉及境外商标许可的处理，处理商标许可的行为应认定为商标使用行为。法院指出，尽管我国法律并未将“混淆可能性”作为商标侵权的构成要件，但并不意味着混淆问题无需考量。原因在于，是否可能导致相关消费者对商品或服务来源产生混淆，是认定商标侵权的必要条件。本案涉案产品系寄送至美国实验室的样品，并未进入中国市场。从产品性质来看，该样品产品回流至中国市场的可能性极小，且不会对亚马公司在国内市场的注册商标产生影响。因此，本案被诉行为不会导致相关消费者对商品或服务来源产生混淆，不会对亚马公司商标在中国的识别功能造成实质性影响，故不构成商标侵权。二审：上海知识产权法院 / Second Instance: Shanghai Intellectual Property Court [i] 上海知识产权法院认为，受托制造商品的一方使用商标的行为，是否构成我国法律意义上的“商标使用”，在理论与实务中均存在争议。然而，法院指出，认定被诉行为是否构成“商标使用”，仅是考量商标侵权的因素之一。若商标侵权的其他构成要件不成立，则无必要再行判断该行为是否属于“商标使用”。因此，如有充分证据证明被告行为不符合商标侵权的其他构成要件，即可认定其不构成商标侵权，而无论其是否构成“商标使用”。 [ii] 对注册商标专用权的损害，是认定商标侵权的构成要件之一。虽然《商标法》第57条第1款并未明确规定“混淆可能性”的要求，但并不意味着在相同商品上使用与注册商标相同的商标、即便未造成混淆的情形下，就不构成侵权。因此，即使未引起混淆，使用与注册商标相同的标识，仍然损害了法律赋予注册商标权人的专有权利，包括禁止他人使用该商标的权利。故该行为依然可以依法认定为侵犯知识产权的行为。 [iii] 根据商标法的属地原则，判断涉外许可使用行为是否损害在中国注册的商标专用权，应当依据属地原则进行评估。商标法的属地原则依然应予以尊重：商标专用权仅在其注册的国家或地区范围内发生效力，在本案中即限于中国境内。然而，该原则的适用需要更加灵活：在全球化贸易背景下，若机械适用属地原则，可能限制商标权人的权利，亦与国际商业实践不符。评判标准：最重要的考量因素在于，涉案商标的使用是否影响其识别与区分功能。若商标在境外的使用并未削弱其在中国消费者中的识别、区分能力，则该使用可被视为正当。目的：商标的主要功能在于使消费者能够识别商品来源。若中国消费者仍能将该公司的商品与他人商品相区分，则商标权人的权利仍然受到保护。属地原则的扩展适用：法院指出，在某些情形下，僵化适用属地原则可能损害商标权人。例如：境外驰名商标：若某商标已在境外享有较高声誉，境外制造及销售该商标产品有助于提升该品牌的国际形象，从而反向促进其在中国的商业利益。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 综上，法院在解释时力求在保护商标权人权益与促进国际贸易之间寻求平衡，强调商标法的适用应当灵活，并与经济现实相契合。 [iv] 法院进一步指出，在全球化时代，理论上所有出口商品均可能回流至原产国。问题在于，该类回流是否构成对知识产权的侵犯。法院认为，应当在两种利益间权衡：若过于严格适用商标法，将使企业对加工制造业的投资顾虑重重，不利于行业发展；若过于宽松，则会侵害商标权人的合法权益。在本案中，涉案商品系样品，且无证据证明申驰公司在中国境内销售相关商品。样品回流的可能性极低，不会对商标权人在中国的注册商标专用权造成损害。故该行为不构成商标侵权。相反，若认定该行为构成商标侵权，将导致双方利益失衡，并阻碍加工行业的正常发展。若法院裁定在样品产品上使用商标构成侵权，可能引发以下不利后果：妨碍加工活动：大量企业从事为境外公司加工制造业务，如其使用合作方商标受到限制，企业正常经营将受到影响。削弱经济竞争力：对知识产权的过度保护，可能导致经济整体竞争力下降。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 2. 若干与“为出口目的制造”相关的早期案例 / Several older cases concerning manufacturing for export purposes [i] 耐克诉 Cidesport 案（2001 年）/ Nike v. Cidesport case (2001): 2001 年，耐克公司在一起诉讼中胜诉，被告为西班牙公司 Cidesport 及其中国 OEM 制造商。该案涉及对耐克在中国注册的 “NIKE” 商标的侵权。法院认为，商标权是一种具有属地性的知识产权。根据法院的认定，原告对 “NIKE” 商标享有注册商标专用权，而被告未经原告许可，不得以任何方式侵犯原告的注册商标专用权。 [ii] Jolida 案 / Jolida case: 在加工活动中于出口商品上使用他人商标是否构成知识产权侵权？ 2008 年，上海海关以涉嫌侵犯上海申达公司在中国注册的 “JOLIDA” 商标为由，查扣了一批拟出口的 JOLIDA 品牌产品。该批被扣货物由中国一家 OEM 制造商受美国电子音响设备制造商 Jolida Inc....

22 8月

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越南外观设计分案申请的关键考量因素是什么？

Posted by Dương Thúy

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[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] 外观设计（ID）的保护在设计师和制造商的商业战略中具有重要意义，因为其有助于提升具有独特设计的产品价值，并吸引消费者。在越南，外观设计可通过向越南知识产权局（IP VIETNAM）提交外观设计申请获得保护。如果外观设计申请符合保护条件，将被授予外观设计专利。这将赋予专利权人对所授予的外观设计的专有所有权和使用权，并享有禁止他人未经许可擅自复制或仿制的权利。本文将深入探讨在越南提交外观设计申请的相关问题，尤其是关于外观设计分案申请的关键考量。 1. 外观设计分案申请：其目的何在？外观设计分案申请是指申请人将一件原始外观设计申请中的一个或多个外观设计分离出来，另行提交为一个或多个新的申请。这类分案申请通常在申请人希望对产品组合中的单个产品分别获得保护，或者在原始申请中包含多个外观设计但未能满足单一性要求的情况下提出。通过提交外观设计分案申请，申请人可以使这些被分离的设计单独接受审查并分别获得保护，从而在知识产权权利的布局与管理上实现更全面和灵活的掌控。 2. 外观设计分案申请：适用情境与理由外观设计申请的分案可能发生在两种情形下，即：(i) 为回应越南知识产权局（IP VIETNAM）的审查意见而提出分案；(ii) 申请人主动提出分案。 (i) 为回应越南知识产权局的审查意见而进行分案根据越南《知识产权法》规定，外观设计申请既可以针对某一产品的外观设计并附有一个或若干实施方式，也可以针对一组产品的多个外观设计提出，其中每一产品均具有独立的外观设计。然而，在某些情况下，此类申请未能符合单一性要求（见《知识产权法》第101条第1款和第3款以及《科技部第01/2007/TT-BKHCN号通知》第33.2点），此时，越南知识产权局将要求申请人选择一个或若干实施方式/产品继续申请，并放弃其他实施方式/产品。换言之，未被选择的实施方式/产品将必须从外观设计申请中删除，除非申请人能够提出论据并说服审查员其符合保护条件。另一种可行的途径是，申请人可以将这些未被选择的实施方式/产品分离出来，另行提交外观设计分案申请，从而继续获得保护。 (ii) 申请人主动提出分案在初始外观设计申请涵盖一组产品的情况下，如果申请人希望将该组中的某一具体产品单独分离，并就该产品取得独立的外观设计专利，可以通过分案程序提交新的外观设计申请。此举有助于申请人在商业运作中实现更大的灵活性，例如，可以选择整体转让该组产品的外观设计，或仅转让其中的一部分。此外，如果申请人发现原始申请中的不同实施方式/产品未能符合单一性要求，他们亦可主动就这些不具统一性的实施方式/产品提前提交外观设计分案申请。通过这种方式，申请人可以避免收到越南知识产权局发出的拟驳回通知，从而减少因审查时间延长而带来的不利影响。需要特别注意的是，当外观设计申请不符合单一性要求时，通常表现为以下三种情况：其一，申请中的各实施方式所对应的外观设计并非针对同一类型产品；其二，尽管各实施方式所对应的外观设计适用于同一类型产品，但其基本设计特征并不一致；其三，申请中的各产品外观设计并不构成一个完整的产品组合。在此情况下，申请人可采取以下分案方式：(i) 将一个或若干实施方式分离出来，另行作为一个或多个新申请提交；(ii) 将一组产品中的一个或若干产品分离出来，另行作为一个或多个新申请提交。 3. 外观设计分案申请：何时提出？只要越南知识产权局尚未对母案作出驳回决定，或对外观设计专利作出授予或拒绝授予的决定，申请人即可在任何时间提出分案申请。为了确保分案申请的可受理性，申请人应特别注意以下两个时间节点：分案申请必须在母案被作出驳回决定之前，或在母案外观设计专利被作出授予或拒绝授予决定之前提交；在母案处于异议程序期间提交的分案申请不予受理。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 换言之，如需在存在异议的情况下提出分案申请，则必须首先解决母案的异议程序，只有在异议顺利解决之后，才有可能就母案提出分案申请。 4. 外观设计分案申请：申请号如何确定？分案申请须另行获得新的申请号，但其享有母案的提交日或优先权日（如有）。在越南知识产权局发出有效受理通知后，该分案申请将予以公告，并刊登于《越南工业产权公报》。 5. 越南外观设计分案申请需满足的条件在越南，外观设计分案申请必须满足以下四项条件，否则将被越南知识产权局驳回： (i) 分案申请必须随附正式函件，该函件应包括分案请求并指明母案的申请号；同时还需提交申请请求书、说明书、照片/图纸、缴费收据及委托书（如适用）； (ii) 分案申请中要求保护的标的必须源自母案所包含的内容； (iii) 分案申请中要求保护的标的在分离后应当与母案中要求保护的标的有所区别； (iv) 分案申请不得超出原始申请所公开的范围，不得改变原始外观设计申请所记载标的的性质。 6. 外观设计分案申请：如何办理？在提交外观设计分案申请时，该申请被视为一件独立的新申请。因此，申请人需缴纳新的申请费，以及与分案申请相关的各项独立手续费用（优先权请求费用除外）。分案申请将接受形式审查，并继续进行母案尚未完成的后续程序。若分案申请是在越南知识产权局对母案发出有效受理通知之后提交的，则该分案申请需予以公告，申请人亦需缴纳公告费用。外观设计分案申请的审查时限自越南知识产权局收到分案申请之日起计算。 7. 母案在分案后的处理方式母案在分案之后，需要采取以下程序性措施：提交修改请求函，明确保留的外观设计，并缴纳相应的修改费用；对说明书进行相应修改，包括：必要时修改外观设计名称；对“用途领域”“最接近的现有设计”等部分作出调整，删除与分案标的相关的内容（如有必要）；修改照片/图纸清单，删除与分案标的相关的部分；修改说明部分，删除与分案标的相关的内容；修改权利要求部分。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 经分案及修改后的母案，将依照申请修改程序继续处理。 8. 外观设计分案申请：其他注意事项虽然越南法律允许外观设计申请的分案，但需特别注意，申请人并非可以完全自主地将母案中的实施方式随意分离并另行作为新申请提交，否则可能不被接受。以下几点为 KENFOX 知识产权律师事务所特别提示：关于产品组的分案: 当选择将某一具体产品从一组产品中分离出来时，必须确保与该产品相关的所有实施方式均一并转入相应的分案申请中。关于同一产品的多个实施方式: 如果申请中包含同一产品的多个实施方式，且这些实施方式之间并无实质性差异，则建议不要进行分案。若两个外观设计仅适用于同一类型的产品，且共享同一组基本设计特征，仅在非基本设计特征（次要特征）上存在差异，则认定为不具有显著差异。关于多产品申请是否构成产品组: 如果申请中包含多个产品的多个实施方式，且这些产品构成一个产品组，则通常无需分案。但如果申请人希望如此，越南知识产权局仍可接受分案。然而，如果申请中包含多个产品的多个实施方式，而这些产品并不构成一个产品组，则必须进行分案。以下情形不被视为产品组：各产品之间并非一同使用或无共同用途；各产品的外观设计未能体现统一的创造构思；属于同一复合产品的不同部件；同一外观设计的不同实施方式并不构成一个产品组。关于显著差异的实施方式: 如果申请中包含同一产品的多个实施方式，且这些实施方式之间存在显著差异，则必须进行分案。若符合下列任一条件，则视为存在显著差异： (i)该外观设计分别用于不同类型的产品； (ii) 该外观设计用于同一类型产品，但至少具有一个基本设计特征存在明显不同。混合差异情况的分案处理: 在某些情况下，申请中包含多个实施方式，其中部分差异不显著，而部分差异显著，则一种可行的做法是将这些实施方式划分为若干组：每组均由彼此之间差异不显著的实施方式组成。随后，申请人可就其中与其他组差异显著的实施方式单独提出分案申请。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 结论必须牢记，提交外观设计分案申请是一种战略性措施，能够在确保对存在显著差异的实施方式/产品获得充分保护的同时，使未显著差异的实施方式/产品继续保留在母案中。尽管提交分案申请会产生额外费用，并可能在外观设计族群的管理上增加复杂性，但在申请已经公告且必须进行分案的情况下，如果仅保留已选择的实施方式/产品，而对未选择的实施方式/产品不提交分案申请（仅在母案中予以删除），则这些未选择的实施方式/产品将可能进入公共领域被自由使用。这种情形可能对申请人产生不利影响，例如引入市场竞争，从而减少申请人的市场收益或利润。此外，申请人将失去再次专有利用这些被删除的实施方式/产品或阻止他人使用它们的机会。综上所述，如果未被选择的外观设计具有重要商业价值，或存在较高的被侵权风险，申请人应当慎重考虑为其提交分案申请。 QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney NGA, Dao Thi Thuy | Senior Patent Attorney Related Articles: 越南民事途径解决的一起工业品外观设计权侵权案件要么注册，要么败诉，越南典型工业品外观设计纠纷的惨重教训在越南注册工业品外观设计：6个要避免的错误和成功注册的秘诀 Provisional rights to patents and industrial designs in Vietnam – What you need to know? To register or to lose, a costly lesson from a typical industrial design dispute in Vietnam Industrial Design Or Copyright Protection, Which You...

22 8月

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在越南对外观设计申请提出异议：成功异议的关键要点

Posted by Dương Thúy

in 越南的相关事宜

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] 当发现竞争对手提交的外观设计（“ID”）申请可能损害或对您的利益产生负面影响时，您有权提交《异议通知》，正式对该外观设计申请的授予保护证书提出反对意见。为确保异议的成功，至关重要的是遵循特定程序并实施符合越南知识产权法的有效策略。凭借超过15年的知识产权（“IP”）争议处理与咨询经验，KENFOX 知识产权与法律事务所提供切实可行的建议，协助您在越南有效地对外观设计申请提出异议。我们的目标是保护您的合法权益，并防止这些设计对您的商业运作造成不利影响。 1. 异议权利任何个人或实体均有权对外观设计注册提出异议，若其认为该设计不符合获得保护的法律标准。 2. 异议期限根据《知识产权法》第112a条第1款(b)项规定，异议必须在外观设计申请于《工业产权公报》公告之日起4个月内，提交至越南知识产权局（“IP VIETNAM”）。这意味着异议的提交期限具有严格性，一旦发现可能影响业务的竞争对手外观设计申请，应立即采取行动。在法定期限内提交异议申请是对授予外观设计专有权提出反对的必备条件。若未能在期限内提出异议，将丧失该项权利。 3. 异议的法律依据针对外观设计申请提交的《异议通知》可基于以下理由：权属权利：通过相关的专利或商标注册文件证明您对该外观设计享有合法权利；提供使用、生产或商业化该外观设计的证据（如发票、收据、图片、视频等）。优先权利：如适用，提供优先权主张的证据。保护条件（新颖性、创造性和工业适用性）：证明被异议的外观设计不符合保护条件，例如缺乏新颖性或创造性（可直接对比您自身的外观设计与竞争对手的外观设计，展示在设计、特征或其他要素上的相似性；分析并说明任何差异（如有）的微不足道性）。确保所有用于异议的文件与证据在竞争对手提交外观设计申请日之前已经存在或形成。其他与外观设计申请相关的问题：例如对社会秩序、国家安全、国防或社会安全造成危害的外观设计。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 4. 对异议理由及其合法性的评估若异议附有有效的支持性文件，则可视为具有充分依据。针对保护条件相关的问题，异议必须证明：公开性：必须提供充分的文件，证明被申请注册的外观设计在申请日或优先权日之前已经被公开或发表。无显著差异：必须证明被异议的外观设计与现有外观设计无实质性差异。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 异议被认为“有理”的情形：异议理由成立，且论证充分。法律依据正确，且引用了适用的法律条文。所引用的外观设计相关且可能影响被异议外观设计的可保护性. [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 异议被认为“无理”的情形：缺乏正当理由或论证站不住脚。法律依据错误或引用了不正确的法律条文。所引用的外观设计无关紧要，且不会影响被异议外观设计的可保护性. [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 5. 异议的审查越南知识产权局（IP VIETNAM）将评估异议中提交的证据和论点的合法性与合理性。若异议被认为有理，IP VIETNAM 将出具《通知书》并送达外观设计申请人，要求其在 2个月内作出答复。如有必要，IP VIETNAM 可将申请人的答复转告您，并要求您在通知之日起 2个月内进一步答复。若异议被认为无理，IP VIETNAM 将通知您并说明驳回异议的理由。在必要情况下，或根据双方请求，IP VIETNAM 可邀请申请人与您进行面对面的对话，以澄清异议问题。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 处理与异议权利相关的争议若您的异议涉及申请人的“注册权利”，且 IP VIETNAM 无法确定您的异议是否有理，将通知您向法院提起争议解决之诉。如果您在 2个月内未提起诉讼，且未向 IP VIETNAM 提交法院受理案件通知的副本，IP VIETNAM 将视为您已撤回异议，并继续将该外观设计申请作为无异议申请处理。如果在上述期限内收到您提交的法院受理案件通知副本，IP VIETNAM 将暂停对该申请的审查，直至法院争议解决结果出炉，并依据法院结果继续处理该外观设计申请。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 结论商业“赛场”中始终潜藏风险，尤其当竞争对手“窥探”并抄袭您的创意时，未经授权的外观设计申请就成为他们“夺取”您创新成果的“武器”。因此，提交异议是保护您合法权益的一种有效方式。要提高外观设计异议的成功率，必须提供充分的证据与有力的论证。通过引用具体案例、援引先例、提交有说服力的书面证据，可以显著增强异议的分量。对来自 IP VIETNAM 或申请人的通知或意见及时作出回应，有助于 IP VIETNAM 更全面、多角度地审视外观设计申请，更准确地理解与该外观设计相关的法律事实，并据此作出是否授予保护的正确裁定。 QUAN, Nguyen Vu| Partner, IP Attorney HUONG, Ngo Thu| Partner Ly, Dinh Trang| Associate 相关文章: 越南民事途径解决的一起工业品外观设计权侵权案件要么注册，要么败诉，越南典型工业品外观设计纠纷的惨重教训在越南注册工业品外观设计：6个要避免的错误和成功注册的秘诀 An infringement case of industrial design rights settled under civil route in Vietnam What are Key Considerations for Industrial Design Divisional Application in Vietnam ? ...

22 8月

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越南民事途径解决的一起工业品外观设计权侵权案件

Posted by Dương Thúy

in 越南的相关事宜

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] 案情背景 2018年，意大利比亚乔公司（PIAGGIO & C. S.p.A.，“PIAGGIO”），作为摩托车外观设计专利第20652号的专利权人，向越南德特克技术发展支持股份公司（“DETECH”）提起诉讼。原告发现，被告生产和销售的摩托车外观设计与第20652号专利保护的设计几乎没有实质性区别。为支持侵权主张，PIAGGIO于2017年向越南知识产权研究院（Vietnam Intellectual Property Research Institute，“VIPRI”）申请外观设计权侵权鉴定，并取得有利于PIAGGIO的鉴定结论。原告诉请在起诉书中，PIAGGIO请求河内市人民法院判令：被告立即停止侵害行为；销毁侵权要素；赔偿经济损失5亿越南盾（约合21,700美元）；支付律师费2亿越南盾（约合8,700美元）；在当地报纸上公开道歉. [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 法院判决经审理，法院作出如下判决：判令DETECH立即停止对PIAGGIO外观设计权的侵害；判令DETECH支付律师费2亿越南盾（约合8,700美元）；判令DETECH承担其他相关费用，包括：购买摩托车样品以供VIPRI鉴定的费用7,227,000越南盾（约合315美元）；取得VIPRI鉴定结论的费用6,397,500越南盾（约合280美元）；上述费用均支付给PIAGGIO。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 核心要点该案具有重要的实践意义，尤其对于外国外观设计专利权人在越南的维权：民事途径的有效性: 法院不仅判令被告停止侵权，还支持了原告提出的律师费及鉴定费用的请求。这表明越南法院在外观设计侵权案件中，已逐步认可权利人维权过程中产生的合理费用，增强了民事诉讼途径的实用性。损害赔偿的不确定性: 尽管PIAGGIO曾请求赔偿5亿越南盾，但在案件过程中撤回，具体原因不明。结合越南司法实践可见，即便权利人胜诉，法院在损害赔偿方面的裁量仍较为保守，获赔金额往往有限。因此，外国权利人应在证据收集、损失计算和赔偿策略上做好充分准备。证据的重要性: 本案中，VIPRI的鉴定结论在法院裁判中起到关键作用。外国权利人若欲在越南主张侵权，应积极利用VIPRI等权威机构的鉴定结论，以提升主张的可信度和法院采纳的可能性。对外国权利人的启示: 本案表明，尽管在损害赔偿数额方面存在一定局限性，越南法院仍可为权利人提供切实有效的救济。对于拟进入越南市场的外国企业而言，应在产品上市前及时完成外观设计专利的注册，以确保在发生侵权时具备可执行的权利基础。发现侵权行为后，权利人应迅速启动维权程序，主要通过行政执法和民事诉讼两条路径加以实施，以有效制止侵权、减少商业损失。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 值得特别强调的是，依据现行越南法律，刑事救济并不适用于外观设计侵权和专利侵权案件。这意味着权利人无法诉诸刑事手段来打击侵权行为，而必须将维权重点放在证据收集、行政机关介入及民事索赔上，以实现对自身合法权益的充分保护。 QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney PHAN, Do Thi | Special Counsel NGA, Dao Thi Thuy | Senior Patent Attorney 相关文章：要么注册，要么败诉，越南典型工业品外观设计纠纷的惨重教训在越南注册工业品外观设计：6个要避免的错误和成功注册的秘诀版权——打击越南商标和工业设计侵权的有力武器? 关于工业设计的简介 Five key takeaways for enforcement of industrial design infringement in Vietnam Patent enforcement related questions in Vietnam A patent infringement case in Vietnam adjudicated under civil proceedings – some key takeaways To register or to lose, a costly lesson from a typical industrial design dispute in Vietnam ...

22 8月

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越南商标转让：为何被驳回以及如何应对？

Posted by Dương Thúy

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[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] 越南的商标转让需遵守严格的法律规定，并由越南知识产权局（IPVN）进行实质审查。实践中，商标转让常因可能造成混淆或不符合强制性规定而被驳回。如果转让人拥有彼此高度近似的商标，或在更严重的情况下，转让人的商号本身就是商标名称，那么挑战会变得更加严峻。 KENFOX IP & Law Office 凭借在越南知识产权保护领域超过15年的实践经验和专业知识，对商标转让所涉及的风险进行了深入分析，并提供了预防驳回和在驳回发生时克服挑战的策略性解决方案。 1. 受让商标与转让人商号近似或相同当受让商标与转让人的商号“相同”或“近似”时，越南知识产权局（“IPVN”）很可能依据《知识产权法》第139.4条拒绝办理转让备案，理由是该转让可能导致相关公众对商品/服务的商业来源或特性产生混淆。根据法律规定，商号被视为工业产权客体。若公司名称或营业名称在越南境内合法商业活动中使用，即可作为商号受到保护。为防止消费者混淆，若商标与已受保护的商号相同或近似，则该商标可能被拒绝保护。基于该原则，若商标包含与转让人商号相同或近似的要素，则该转让可能误导公众对商品或服务的性质或商业来源产生错误认知。这类情况属于《知识产权法》所规定的禁止情形。因此，若您与某商标所有人签订商标转让协议，而该商标构成其商号或公司名称的一部分，我们强烈建议谨慎行事。《知识产权法》第139.4条明确规定：“商标权的转让不得导致对商品或服务的特性或来源产生混淆。” 案例：在涉及“MARCO POLO”商标的案件中，若该商标被转让给Wharf Hotels Management Limited以提供与Marco Polo Hotels Management Limited相似的服务，而后者仍以其商号在越南运营，则公众可能会误以为“MARCO POLO”商标下的服务来源于Marco Polo Hotels Management Limited。这种混淆正是因商标与商号在市场中的并存而引发的。因此，IPVN拒绝将“MARCO POLO”商标转让登记至Wharf Hotels Management Limited，具有充分的法律依据。建议措施：若因受让商标与转让人商号近似而遭遇拒绝，您可提交以下任一文件或证据作为救济：转让全部商业业务的证据: 转让人已将以该商号开展的全部商业及经营活动一并转让给受让人。若商标包含与转让人商号相同或近似的要素，转让人必须将该商号下的所有业务一并转让给受让人。营业登记变更的证据: 转让人已在营业登记证中删除与该商标商品/服务相关的经营范围，确保其不再从事与受让商标相关的经营活动。转让人解散的证据: 转让人在商标转让协议履行后已被解散且不复存在。商号变更的证据: 转让人在转让后已变更其商号，使其不再包含与受让商标相同或近似的要素，并在营业登记证中得到正式记录。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 上述文件旨在证明不存在商号与受让商标的冲突，或原有冲突已被消除。此外，您还可提交证据表明转让人从未在越南以该商号从事商业活动，或已在转让后终止该等商业活动。在此情形下，转让人已不再在越南商业活动中使用该商号，因此不太可能引发《知识产权法》第139.4条所述的混淆。转让人出具的正式声明，确认上述事实，可作为有力证据支持您的立场，并促使知识产权局同意办理商标转让备案。此举能够证明转让人对该商号的权利未曾建立或已消灭，从而消除任何冲突，确保受让商标不会对商品或服务的性质或来源误导公众。 2. 受让商标与受让人其他商标近似当受让商标被认定与另一在越南尚处于申请中或已获商标注册证保护、且仍归转让人所有的商标近似时，越南知识产权局（“IPVN”）可能会拒绝办理该商标转让备案。若您在受让商标时，未对转让人的全部商标组合进行全面审查——尤其是其在越南已申请或已注册的商标，则您的商标转让协议可能会因受让商标与转让人仍持有的其他商标近似而被拒绝。案例： A公司从B公司受让“ZACOPE”商标。知识产权局随后发出拒绝转让备案的通知，理由是该转让可能会引起公众对商品/服务的性质或来源产生混淆。这是因为除“ZACOPE”外，B公司仍为“ZACOP”和“JACOPE”等相似商标的注册所有人。建议措施：为解决该问题，您必须：提交申请，将转让人所持有的所有相似商标一并转让予您；或请求终止转让人仍持有的相似商标注册证的效力。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 若在签署初步转让协议后、并在IPVN已作出拒绝决定后，才尝试协商转让所有相似商标，则您将处于被动与不利地位。转让人可能会因此提出额外的经济要求作为配合的条件。最优策略：在签署任何商标转让协议之前，您应当：全面审查转让人的商标组合；并就所有与拟受让商标相同或近似的商标进行整体转让的谈判。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 采取此种主动策略，可最大限度降低知识产权局拒绝的风险，并确保受让商标不与转让人仍持有的其他商标发生冲突。 3.受让商标包含可能误导消费者的要素（涉及来源、特性、用途、质量或价值）若受让商标包含的要素（例如地理名称）可能使消费者对所转让商品或服务的来源、特性、用途、质量或价值产生误导，越南知识产权局（“IPVN”）有权拒绝办理该商标转让备案。案例说明：若某商标为“MASSANO Milan”，而受让人位于威尼斯而非米兰，则该转让可能被拒绝。因为商标中包含地理标志，但受让人并未在该地点具有相应的商业存在，此情形可能被认定为误导公众。建议措施：为克服此类异议，并在适用于您的商业背景的情况下，您可提交支持性文件以证明：转让人与受让人之间具有隶属关系（例如，双方同属一个企业集团，或一方为另一方的子公司）；以及双方的生产经营战略及商标使用方式已被合理安排，不会导致公众对商品或服务的来源产生误导。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 若无法提供上述证明文件，您可考虑向知识产权局提交申请，通过删除商标标样中的地理要素来修改注册信息。此类修改须通过正式的《商标注册证》变更申请程序办理。 4. 商标权部分转让与商业来源混淆风险当转让范围仅涉及注册商标所列商品/服务中的一部分时，存在被转让的商品/服务与转让人保留的商品/服务之间产生混淆的风险。此类风险尤为突出于被转让的商品/服务与保留的商品/服务之间不易区分的情况下。根据越南法律，商标的部分转让是允许的。这意味着商标权人可以请求仅对注册证中某一类中的部分商品/服务，或对一个或多个类别中的商品/服务进行转让。然而，在仅转让部分商品/服务的情况下，被转让的商品/服务必须具有明确的独立性，且不得与转让人仍持有的商标所涵盖的其他商品/服务造成混淆。案例: A公司拥有“ZACOPE”商标，涵盖商品及服务范围包括“未经加工和加工的食品、含酒精及不含酒精饮料、餐厅服务和咖啡馆服务”，涉及第29、30、31、32、33和43类。B公司希望仅受让“ZACOPE”商标用于第33类“含酒精饮料”。这属于部分转让请求，即转让人和受让人仅希望转让该商标注册所涵盖的一个类别的商品/服务。然而，IPVN驳回了该请求，理由是该转让可能导致对商品的商业来源产生混淆，尤其是在被转让商品/服务与保留商品/服务密切相关或存在重叠的情况下。注意事项：部分转让仅适用于注册商标所列商品/服务范围中的部分转让，并不适用于仅转让商标图样中的部分元素。 5. 受让人缺乏生产或经营受让商标所涵盖商品/服务的法律主体资格根据越南《知识产权法》第139.5条之规定：“商标权仅可转让给符合同类商标注册条件的组织或个人。” 同法第87.1条进一步规定：“组织和个人有权就其生产的商品或提供的服务申请商标注册。” 在实践中，于审查商标转让申请过程中，越南知识产权局（“IPVN”）并不会常规性地审查受让人是否具备生产或经营与受让商标相关商品/服务的法律主体资格。然而，如有充分理由认定受让人缺乏该等主体资格，IPVN可发出审查结果通知，要求受让人提交证明文件，以证明其具备生产或经营相关商品/服务的法律主体资格。 6. 商标转让协议中的转让价款转让价款是越南法律规定商标转让协议必须具备的四个核心要素之一。在以下情况下，您的商标转让协议可能会被拒绝：转让价款不明确：协议必须对所转让的知识产权权利明确载明具体价款。若价款以美元表示，则必须明确标注货币种类（如：SGD、新加坡元；USD、美元；NZD、新西兰元等）。若转让人无偿将知识产权权利转让给受让人，协议中必须明确载明“无对价”或“免费转让”。无偿转让声明与付款义务不一致：若协议中声明该转让为无偿，但同时又包含有关付款义务或财务责任的条款，则该等矛盾可能导致协议无效或被拒绝备案。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 7. 在商标已存在许可协议情况下的转让若拟转让的商标当前已在一份或多份知识产权许可协议项下授权给其他组织或个人使用，越南知识产权局（“IPVN”）可能会拒绝办理该商标转让备案。补救措施：为解决该问题，您必须提交能够证明以下事项的文件：被许可人（即当前获授权使用该商标的各方）已收到转让人关于拟进行商标转让的正式书面通知；被许可人已出具书面同意或确认意见，承认该转让。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 提交上述文件旨在确保商标转让不会与现有许可安排发生冲突，并保证所有相关方已被正式告知并表示认可。 8. 商标转让协议未遵循形式要件商标转让协议必须符合相关法规所规定的形式要件。具体包括：多页协议的签署要求：若协议由多页组成，每一页均须由转让人和受让人签署，或在页边加盖骑缝章，以确保协议的完整性与真实性。签署日期和签名要求：协议必须明确载明签署日期（年月日），并须由双方签署（如适用，还应加盖印章）。签署主体资格要求：签署人必须是各方的法定代表人。 [/vc_column_text][vc_empty_space height="13px"][vc_column_text] 若协议由非法定代表人签署，则必须提交由法定代表人出具的有效授权委托书，以授权该签署人。若转让人为企业经营单位或个体工商户，受让人必须要求该单位或工商户的全体成员出具书面同意，授权指定代表签署转让协议。若该经营实体仅有单一成员，还须提交能够证明其为独资经营的文件。结论在越南，商标转让并非单纯的程序性事项，而是须经过实质性审查，以防止混淆并保护消费者利益。及早识别潜在冲突、谨慎设计转让安排并严格遵守法律规定，是确保转让成功的关键。通过落实上述建议，客户可大幅降低被拒绝的风险，并确保受让人的权利能够获得有效的法律保障。 QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney PHAN, Do Thi | Special Counsel HONG, Hoang Thi Tuyet | Senior Trademark Attorney 相关文章： Trademark Assignment Recordal in Vietnam Why Can’t A Trademark...

15 8月

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“Balizam”商标争议——国际合作中对国内企业的沉重代价与严峻警示

Posted by Dương Thúy

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[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] 当一家中国企业为开发一个外国品牌投入超过人民币5,000万元，建立分销网络、推广产品，并获得俄罗斯合作伙伴正式出具的《授权书》，允许其在中国申请商标注册——却可能在一次再审判决中失去所有商标所有权，这可能吗？在一项具有里程碑意义的判决中，中国最高人民法院对 Chuanfeng Company (China) 与 Barizam Company (Russia) 围绕“Balizam”系列商标的所有权争议作出终局裁定。最高法院推翻了下级法院作出的所有先前判决，确认在中国注册的“Balizam”商标合法归属 Barizam Company (Russia) 所有，并进一步裁定将这些商标转让给其合法权利人——这一出乎意料的逆转令商界为之震动。本案不仅是一场旷日持久的法律之争，更是对与外国合作伙伴共同开展品牌建设的国内企业敲响的警钟。从看似稳固的合作关系，到企业重组后的破裂，最终到完全逆转结果的判决——“Balizam”商标争议引发了紧迫的思考：商标的使用权与所有权界限何在？这对于 Chuanfeng Company (China) 来说是终局性的失败，还是一堂关于在国际商业合作中必须订立周密、透明且具前瞻性协议的深刻法律课程？初期合作与进入中国市场战略上世纪90年代末，在一次赴俄罗斯的经贸考察活动中，从事进出口及跨境贸易的 Chuanfeng Company (China) 发现了由位于乌苏里斯克的 Balizam Company 生产的著名酒类品牌“Balizam”（以下简称“Balizam Company (Russia)”）。凭借在俄罗斯享有的良好声誉及高度的消费者信任，“Balizam”很快被 Chuanfeng Company (China) 视为进入中国市场的潜力商机。经过长期谈判，双方于2003年初正式签署合作协议，授予 Chuanfeng Company (China) 在中国独家经销“Balizam”品牌酒类饮品的权利。不仅限于商业分销，2003年5月，双方进一步深化合作，在中国成立了合资生产企业。根据该合资安排，Balizam Company (Russia) 承诺提供生产设备、转让技术并供应原材料，从而为“Balizam”产品在中国市场的本地化生产奠定了基础。 “Balizam Tiger Head”：中国市场的重大突破在合资企业成立后，“Tiger Head - ”版本的 Balizam 产品线正式在中国推出。该产品是品牌本地化战略的成果，既结合了俄罗斯原产产品的品质优势，又融入了 Chuanfeng Company (China) 对本地市场的深刻理解。为体现对品牌发展的高度重视，Chuanfeng Company (China) 投入了大量资源开展市场营销活动，建立分销网络，并不断扩大市场覆盖范围。通过系统且高效的推广策略，“Balizam Tiger Head”在中国迅速获得了较高的消费者认知度，并实现了年度销售额的稳步增长。在品牌发展活动的高峰期，Chuanfeng Company (China) 已在品牌推广及分销网络扩张方面投入超过人民币5,000万元。然而，快速的成功也带来了挑战：市场需求远远超过了供应能力，公司因此长期处于严重的产品短缺状态。合作破裂：从合法授权到所有权争议 2004年，为扩大市场覆盖并强化品牌定位，Chuanfeng Company (China) 主动在中国申请注册“Tiger Head”标识的商标保护。值得注意的是，该注册有着明确的法律基础：Balizam Company (Russia) 曾正式出具双语《授权书》，授予 Chuanfeng Company (China) 在中国注册并使用相关商标的权利。依据该授权，Chuanfeng Company (China) 随后在中国注册了“Balizam”中文及俄文文字商标，以及“Tiger Head”标识。在此期间，所有业务运营、分销活动及产品推广均以 Chuanfeng Company (China) 的法人名义开展，充分体现了双方之间的紧密合作与高度互信。然而，转折点出现在 Balizam Company (Russia) 进行企业重组之时，该公司由国有企业改制为上市股份公司。重组完成后，Balizam Company (Russia) 出乎意料地试图单方面终止与 Chuanfeng Company (China) 的合作关系。此举遭到 Chuanfeng Company (China) 的坚决拒绝，使双方矛盾迅速升级并引发法律争议。Balizam Company (Russia) 突然中止产品供应，更使局势恶化，实际上宣告了原本被寄予厚望的长期战略合作关系的终结。诉讼过程：围绕所有权与授权效力的争议 2013年，Balizam Company (Russia) 在中国正式提起诉讼，请求法院确认此前授予 Chuanfeng Company...